Абсолютно не уникальна ситуация, при которой на территории Украины регистрируются схожие до степени смешения торговые марки (ТМ). Понятно, что такие ТМ регистрируются для таких же либо однородных товаров Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Для целей данной статьи фабула следующая (все названия, наименования и т.п. являются вымышленными и применяются исключительно для облегчения понимания ситуации, любые совпадения — случайность): на территории Украины на имя правообладателя-1 зарегистрирована ТМ «АБС» для товаров 5-го класса МКТУ «Лекарства для человека», лекарственное средство под указанной ТМ допущено к применению на территории Украины на основании соответствующей регистрации лекарственного средства с торговым названием «АБС» Министерством здравоохранения Украины (Минздрав Украины). Позднее на имя правообладателя-2 осуществляется регистрация ТМ «АБС+» для товаров 5-го класса МКТУ «Лекарства для человека», при этом лекарственное средство под торговым названием «АБС+» также допускается к применению на территории Украины на основании его регистрации Минздравом Украины.

Отменить госрегистрацию

 

В такой ситуации понятно и логично желание ­правообладетеля-1 защитить свои права на ТМ, не только признав недействительным свидетельство на схожую до степени смешения ТМ, но и «отменив» государственную регистрацию лекарственного средства, выпускаемого под такой ТМ.

При этом в части требований о признании недействительным свидетельства на схожую до степени смешения ТМ ситуация понятна, судебная практика по этому поводу достаточно весома, и практикам в данной сфере не составит особого труда предложить клиенту такой способ защиты его прав, а при надлежащей подготовке доказательной базы и грамотном ведении судебного дела — достичь желаемого для клиента результата.

В то же время такой подход к защите прав клиента будет половинчатым, ведь как только вступит в силу решение суда о признании недействительным свидетельства на схожую до степени смешения ТМ, оппонент сразу же возразит абсолютно закономерным попыткам изъять товар, условно назовем его контрафактным, из гражданского оборота, мотивируя свою позицию тем, что на самом деле в рассматриваемой ситуации не осуществляется использование ТМ, а имеет место «применение» лекарственного средства на территории Украины на основании существующей и действующей его регистрации Минздравом Украины как лекарственного средства. При всей абсурдности данного подхода на практике правообладатели все же сталкиваются с необходимостью каким-то образом противостоять такому творческому толкованию норм действующего законодательства Украины о лекарственных средствах. Исходя из этого, рано или поздно у правообладателя, желающего не просто получить решение о признании недействительным свидетельства на схожую до степени смешения ТМ, а реально защитить свои права на ТМ, все-таки возникнет необходимость бороться с «регистрационными» документами на лекарственное средство. Что имеется в виду?

В соответствии со статьей 9 Закона Украины «О лекарственных средствах» (Закон) от 4 апреля 1996 года № 124/96-ВР с последующими изменениями и дополнениями лекарственные средства допускаются к применению на Украине после их государственной регистрации, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

Регистрация лекарственных средств осуществляется на основании постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств и размеров сбора за их государственную регистрацию (перерегистрацию)» от 26 мая 2005 года № 376 (Порядок № 376).

Пунктом 2 Порядка № 376 в редакции от 12 августа 2015 года определено, что государственная регистрация лекарственного средства осуществляется Министерством здравоохранения Украины на основании заявления и результатов экспертизы регистрационных материалов на такое средство, проведенной Государственным экспертным центром Минздрава Украины (Центр) в установленном порядке.

Выводы экспертизы

Требования к экспертизе материалов регистрационного досье и собственно процедура экспертизы детализированы в Порядке проведения экспертизы материалов на лекарственные средства, которые подаются на государственную регистрацию (перерегистрацию), а также экспертизы материалов о внесении изменений в регистрационные материалы на протяжении действия регистрационного удостоверения, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Украины от 26 августа 2005 года № 426 в редакции от 23 июля 2015 года (Порядок № 426).

Из содержания приведенных предписаний статьи 9 Закона, Порядка № 376 и Порядка № 426 следует, что к полномочиям Центра относится проведение экспертизы регистрационных материалов, по результатам которой Центр составляет мотивированное заключение о возможности (или невозможности) регистрации лекарственных средств.

В соответствии с частью 7 статьи 9 Закона по результатам рассмотрения указанных материалов Минздрав Украины или уполномоченный им орган в месячный срок принимает решение о регистрации или отказе в регистрации лекарственного средства.

Подразумевается, что именно на основании рекомендаций Центра Минздрав Украины принимает решение о регистрации лекарственного средства и издает соответствующий приказ, после чего выдается регистрационное удостоверение на лекарственное средство.

Исходя из этого, при наличии действующих приказа Минздрава Украины о регистрации (перерегистрации) лекарственного средства и регистрационного удостоверения на такое лекарственное средство оно может быть применено на территории Украины, поэтому «аннулированию» (корректнее было бы употребить «признанию недействительными», но об этом позже) подлежат указанные акты. Спорным является вопрос необходимости признания недействительными «заключения Центра о рекомендации к регистрации лекарственного средства», но сегодняшняя практика правоприменения свидетельствует о том, что удовлетворяются требования о признании недействительными выводов (заключений) Центра о рекомендации к регистрации лекарственного средства, приказа Минздрава Украины о регистрации лекарственного средства, регистрационного удостоверения на лекарственное средство, если таковые заявляются.

Проблема заключается в том, что прямой нормы, определяющей, что нарушение прав на ТМ является основанием для признания недействительными «регистрационных» документов на лекарственное средство, действующее законодательство Украины не содержит. Исходя из этого, для обоснования указанной возможности необходимо постараться.

Нарушение патентных прав

Пункт 33 Порядка № 376 содержит норму о том, что для государственной регистрации лекарственных средств, базирующихся или имеющих отношение к объектам интеллектуальной собственности, на которые в соответствии с законами Украины выдан патент, заявитель подает копию патента или лицензии, разрешающей производство и продажу зарегистрированного лекарственного средства, и письмо, где указывается, что права третьих лиц, защищенные патентом, не нарушаются в связи с регистрацией лекарственного средства.

В государственной регистрации может быть отказано в случае, когда в результате такой регистрации будут нарушены защищенные патентом действующие имущественные права интеллектуальной собственности, в том числе при производстве, использовании, продаже лекарственных средств.

Таким образом, специальное законодательство о лекарственных средствах прямо предусматривает возможность отказа в регистрации лекарственного средства только при наличии нарушения действующих патентных прав, то есть прав, которые удостоверяются патентом.

В то же время статьей 41 Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) определено, что члены обеспечивают, чтобы их законодательство предусматривало процедуры по обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственности, как оговорено в настоящей части, позволяющие прибегнуть к эффективным действиям, направленным против любого нарушения прав интеллектуальной собственности, на которые распространяется настоящее Соглашение, включая срочные средства правовой защиты для предотвращения нарушений и средства правовой защиты, представляющие собой правовую санкцию для сдерживания дальнейших нарушений.

Таким образом, правообладатель не должен лишаться права на адекватную и эффективную защиту своих прав на ТМ лишь потому, что закон не содержит четких формулировок в отношении возможности аннулирования регистрации лекарственного средства на основании нарушения прав на ТМ.

Применение схожей до степени смешения ТМ при регистрации лекарственного средства, по моему мнению, должно квалифицироваться как минимум как подготовка к использованию знака, а значит, может считаться и подготовкой к нарушению. Кроме того, такое применение можно считать использованием знака в деловой документации, связанной с введением товара в гражданский оборот.

В соответствии со статьей 20 Гражданского кодекса Украины каждый субъект хозяйствования и потребитель имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Права и законные интересы указанных субъектов защищаются, в частности, путем признания полностью или частично недействительными актов органов государственной власти и органов местного самоуправления, актов других субъектов, которые противоречат законодательству, ущемляют права и законные интересы субъекта хозяйствования или потребителей, а также путем признания недействительными хозяйственных соглашений на основаниях, предусмотренных законом.

С иском — в хозсуд

Таким образом, нарушенное право интеллектуальной собственности на ТМ может и должно быть защищено, в том числе посредством признания недействительными: заключения Центра о рекомендации к регистрации лекарственного средства, приказа Минздрава Украины о регистрации лекарственного средства, регистрационного удостоверения на лекарственное средство.

Ведь только признание недействительными указанных «регистрационных» документов на лекарственное средство фактически может повлечь за собой прекращение распространения зарегистрированного на территории Украины лекарственного средства, реализуемого под схожей до степени смешения ТМ, что в рассматриваемой ситуации позволит максимально защитить права правообладателя.

И напоследок очень кратко о пресловутой подсудности. По моему мнению, которое не бесспорно, а даже наоборот, поскольку речь идет о защите права на ТМ — права гражданского, а правообладатель в рассматриваемых правоотношениях не пребывает в административных отношениях с Минздравом Украины, идти нужно с соответствующим иском в хозяйственный суд, а потому и требования следует формулировать как «признание недействительными» заключения, приказа и регистрационного удостоверения на лекарственное средство.

 

СОПИЛЬНЯК Виктория — адвокат, патентный поверенный Украины, партнер ПЮА «Дубинский и Ошарова», г. Киев