Как известно, исключительные права на торговую марку возникают с момента получения свидетельства в порядке, преду­смотренном законодательством. Однако в последнее время возникает актуальный вопрос — какие права имеет субъект на определенный знак до регистрации его как торговой марки, а также до возникновения приоритета предварительной заявки на торговую марку?

Представим ситуацию: в течение длительного времени субъект хозяйствования использует определенный знак для обозначения своих товаров или услуг, но не регистрирует его. Другой субъект зарегистрировал такую же или схожую до степени смешения торговую марку и начал использовать ее в своей деятельности. Кто же из этих субъектов правомерно использует знак? Каким образом субъект хозяйствования, который первым начал использовать торговую марку в своей деятельности, но не зарегистрировал ее, может защитить свои права, прекратить использование торговой марки в деятельности другого субъекта, а в случае необходимости добиться возмещения причиненного ущерба?

По нашему мнению, первая компания является правомерным собственником товарного знака и имеет все шансы защитить свои права на объект интеллектуальной собственности. Рассмотрим два возможных пути построения защиты.

Во-первых, обратим внимание на положения статьи 500 Гражданского кодекса Украины (ГК). В соответствии с данными положениями любое лицо, до даты подачи заявки на торговую марку или, если был заявлен приоритет, до даты приоритета заявки в интересах своей деятельности добросовестно использовавшее торговую марку на Украине или осуществившее значительную и серьезную подготовку для такого использования, имеет право на бесплатное продолжение использования или пользования, предусмотренного проведенной подготовкой (право предварительного пользования). Таким образом, даже до подачи заявки лицо, добросовестно использующее торговую марку в своей деятельности или же просто осуществившее подготовительные действия для подачи заявки, имеет право на продолжение такого пользования.

Согласно пункту «в» части 1 статьи 19 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», основанием для признания свидетельства недействительным в судебном порядке является выдача свидетельства вследствие подачи заявки с нарушением прав других лиц.

Во-вторых, обратимся к положениям о защите от недобросовестной конкуренции. В соответствии со статьей 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» неправомерным является использование без разрешения уполномоченного на то лица чужого имени, фирменного наименования, знаков для товаров и услуг, других обозначений, а также рекламных материалов, упаковки товаров, названий литературных, художественных произведений, периодических изданий, обозначений происхождения товаров, что может привести к смешению с деятельностью другого субъекта хозяйствования (предпринимателя), имеющего приоритет на их использование. Следовательно, в нашем случае использование вторым субъектом хозяйствования торговой марки, которую уже использует или планирует использовать в своей деятельности первый субъект хозяйствования, хотя и без свидетельства, может привести к смешению деятельности двух субъектов, а значит — признается недоб­росовестной конкуренцией.

Далее возникает не менее сложный вопрос — как возместить ущерб, причиненный действиями «захватчика». В ситуации, описанной выше, положения Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» применяться не могут, поскольку правомерный пользователь не является собственником свидетельства на торговую марку, а также не пользуется правом приоритета, следовательно, не может пользоваться правами, предоставляемыми свидетельством.

Статья 24 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» гласит, что убытки, причиненные вследствие совершения действий, определенных данным Законом как недобросовестная конкуренция, подлежат возмещению по искам заинтересованных лиц в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Украины. А вот с точки зрения гражданского права данная ситуация неоднозначна. В соответствии с теорией говорить о возмещении ущерба, включая реальные убытки и упущенную выгоду, можно лишь в случае, если стороны пребывают в договорных отношениях; при внедоговорных отношениях возможно возмещение вреда, причиненного имуществу, и морального вреда. Однако в общей части нового ГК Украины (статья 22) предусмотрено, что лицо, которому нанесен ущерб в результате нарушения гражданского права, имеет право на его возмещение. При этом ущербом считаются реальные убытки и упущенная выгода. Таким образом, возникает еще одна коллизия, разрешить которую предстоит на практике.