Со вступлением в силу Гражданского кодекса Украины (ГК) в юридической жизни появилось новое понятие «коммерческая концессия». Кроме того, ГК предусматривает один из видов договоров на распоряжение имущественными правами интеллектуальной собственности — лицензионный договор. Как показывает опыт, на практике возникают проблемы относительно разграничения двух видов договоров — коммерческой концессии и лицензионного. Поэтому, учитывая практику юридической фирмы «Салком», предлагаю рассмотреть их более подробно.

Согласно статье 1115 ГК, по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за плату право использования, в соответствии с ее требованиями, комплекса принадлежащих этой стороне прав с целью изготовления и продажи определенного вида товара и предоставления услуг. По лицензионному же договору (статья 1109 ГК), одна сторона (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение на использование объекта права интеллектуальной собственности (лицензию) на условиях, определенных взаимным согласием сторон, с учетом требований ГК и других законов. Существенными условиями лицензионного договора при этом следует считать вид лицензии, сферу использования объекта, который передается, размеры и порядок выплаты вознаграждения за использование.

Таким образом, при заключении договора коммерческой концессии речь идет о передаче целого комплекса прав с целью производства и реализации определенного вида продукции. Также сам по себе договор коммерческой концессии предполагает помощь правообладателя пользователю путем предоставления консультаций, обучения, контроля качества производимой продукции и т.д.

При заключении договора коммерческой концессии в комплекс прав могут входить права на торговые марки, фирменное наименование, промышленные образцы, изобретения, произведения, коммерческий опыт и деловую репутацию. Таким договором может быть предусмотрено использование предмета договора с определением или без территории использования в отношении определенной сферы гражданского оборота.

По лицензионному же договору передается право на использование одного определенного объекта интеллектуальной собственности. В случае отсутствия в лицензионном договоре условия о территории, на которую распространяются переданные права на использование объекта интеллектуальной собственности, считается, что действие лицензии распространяется на всю территорию Украины.

Таким образом, ни коммерческий опыт, ни деловая репутация не могут быть предметом лицензионного договора. Лицензионный договор не предполагает создание большой разветвленной сети производства товаров или услуг, он направлен на получение вознаграждения за использование определенного объекта интеллектуальной собственности.

В то же время коммерческую концессию можно отнести к способам ведения бизнеса, который направлен на создание крупной сети предприятий, работающих в одной системе, по одним принципам, имеющих одинаковый стиль и использующих одни и те же средства индивидуализации. Таким образом, при коммерческой концессии все производители, входящие в ее сеть, связаны обязательствами с одним правообладателем.

Следует также отметить, что законодательством установлено требование, в соответствии с которым договор коммерческой концессии заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации органом, осуществившим государственную регистрацию правообладателя. В то же время согласно статье 1114 ГК лицензионный договор не подлежит обязательной государственной регистрации, за исключением случаев, когда такое требование выдвигает сам лицензиар или лицензиат.

При заключении договора коммерческой концессии правообладатель заинтересован в контроле использования комплекса переданных по договору прав, поскольку вместе с передачей таких прав он передает и деловую репутацию, сложившуюся по отношению к его объектам интеллектуальной собствен­ности и его деятельности.

Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» содержит норму, согласно которой в лицензионном договоре должно быть условие о том, что качество товаров и услуг, произведенных или предоставленных по лицензионному договору, не будет ниже качества товаров и услуг собственника свидетельства, и что последний будет осуществлять контроль за исполнением такого условия. Безусловно, для возможности производства товаров такого же качества, как у лицензиара, лицензионный договор может содержать норму о передаче определенной технической документации, сопровождающей производство товара или предоставление услуг. Следует отметить, что лицензионный договор должен предусматривать способы использования объекта интеллектуальной собственности, срок действия, а также определение территории, на которую будет распространяться право, передающееся по договору, размеры вознаграждения за использование объекта, а также порядок и срок его выплаты.

Таким образом, норма Закона может ­ввести в заблуждение в отношении отличия договора коммерческой концессии и лицензионного договора, ведь в обоих видах договоров одним из ключевых условий является качество производимой продукции или предоставляемых услуг, а также контроль правообладателя, что предполагает передачу определенных технических условий и соответствующей документации. Однако, как показывает практика, включение в лицензионный договор условий о передаче технической документации может трактоваться судами как желание заключить именно договор коммерческой концессии.

В Хозяйственном суде Киевской облас­ти рассматривался иск открытого акционерного общества «А» (истец) о признании недействительным лицензионного договора на использование знака для товаров и услуг, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «Д» (ответчик). Одним из аргументов для признания лицензионного договора недействительным было то, что, по мнению истца, он является мнимым и заключен с целью скрыть договор коммерческой концессии. Такой вывод допускался истцом на основании того, что одним из условий договора являлась передача технической документации, необходимой для производства продукции.

Решением суда исковые требования истца были удовлетворены полностью на основании того, что суд признал передачу технической документации существенным условием договора коммерческой концессии. Соответственно лицензионный договор является скрывающим договор коммерческой концессии.

Однако такая позиция представляется сомнительной. Так, при передаче прав на торговую марку по лицензионному договору передача технической документации является необходимым условием, поскольку под торговой маркой лицензиара лицензиатом будет производиться продукция или предоставляться услуги, качество которых должно быть не ниже производимых лицензиаром.

Как уже говорилось выше, лицензионный договор направлен на передачу права на использование определенного объекта интеллектуальной собственности, а договор коммерческой концессии — на создание сети бизнеса.

Проанализировав природу ­договора ком­мерческой концессии, можно выделить ряд преимуществ для правообладателя. Во-первых, он получает вознаграждение за использование комплекса принадлежащих ему прав. Во-вторых, распространение сферы своего бизнеса за счет пользователя без особых денежных затрат. Наконец, в-третьих, получение большей известности и территории распространения продукции и товаров, маркированных объектами интеллектуальной собственности правообладателя. Пользователь в свою очередь также получает ряд преимуществ, среди них: получение новых знаний от правообладателя; использование уже известной торговой марки; более легкий доступ на рынок товаров и услуг и пр.

Необходимо сказать, что успех работы пользователя по договору коммерческой концессии во многом зависит от навыков и обучения правообладателя создавать и строить систему бизнеса, чего нельзя сказать о лицензиате. Кроме того, правообладатель по договору коммерческой концессии имеет более значительные рычаги влияния на пользователя, чем лицензиар по отношению к лицензиату, поскольку правообладатель, кроме возможнос­ти контроля использования переданных по договору объектов и прав, может устанавливать определенные требования к работе пользователя. Лицензиар, в свою очередь, также контролирует качество продукции, производимой лицензиатом и маркируемой торговой маркой лицензиара, поскольку заинтересован в сохранении репутации своего объекта интеллектуальной собственности.

В то же время два указанных вида договора являются самостоятельными и предполагают разные правовые последствия. При заключении договора коммерческой концессии правообладатель стремится к созданию или расширению сети своего бизнеса, в то время как лицензиар — к получению определенного вознаграждения за использование его объекта интеллектуальной собственнос­ти, но не созданию глобальной сети.

КРИВОШЕИНА Инга — к.ю.н., заведующая сектором юридической фирмы «Салком», г. Киев