Подача возражения против заявки на регистрацию торговой марки (ТМ) позволяет предупредить нарушение прав интеллектуальной собственности на торговую марку, права на которую возникли раньше.

Как это работает? Случай из практики. Клиент является владельцем прав на словесную торговую марку «П», зарегистрированную много лет назад для медицинских и ветеринарных услуг 44­го класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Клиент случайно нашел рекламу конкурента, а потом еще и поданную заявку на регистрацию немного стилизованного, однако созвучного обозначения. Благодаря оперативно подготовленному и поданному возражению против регистрации «П»­имитатора конкуренту было отказано в регистрации обозначения. Таким образом, недобросовестные действия конкурента были подавлены в зародыше — просто, доступно и эффективно.

Практика мониторинга поданных заявок на предмет поиска конкурирующих обозначений и подачи возражений против регистрации последних является обычной для США и стран ЕС, однако менее популярной в Украине. На то есть две причины: (1) низкая осведомленность владельцев торговых марок о такой возможности; (2) недостатки законодательного регулирования и функционирования системы защиты прав интеллектуальной собственности.

В 2020 году Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (Закон) претерпел существенные изменения, которыми внесены коррективы и в процедуру подачи и рассмотрения возражений в Украине. Однако приблизились ли мы к европейской и американской практике по удобству? Предлагаем сравнить.

От подачи заявки до ее публикации

Путь к регистрации торговой марки везде одинаково начинается с подачи заявки. Однако отличается форма подачи. Так, заявку на регистрацию единой торговой марки ЕС (ТМ ЕС) желательно подавать в электронной форме, к чему и призывают, но не запрещают подавать в бумажной форме и даже по факсу (последнее настоятельно не рекомендуется, но возможность такая есть).

США ограничивает подачу заявки электронной формой. В бумажном виде разрешается подавать только в крайних случаях, если вдруг система электронной подачи не работает.

В Украине мы имеем возможность подавать заявку как в электронной, так и в бумажной форме. Электронная форма обойдется заявителю дешевле — 80 % от суммы сбора.

Проверка заявки до ее публикации в сравниваемых системах отличается.

Наиболее тщательно до публикации заявка проверяется в США — на соответствие формальным требованиям, наличие абсолютных и относительных оснований для отказа в предоставлении правовой охраны.

Обозначение, заявленное как ТМ ЕС, до публикации не проверяется на относительные основания для предоставления правовой охраны. Однако по запросу заявителя может быть проведен поиск для выявления идентичных и/или подобных марок.

В Украине заявка до момента публикации проверяется только на соблюдение в ней формальных требований. Проверка абсолютных и относительных оснований в предоставлении правовой охраны проводится уже после окончания срока для подачи возражений.

Срок для подачи возражения

Дата публикации заявки является отправной точкой для подачи возражений против нее. Наша страна после принятия Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентными злоупотреблениями» № 815­IX от 21 июля 2020 года почти сравнялась с ЕС. Теперь вместо абстрактных «не позднее чем за 5 дней до даты принятия соответствующим учреждением решения по заявке» мы имеем 3 месяца со дня опубликования сведений о заявке, по аналогии с ТМ ЕС.

В США срок для подачи возражений также начинается со дня опубликования заявки, однако там он может быть значительно дольше. По общему правилу срок установлен в 30 дней. Однако он может быть продлен и в общем может составлять до 180 дней после публикации заявки.

Жалобщик

В ЕС различают два вида возражений в зависимости от оснований. Первое, так называемое замечание (observation), может быть подано по абсолютным основаниям для отказа в предоставлении правовой охраны обозначению. Это довольно редкий вид возражений, поскольку подается только при наличии очень серьезных оснований и в исключительных случаях. И такое «замечание» может подать любое лицо бесплатно, однако оно не принимает никакого дальнейшего участия в процессе рассмотрения заявки и не получает никаких сообщений.

Второе — собственно возражение — подается на основании ранее зарегистрированных прав интеллектуальной собственности в ЕС. Его может подать лицо, которому эти права принадлежат и могут быть нарушены в случае регистрации спорного обозначения. Далее жалобщик принимает участие в рассмотрении возражения и заявки на ТМ ЕС.

В США любое лицо, имеющее реальный или законный интерес относительно результата регистрации торговой марки, может подать возражение, но обязательным условием является прямое влияние на него регистрации спорной ТМ. Основания могут быть как относительные (чаще всего — более ранняя регистрация ТМ), так и абсолютные (описательность, общеупотребимость, введение в заблуждение).

В Украине пунктом 8 статьи 10 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» определено, что подать возражение может кто угодно на любых основаниях для отказа в предоставлении правовой охраны. Самым популярным основанием в Украине также является наличие прав интеллектуальной собственности, возникших ранее.

Форма подачи возражения

В ЕС и США возражения, как и заявка на регистрацию, подаются обычно в электронной форме. И там, и там электронная форма содержит четкие инструкции по их заполнению, а также дополнительные гайды, кроме непосредственно законодательных требований.

Для подтверждения полномочий представителя истца по общим правилам ни в ЕС, ни в США не требуется подача доверенности. Представителем в большинстве случаев признается лицо, которое непосредственно подписало документ от имени заявителя.

В Украине же не все так просто. Первой и основной проблемой является то, что действующим Законом предусмотрено установление требований к возражению специальным подзаконным актом. Однако сейчас мы пока находимся только в стадии его ожидания. Второй проблемой является требование украинского патентного ведомства даже при электронной форме подачи возражения дополнительно подавать доверенность на представительство интересов заявителя в бумажном виде. При электронной форме подачи документов досылка бумажных носителей является совсем нелогичным продолжением делопроизводства.

Рассмотрение возражения

В ЕС и США процедура рассмотрения возражений характеризуется состязательностью сторон.

Производство в ЕС начинается с периода, который стороны получают на урегулирование спора между собой (2 месяца с возможностью продления до 24 месяцев). В случае неурегулирования спора «мирным путем» дальше идет соревновательная часть: жалобщик может подать свои дополнения к возражению в течение 2 месяцев, затем заявитель получает 2 месяца для ответа на возражение, после чего жалобщик имеет еще 2 месяца на подачу замечаний относительно аргументов заявителя. И уже после всех аргументов сторон ведомство выносит свое решение в течение примерно 6 месяцев. Решение может быть обжаловано в апелляционном органе любой стороной процесса в течение 2 месяцев с даты его принятия.

В США процесс рассмотрения возражения больше похож на судебный процесс со следующими стадиями: открытие процесса рассмотрения возражения, стадия дачи показаний, представление брифов. После чего сторонами может быть подано ходатайство о проведении еще и устных прений сторон. И завершается рассмотрение принятием решения ведомством. Решение может быть обжаловано любой стороной процесса в апелляционном органе не позднее 63 дней с даты его принятия.

В Украине мы еще в ожидании разработки правил рассмотрения возражений в отношении торговых марок. Что имеем на сегодня в соответствии с Законом: после получения возражения заявитель имеет 2 месяца для предоставления своего ответа, после чего эксперты рассматривают материалы и принимают решение по результатам квалификационной экспертизы. Дальнейшее участие жалобщика в рассмотрении возражения и заявки на ТМ ограничивается только получением им заключения экспертизы. Однако он, как и заявитель, имеет возможность обжаловать решение в Апелляционной палате Национального органа интеллектуальной собственности в течение 2 месяцев со дня его принятия. Стоит отметить, что без предварительной подачи возражения против заявки на стадии ее рассмотрения экспертами заинтересованная сторона не имеет права подать жалобу в Апелляционную палату на решение ведомства.

Что имеем в итоге

Такая комбинация действий — регулярный мониторинг плюс подача возражений — является обычной практикой для ЕС и США, где сознание и ответственность владельцев ТМ более высокие, а процедуры четко урегулированы и удобны для всех сторон. Возможность мирно разойтись без значительных потерь на ранней стадии всегда легче и морально, и материально, чем судебные споры в перспективе.

Еще один тому пример: по заявке нашего клиента на ТМ, поданной в Германии, было получено возражение. Представители истца и клиента договорились о дальнейшем сосуществовании на рынке. В результате пришли к согласию, что клиент сократит перечень товаров, заявленных на регистрацию (он оставлял за собой нелечебные товары по уходу за волосами и должен был исключить лечебные товары из списка), а также не будет продавать свои товары через аптеки. Указанное удовлетворило обе стороны, о чем они подписали соответствующее соглашение. Клиент сократил список товаров, а жалобщик отозвал свое возражение, и все остались довольны.

Анализ опыта других стран и понимание процесса уменьшают боязнь действовать и дают осознание, какая из этого всего польза. В ЕС и странах, где процедура рассмотрения заявок компетентным ведомством не включает проверку более ранних прав, проведение мониторинга заявок и самостоятельное препятствование регистрации спорных ТМ с помощью подачи возражений вообще must­do actions для охраны своих прав.

В странах, где правила процедуры предусматривают проверку наличия относительных оснований для предоставления правовой охраны, риски регистрации похожих ТМ, конечно, меньше. Однако не стоит полагаться только на экспертизу ведомства. Анализ базы решений Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) показывает большое количество поданных возражений по спорным обозначениям. Владельцы прав на ТМ, зарегистрированные ранее, активно отслеживают и отсеивают возможных нарушителей именно на этапе регистрации.

В Украине мы также имеем возможность как проведения мониторинга (база поданных заявок на регистрацию ТМ открыта), так и подачи возражений по результатам выявленных спорных заявок в четко определенный срок. Такие действия хорошо работают в пользу правообладателей, и их нужно использовать, несмотря на любые процедурные пробелы.

Поэтому владельцам прав интеллектуальной собственности стоит осознать преимущество применения превентивных мер по их охране и не ждать, когда «грянет гром» или наступят улучшения. Со своей стороны (патентных поверенных) очень надеемся на дальнейшее совершенствование процесса со стороны государственных органов и патентного ведомства, за что без остановки боремся, а также на повышение сознательности владельцев прав интеллектуальной собственности относительно использования эффективных методов их защиты.

ОСТАПЧУК Виктория — управляющий партнер патентно­юридического агентства «Синергия», патентный поверенный, адвокат, г. Киев