Самым распространенным объек­том права интеллектуальной собственности является знак для товаров и услуг (товарный знак). По данным Го­­сударственной службы интеллектуальной собственности Укра­ины, за первое полугодие 2012 года зарегистрирован и выдан 8191 охранный документ на знаки для товаров и услуг, а по состоянию на 1 июля с.г. всего выдано 356 517 охранных документов, из которых 158 268 — на знаки для товаров и услуг.

Очевидно, что чаще всего суды сталкиваются со спорами о признании недействительными товарных знаков или о прекращении нарушений прав на них. В обоих случаях ключевым вопросом судебного рассмотрения является сравнение двух противопоставленных знаков и установление их сходства до степени смешения. Учитывая столь динамично увеличивающееся количество знаков, которые могут быть оспорены, практика в аналогичной отрасли судебной деятельности должна постоянно развиваться и подстраиваться под особенности рынка. Однако на сегодняшний день правообладатели, обращаясь в суд, сталкиваются с проблемой длительности и сложности процесса.

Тяга к затягиванию

Недавно одна из компаний отказалась от иска о прекращении нарушения прав на знак для товаров и услуг. На первый взгляд решение совершенно нелогичное: продукция компании широко представлена на рынке Украины; оспариваемое обозначение известно, а продукция, маркированная им, является одним из лидеров продаж в своем сегменте. Однако мотивация компании ясна — за четыре года (с 2008 по 2012 год) судебного разбирательства так и не было вынесено решение суда первой инстанции. Одной из причин столь длительного рассмотрения стало неоднократное назначение судебных экспертиз. Последней каплей, перевесившей чашу весов в сторону решения отказаться от борьбы, стали результаты третьей (!) экспертизы, которые оказались диаметрально противоположными по сравнению с предыдущими экспертными заключениями.

Этот случай заставляет задуматься над тем, что можно сделать для усовершенствования существующей ныне практики рассмотрения такой категории споров и что мешает нам приблизиться к европейским стандартам. Вывод может показаться парадоксальным, но необходимо либо вовсе отказаться от проведения судебных экспертиз, либо существенно минимизировать их количество.

Сценарий по стандарту

Сегодня практически все дела указанной категории развиваются по стандартному сценарию. Как правило, истец заявляет о схожести двух существующих на рынке знаков и предъявляет определенные требования с целью защиты своих прав. Ответчик, естественно, возражает. Обе стороны при этом основываются на собственных заключениях, не прилагая к иску и возражениям выводы или решения «внешних» экспертов. В рекомендациях и обзорных письмах Высшего хозяйственного суда Украины говорится о том, что суд не должен принимать на себя не свойственные ему функции эксперта и для выяснения определенных вопросов должен назначать, согласно статье 41 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, судебную экспертизу.

В дальнейшем мнение эксперта становится краеугольным камнем в формировании позиции суда. Перефразируя известного юриста сталинских времен, можно сказать, что сегодня «экспертиза — царица доказательств».

Последующее развитие событий происходит следующим образом: не удовлетворенная результатом экспертизы сторона ходатайствует о проведении дополнительной или повторной экспертизы. Таким образом, дела, в которых назначается только одна судебная экспертиза, встречаются крайне редко.

И тут возникает закономерный вопрос: а так ли необходимо проведение судебной экспертизы в данной категории дел? Может быть, стоит просто взглянуть на ситуацию под другим углом?

Без специальных знаний

Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» определяет товарный знак как обозначение, по которому товары и услуги одних лиц отличаются от товаров и услуг других.

Основная характеристика знака для товаров и услуг — различительная способность. Знак должен быть настолько узнаваемым, чтобы потребитель мог безошибочно выделить его среди сотен других.

Таким образом, теория относительно необязательности проведения судебных экспертиз строится на том, что споры о знаках должны рассматриваться с позиции потребителя.

Каждый из нас, в том числе и судья, является потребителем. Для того чтобы провести сравнительный анализ знаков и установить их различительную способность, не нужны специальные знания.

Неожиданное подтверждение таким умозаключениям отражено в исследовании группы «Ферреро», которое было представлено в рамках Ежегодной конференции Украинской ассоциации владельцев товарных знаков (Одесса, 2010 год). Компания является владельцем обширного портфолио объектов интеллектуальной собственности, в том числе и таких известных знаков, как Kinder Surprise, Nutella, Tic-Tac. Благодаря широкому распространению продукции компания имеет опыт судебной защиты своих прав в разных странах мира. Изучив мировую практику, группа «Ферреро» охотно делится своим опытом в отношении управления и защиты прав интеллектуальной собственности. Во время упомянутой презентации было отмечено, что в судах других европейских стран оспариваемые знаки рассматривают с точки зрения потребителей, основываясь на критериях потребителей, то есть применяют так называемый «потребительский тест».

Действительно, анализируя решения Европейского суда справедливости, становится ясно, что доктрина об обязательности и многократности судебных экспертиз устарела. Практически каждое решение в отношении товарных знаков содержит в себе подробный анализ критериев установления судьей схожести либо различия знаков.

Экспертные заключения, обосновывающие требования каждой из сторон, которые могут быть предоставлены суду согласно Хозяйственному процессуальному кодексу Украины (как известно, каждая из сторон в процессе должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание для своих требований и возражений), не должны существенно влиять на мнение судьи.

Настало время начинать вести дискуссии и искать выход из сложившейся ситуации. Эта категория дел уже давно требует радикальных изменений.

ДУБИНСКИЙ Михаил — управляющий партнер ПЮА «Дубинский и Ошарова», адвокат, патентный поверенный, г. Киев

---

Комментарии

Лекарство для эксперта

Ирина КИРИЧЕНКО,
патентный поверенный Украины, юрист ЮФ «Ильяшев и Партнеры»

Экспертное исследование предполагает получение новых фактических данных, которые до этого не были известны суду и которые нельзя установить иным способом.

В спорах фармацевтических компаний, предметом которых является защита прав на торговые марки 5 класса Международной классификации товаров и услуг — торговые названия лекарственных средств (ЛС), — есть ряд проблемных вопросов относительно свойств обозначений — названий ЛС.

При этом «фармацевтическим» знакам, как никаким другим, присуща особая специфичность и многофункциональность. Поэтому при назначении экспертизы важна не только «процессуальная компетенция» эксперта (совокупность предоставляемых законом процессуальных прав и обязанностей), что на практике сводится к наличию его аттестации, а, прежде всего, его «научная компетенция» (определенный объем специальных знаний, которыми владеет эксперт и которые необходимы для проведения экспертизы).

Еще одной проблемой является оценка экспертного заключения судом, для чего, в свою очередь, важна компетенция представителей сторон, которым необходимо правильно оценить полноту и объективность заключения, выделить проблемные вопросы его исследовательской части и обратить на них внимание суда.

На основании доказательств

Анна ТИЩЕНКО,
советник практики разрешения споров МЮФ Integrites

Судебная экспертиза в рамках рассмотрения дел о защите прав на объекты интеллектуальной собственности должна назначаться, во-первых, после того, как суд уже изучил материалы дела. Во-вторых, это должно происходить только в тех случаях, когда для установления значимого для дела факта необходимы специальные знания, что имеет место далеко не всегда.

Например, не нужно назначать экспертизу в случае, когда на основании имеющихся доказательств необходимо определить, какая из сторон раньше начала фактически использовать торговую марку. Такой позиции придерживается и Пленум Высшего хозяйственного суда Украины в своем постановлении «О некоторых вопросах практики назначения судебных экспертиз в делах, связанных с защитой права интеллектуальной собственности» № 5 от 23 марта с.г. В нем отмечено, что с учетом конкретных обстоятельств дела и в случае, когда знаний судьи достаточно для выяснения обстоятельств дела, связанного с защитой прав интеллектуальной собственности, судья может решать вопросы, возникающие в процессе рассмотрения дела, с позиции потребителя и без назначения судебной экспертизы. Данная позиция соответствует и требованиям Соглашения «О торговых аспектах прав интеллектуальной собственности» (ТРИПС).