Сегодня целью все большего количества государств, в том числе и Украины, становится построение инновационной модели экономики. В докладе Global Innovation Index 2014 Украина занимает 63-е место (по сравнению с 71-м в 2013 году). Следовательно, такие объекты, как изобретения, полезные модели и промышленные образцы, будут все больше вовлечены в коммерческий оборот, а это потребует обеспечения высокого уровня их охраны и применения гибких способов защиты прав интеллектуальной собственности.

Взыскать или возместить?

Пока же возмещение убытков остается наиболее применимым способом защиты прав интеллектуальной собственности. Согласно части 2 статьи 22 Гражданского кодекса (ГК) Украины, убытки — это:

1) потери, которые лицо понесло в связи с уничтожением или повреждением вещи, а также затраты, которые лицо понесло или должно понести для восстановления своего нарушенного права (реальные убытки);

2) доходы, которые лицо могло бы реально получить при обычных обстоятельствах, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В случае нарушения прав владельца патента доля реальных убытков является незначительной. Она будет состоять из расходов правообладателя на восстановление своего нарушенного права, а большей их частью будет упущенная выгода. К сожалению, практика показывает, что доказывать наличие упущенной выгоды на Украине априори проблематично: следует, во-первых, предельно адекватно оценить, к каким убыткам могло привести незаконное использование запатентованного объекта промышленной собственности, а во-вторых, суметь доказать это в суде. В законодательстве Украины есть норма о том, что если лицо, нарушившее право, получило в связи с этим доходы, то размер упущенной выгоды не может быть меньше таких доходов (абзац 2 части 3 статьи 22 ГК Украины). Однако какой объем товара, изготовленного с использованием того или иного объекта промышленной собственности, был реализован, подсчитать сложно. Поэтому в украинских реалиях владелец патента практически не может рассчитывать на полноценное возмещение убытков, нанесенных ему вследствие нарушения прав на патент.

Далее рассмотрим такой возможный способ защиты прав владельцев патента, как выплата компенсации. Согласно пункту 5 части 2 статьи 432 ГК Украины, суд в случаях и в порядке, которые установлены законом, может постановить решение, в частности, о применении разового денежного взыскания вместо возмещения убытков за неправомерное использование объекта права интеллектуальной собственности. Размер взыскания определяется в соответствии с законом с учетом вины лица и других обстоятельств, имеющих существенное значение.

В действующем законодательстве Украины в сфере  интеллектуальной собственности выплата компенсации применяется лишь в случае нарушения авторских прав (подпункт «г» абзаца 2 части 1 статьи 52  Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах»). Применение такого способа защиты при нарушении прав на объекты промышленной собственности украинским законодательством не предусмотрено, однако мы можем рассмотреть как положительные, так и отрицательные его элементы (см. Таблица 1). Стоит отметить, что в Верховном Совете уже находится на рассмотрении законопроект о внедрении механизма разового денежного взыскания для эффективной защиты права владельцев товарных знаков. При этом аналогичных законодательных инициатив касательно остальных объектов промышленной собственности до сих пор представлено не было, а причины такой «дискриминации» специалистам непонятны.

Зарубежный опыт

Обратимся к зарубежной практике и посмотрим, как механизм выплаты компенсации за нарушение прав на объекты промышленной собственности действует в других юрисдикциях. Например, в КНР правообладатель имеет право требовать выплаты компенсации в размере от 10 тыс. до 1 млн китайских юаней (от 20 тыс. до 2 млн грн) исключительно в случае, когда нет иной реальной возможности рассчитать и доказать наличие убытков. Проблема безосновательного обогащения практически не возникает, так как суд не только устанавливает размер компенсации, но и определяет, имеет ли владелец патента право обращаться именно с требованием о выплате компенсации, а не о возмещении убытков.

Другой пример — Россия. Недавние масштабные изменения в законодательстве РФ (статья 1406¹ Федерального закона РФ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ) предусматривают, в частности, что автор или иной правообладатель наряду с использованием других способов защиты и мер ответственности вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в сумме от 10 тыс. до 5 млн рублей (от 3 тыс. до 1,5 млн грн) или же в двукратном размере стоимости права использования объектов промышленной собственности. Размер стоимости определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование объектов тем способом, который применил нарушитель (размер компенсации не зафиксирован, а это значит, что решается проблема возможного превышения размера компенсации над размером убытков).

Таким образом, эффективное применение такого способа защиты прав интеллектуальной собственности владельца патента, как выплата компенсации, вполне реально. На данном этапе необходимо как минимум разработать законопроект, тем самым устранив «дискриминацию» по отношению к данной категории объектов промышленной собственности, которые все больше вовлечены в процесс коммерциализации интеллектуальной собственности в нашей стране.

Важно помнить, что такой способ защиты, как взыскание компенсации, очень актуален при осуществлении правосудия в украинских реалиях. Он является хорошим подспорьем для юристов. Но как только украинские суды начнут чаще принимать решения в пользу истцов о взыскании упущенной выгоды по вопросам, не связанным с защитой прав интеллектуальной собственности, можно быть уверенными, что и в данной сфере будет достигнут значительный прогресс. Надеемся, что придут времена, когда у нас поднимется вопрос и о необходимости упразднения нормы о выплате компенсации за нарушение прав интеллектуальной собственности.

 

ПОЛИКАРПОВ Антон — руководитель практики интеллектуальной собственности АО Arzinger, г. Киев,

СЛАБКО Татьяна — юрист практики интеллектуальной собственности АО Arzinger, г. Киев

Таблица 1. Особенности применения механизма компенсации

Положительные элементы	Отрицательные элементы
Процесс доказывания убытков является крайне сложным и проблематичным, в то время как компенсация гарантирована денежным взысканием	В действительности размер убытков может значительно превышать установленный размер компенсации
Правообладатель может требовать выплаты компенсации, не предоставляя при этом доказательств убытков и их расчета, при этом важен сам факт нарушения исключительных прав интеллектуальной собственности	Применение такого способа может привести и к безосновательному обогащению, так как задача правообладателя — доказать факт нарушения, в то время как суд не всегда справедливо соотносит объем нарушения с нанесенными убытками, завышая сумму компенсации

---

Комментарии

Альтернатива взысканию

 

Юлия СЕМЕНИЙ, партнер ЮФ «Астерс»

В случае нарушения прав интеллектуальной собственности речь идет, как правило, об упущенной выгоде — снижении дохода правообладателя вследствие неправомерного использования его интеллектуальной собственности иными лицами. Но доказывание наличия убытков и причинно-следственной связи между нарушением и убытками на практике зачастую вызывает значительные трудности. К примеру, факт продажи неправомерного товара еще не свидетельствует о том, что при его отсутствии был бы обязательно продан товар правообладателя, права которого нарушены. Компенсация может быть эффективной альтернативой взысканию убытков, поскольку к определению размера компенсации предъявляются менее строгие требования. Однако наше законодательство позволяет взыскивать компенсацию только за нарушение авторского права и смежных прав.

 

Перспективы внедрения

 

Антон КОВАЛЬ, партнер ПЮА «Дубинский и Ошарова», адвокат, патентный поверенный Украины

Внесение изменений в специальные Законы Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», «Об охране прав на изобретения и полезные модели», «Об охране прав на промышленные образцы» могло бы решить проблему компенсации. Так, целесообразно дополнить статью 34 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» от 15 декабря 1993 года № 3687-ХІІ частью 3 следующего содержания: «Владелец патента или по его согласию лицо, которое приобрело лицензию, имеет право требовать выплату компенсации в размере от 10 до 50 000 минимальных заработных плат вместо возмещения убытков или взыскания дохода»; статью 26 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы» от 15 декабря 1993 года № 3688-ХІІ дополнить частью 3 следующего содержания: «Владелец патента или по его согласию лицо, которое приобрело лицензию, имеет право требовать выплату компенсации в размере от 10 до 50 000 минимальных заработных плат вместо возмещения убытков или взыскания дохода»; статью 20 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» от 15 декабря 1993 года № 3689-ХІІ дополнить частью 3 следующего содержания: «Владелец свидетельства или по его согласию лицо, которое приобрело лицензию, а также владелец знака, признанного хорошо известным на Украине, имеет право требовать выплату компенсации в размере от 10 до 50 000 минимальных заработных плат вместо возмещения убытков или взыскания дохода».
На рассмотрении в Верховном Совете Украины уже находится проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (относительно внедрения механизма разового денежного взыскания для эффективной защиты прав владельцев товарных знаков) от 27 мая 2013 года № 2148а, который содержит соответствующие положения лишь в отношении товарных знаков
и услуг.