Генеральный партнер 2020 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Главная » Выпуск №16 (486) » Еще о торговом знаке

Еще о торговом знаке

Об особенностях регистрации и использования физическими лицами прав на торговую марку

В «ЮП» № 46 (464) от 14 ноября 2006 года была опубликована статья Дмит­рия Гольберга «Торговый знак — это не для физлица», в которой автор утверждает о невозможности физлицом эффективно использовать и разрешать использование торговой марки ­(знака для товаров и услуг, торгового знака), зарегистрированной на его имя. По мнению гна Гольберга, реализация только прав на продажу торговой марки и запрет третьим лицам использовать знак для товаров и услуг не выполняет требования статьи 17 ­Закона Украины «Об охране прав на знаки для ­товаров и услуг» (Закон) о добросовестном использовании зарегистрированного знака.

Однако, поддерживая автора статьи в общем содержании относительно специфики реализации физлицом его прав на знак для товаров и услуг, все-таки нельзя согласиться с той радикальностью, которую выражает автор в адрес «физиков», утверждая, что они не могут пользоваться и передавать в пользование торговую марку. При этом автор не учитывает ряд моментов и рассматривает некоторые виды правоотношений, которые могут возникать в той или иной ситуации при реализации и защите прав физлицом на свою торговую марку.

Так, физическое лицо может владеть правами на знак для товаров и услуг в активной или пассивной форме. Под активной формой подразумевается ­непосредственная реализация физическим лицом своих прав на знак для товаров и услуг (передача в пользование, передача исключительных имущественных прав другому лицу), а под пассивной — право на подачу заявки, регистрацию, получение свидетельства и поддержание правовой охраны знака для товаров и услуг.

Пассивная форма

Действительно, часть 1 статьи 7 Закона предусматривает, что лицо, которое желает получить свидетельство, подает в ведомство заявку на выдачу свидетельства на знак для товаров и услуг. В понимании статьи 1 Закона к понятию «лицо» законодатель относит юридических и физических лиц. Уже исходя из этого, можно говорить о том, что физическое лицо, которое желает получить свидетельство на знак для товаров и услуг, может подать заявку соответствующей формы и по прохождении всей процедуры получить желаемый документ.

Согласно Положению о товарном знаке бывшего СССР, субъектом права на товарный знак могло быть только предприятие. Граждане не имели права на знак для товаров и услуг. Правда, подобный запрет не касался иностранных граждан, которые могли регистрировать товарные знаки на свое имя.

Из статьи 4 Закона следует, что иностранные лица и лица без гражданства имеют равные с лицами Украины права, предусмотренные этим Законом, в соответствии с международными договорами Украины или на основе принципа взаимности.

Следовательно, еще в законодательстве СССР были заложены положения, позволяющие хотя и не всем физлицам, но некоторым из них, регистрировать торговые марки на свое имя. С обретением Украиной независимости законодательство в этом вопросе стало более либеральным, и граждане Украины получили право подавать заявки и регистрировать на свое имя знаки для товаров и услуг.

Статья 493 Гражданского кодекса Украины (ГК) определяет круг лиц — субъектов, которым может принадлежать право собственности на торговую марку. В ней четко указано, что ими могут быть как физические, так и юридические лица. Более того, в части 2 этой статьи сказано, что право собственности на торговую марку может принадлежать одновременно нескольким физическим и (или) юридическим лицам. Но разве будет признаваться недействительной торговая марка, если ею будут владеть одновременно юридическое или физическое лицо (например, руководитель, акционер, участник юридического лица и само юридическое лицо как субъект права)?

И тут даже не имеет значения, может ли физическое лицо фактически реализовать права, которые оно обретает в результате получения свидетельства на знак для товаров и услуг. В данном случае первоочередным является право лица на регистрацию и получение свидетельства на знак для товаров и услуг. Именно на этом основывается деление на пассивную и активную форму владения правами на знак для товаров и услуг.

Это мнение подтверждает и Ярема А.Г., который указывает, что юридическое лицо имеет право зарегистрировать торговую марку также вне связи с производством соответствующих товаров или осуществлением деятельности по предоставлению соответствующих услуг (Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4-х т.]. Ярема А.Г, та ін., Т. 2: Право інтелектуальної власності. ­Зобов’язальне право / Ярема А.Г. та ін. — Київ: А.С.К; Севастополь: Інститут юридичних досліджень. — 864 с).

Это корреспондируется с основными положениями гражданского права, преду­сматривающими, что невозможность самостоятельной реализации определенного объекта не препятствует обретению прав на этот объект.

Как отметил г-н Гольберг, российское законодательство более жестко подходит к предоставлению физлицу права на знак для товаров и услуг. Но даже несмотря на это, представитель российской школы права Кальятин В.О. указывает, что если законодательство разрешает свободный оборот товарных знаков, то нужно было бы допустить возможность приобретения и получения права на эти объекты и для физического лица, тем более что законодательство предусматривает средства обес­печения использования товарного знака (в виде максимально возможного срока неиспользования знака) (Кальятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные права). Учебник для вузов. — М., 2000. — 558 с.).

Как и норма российского закона, часть 4 статьи 18 Закона предусматривает, что если знак не используется на Украине полностью или относительно части преду­смотренных в свидетельстве товаров и услуг на протяжении трех лет от даты публикации сведений о выдаче свидетельства или от другой даты после этой публикации, любое лицо имеет право обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении действия свидетельства полностью или частично. Следовательно, даже в случае, если физическое лицо не использует знак для товаров и услуг полностью или частично на протяжении трех лет, это не ведет автоматически к досрочному прекращению действия свидетельства, а является оспоримым фактом. Ведь если никто не обратится в суд о досрочном прекращении действия свидетельства, физическое лицо и дальше может владеть знаком для товаров и услуг.

В подтверждение своей позиции о невозможности регистрации знака для товаров и услуг физическим лицом автор также указывает на положения российского законодательства. Так, часть 3 статьи 2 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» определяет собственником исключительного права на знаки для товаров и услуг (правообладателем) юридическое или физическое лицо, которое осуществляет предпринимательскую деятельность. Соответственно лишь такие субъекты могут зарегистрировать знаки для товаров и услуг.

При этом дословно повторю утверждение г-на Гольберга, «согласно пункту 2 статьи 28 данного Закона РФ, свидетельство признается недействительным, если охрана была предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 3 статьи 2 настоящего Закона».

Однако в статье 28 Закона РФ говорится не о недействительности торговой марки, которая зарегистрирована с нарушением части 3 статьи 2 этого же Закона, а о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным. То есть регистрация товарного знака физическим лицом является оспоримым фактом и в Российской Федерации, но никак не прямым запретом, обход которого ведет к недействительности регистрации.

Но возникает вопрос, будет ли считаться пассивное владение правами на знак для товаров и услуг добросовестным использованием, как указано в статье 17 Закона? Полагаю, что при пассивной форме владения правами на знак для товаров и услуг на протяжении трех лет вопрос о добросовестности использования не стоит, ведь использования как такового нет. Обязанность добросовестного использования возникает у физического лица с момента начала использования знака для товаров и услуг в объеме прав, предусмотренных статьей 495 ГК или по истечении трехлетнего строка, на протяжении которого знак полностью или частично не использовался.

Но правом можно воспользоваться либо во вред, либо во благо, что, конечно же, актуально для торговых марок. Действительно, в некоторых случаях целью регистраций торговых марок физическими лицами является препятствование в использовании торговых марок лицам, которые добросовестно использовали их в своей деятельности, вложили деньги в рекламу продукции под этими торговыми марками, но по тем или иным причинам не смогли получить на них права или имеют свидетельства в других странах, что подтверждает их право на торговую марку.

В первом случае для защиты прав лиц на знаки для товаров и услуг законодатель закрепил в ГК статью 500, которая защищает право преды­дущего пользователя на торговую марку. Согласно положению этой статьи, любое лицо, которое до даты подачи заявки на торговую марку или, если был заявлен приоритет, до даты приоритета заявки в интересах своей деятельности добросовестно использовало торговую марку на Украине или осуществило значительную и серьезную подготовку для такого использования, имеет право на бесплатное продление такого использования или использование, которое предусматривалось такой подготовкой (право предыдущего пользователя). Для подтверждения своего права ­предыдущего пользователя следует обращаться в суд, который должен своим решением «легализировать» такое право.

В другом случае защита права также осуществляется путем подачи иска. Как правило, имитируются и регистрируются торговые марки, которые являются известными в мире и без каких-либо дополнительных усилий гарантируют недобросовестному заявителю лояльность потребителя к его товарам и (или) услугам. Но, как указывается в части 2 статьи 6 Закона, не могут получить правовую охрану обозначения, которые являются обманчивыми или могут ввести в заблуждение относительно товара, услуги или лица, производящего товар или предоставляющего услуги.

Наиболее свежим примером является выигранное дело Eurosport S.A. против компании Славия-ТВ о признании недействительным комбинированного знака для товаров и услуг «First Sport Ukraine», о чем неоднократно писала «ЮП».

В заключение отмечу, что каждый случай регистрации физическим лицом знака для товаров и услуг является индивидуальным, со своими «подводными течениями и надводными байдарками», и должен оцениваться индивидуально. В целом же, физическое лицо имеет право на регистрацию знака для товаров и услуг и на протяжении трех лет может владеть правами на знак для товаров и услуг в пассивной форме, после чего оно должно или начать использовать торговую марку, или надеяться, что никто ею не заинтересуется и не подаст иск о признании ­недействительным знака для товаров и услуг физического лица полностью или частично.

Активная форма

Другой формой владения физическим лицом правами на знак для товаров и услуг является активная форма. Мысли человека предшествуют его действиям, и чтобы не утратить право на хорошую идею, на нее нужно получить правовую охрану, которая засвидетельствует, что исключительно это лицо является первым, кто захотел зарегистрировать данное название для товаров и услуг. В этом и заключается суть правовой охраны не только знаков для товаров и услуг, но и всех объектов промышленной собственности. Ведь если в авторском праве защищается форма, то в патентном — содержание.

На стадии разработки бизнес-плана или просто планирования будущего бизнеса, особенно когда требуются или вкладываются значительные финансовые и ­материальные ресурсы, естественно, что получение дополнительных гарантий является не последним по значимости аргументом. Ведь интеллектуальная собственность — это добавленная стоимость, и на это рассчитывает каждый предприниматель.

Но даже если у кого-то возникнет идея относительно регистрации торговой марки в какой-либо форме, комбинации словесных и графических изображений, которая будет интересна потенциальным производителям товаров или лицам, предоставляющим услуги, конечно, ее стоит зарегистрировать, а потом продать или передать в пользование другому лицу. Ведь это такой же товар, как и другие, уже привычные для нас объекты гражданского оборота. И даже если придется регистрироваться субъектом предпринимательской деятельности для заключения одного контракта, игра будет стоить свеч, ведь в случае успешного продвижения товара под этим обозначением, например, передачи в пользование, можно будет получать хорошие отчисления в виде роялти и «работать на экзотическом острове его собственником».

При реализации прав физическим лицом на торговую марку в активной форме важным вопросом является наличие или отсутствие необходимости в регистрации физлица как субъекта предпринимательской деятельности. В этом случае нам необходимо выяснить, является ли использование физическим лицом торговой марки предпринимательской деятельностью?

Согласно статье 42 Хозяйственного кодекса Украины (ХК), предпринимательство — это самостоятельная, инициативная, систематическая, на собственный риск хозяйственная деятельность, осуществляемая субъектами хозяйствования с целью достижения экономических и социальных результатов, а также получения прибыли.

Законодательство Украины о стандартизации и сертификации действительно указывает на необходимость регистрации физлица субъектом предпринимательской деятельности. Например, декретом Кабинета Министров Украины «О стандартизации и сертификации» № 46-93 предусматривается, что действие декрета распространяется на предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности и видов деятельности, действующие на территории Украины, а также на граждан — субъектов предпринимательской деятельности.

Уже в связи с этим стоит согласиться с г-ном Гольбергом, что в случае желания физического лица производить товары или предоставлять услуги, используя при этом свой знак для товаров и услуг, ему нужно зарегистрироваться субъектом предпринимательской деятельности, что является обязательным условием и без наличия торговой марки.

Почти такая же ситуация с передачей в пользование торговой марки. Следует отметить, что, по мнению налоговых органов, физическое лицо, которое имеет намерение предоставить право на торговый знак, зарегистрированный на его имя, в пользование юридическому лицу, соответственно, имеет намерение осуществлять предпринимательскую деятельность со всеми последствиями, которые в связи с этим возникают.

Предоставление торговой марки для использования другому физическому лицу не выглядит абсурдно, если им является субъект предпринимательской деятельности, который производит товар или предоставляет услуги. Но как в первом, так и во втором случае важным является вопрос налогообложения.

Пункт 1.12 Закона Украины «О налоге на доходы физических лиц» к пассивным доходам физического лица относит также роялти, которое, согласно подпункту 4.2.2 этого Закона, включается в общий месячный налогооблагаемый доход. Налого­обложение роялти осуществляется по правилам, установленным пунктом 9.3 этого Закона для налогообложения дивидендов, без применения норм подпункта 4.3.17 пункта 4.3 статьи 4 этого Закона.

Поскольку роялти не подпадает под случаи, предусмотренные пунктами 7.2, 7.3 этого Закона, то с 1 января ставка налога с роялти составляет 15 % от объекта налогообложения (пункт 3.1 этого Закона). Минимизировать налогообложение можно простым способом перехода на единый налог и спокойно выплачивать ставку налога от 20 до 200 грн, если на протяжении года объем выручки от реализации продукции (услуг по проставлению права на использование знака для товаров и услуг) не будет превышать 500 000 грн.

Отдельного рассмотрения требует вопрос уплаты физическим лицом НДС. Следует отметить, что здесь налоговые органы уже успели выработать некоторую практику.

В частности, в письме ГНАУ № 17936/7/15-2417-26 от 16 сентября 2004 года указывается, что операции по предоставлению физическим лицом прав на торговый знак, зарегистрированный на его имя, в пользование юридическому лицу включаются в объект налогообложения. Поэтому физическое лицо при осуществлении указанных операций и при достижении их объема 3600 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (61 200 грн) должно зарегистрироваться плательщиком налога на добавленную стоимость и уплачивать налог на общих основаниях.

Отметим, что Законом № 2505-IV от 25 марта 2005 года в статью 2 Закона Украины «О налоге на добавленную собственность» были внесены изменения, которыми исключено положение о 3600 нмдг, а вместо него появился подпункт 2.3.1. Этот подпункт указывает, что лицо подлежит обязательной регистрации как плательщик НДС, если общая сумма от осуществления операций по поставке товаров (услуг), в том числе при использовании локальной или глобальной компьютерной сети, подлежащих налогообложению согласно этому Закону, насчитанная (оплаченная, предоставленная) такому лицу или в счет обязательств третьим лицам, на протяжении последних 12 календарных месяцев в общем превышает 300 000 грн (без учета НДС) независимо от режима налогообложения, используемого таким лицом согласно законодательству.

Исходя из этого, можно сказать, что регистрация физического лица как субъекта предпринимательской деятельности является даже более привлекательной: в данном случае есть возможность перейти на единый налог и не платить с роялти 15 %, а обязанность зарегистрироваться плательщиком НДС возникает не с суммы в 61 200 грн, а с 300 000 гривен. Кроме того, регистрация торговой марки на физлицо может быть одним из способов оптимизации налогообложения юридического лица, ведь в таком случае последний имеет возможность уменьшить валовые доходы, перенеся выплату роялти к валовым расходам предприятия (подпункт 5.4.2 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий»).

Вместе с тем при передаче права в пользование заключается лицензионный договор. Часть 8 статьи 16 Закона преду­сматривает, что лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров и услуг, изготовленных или предоставленных по лицензионному договору, не может быть ниже качества товаров и услуг собственника свидетельства и что последний будет осуществлять конт­роль за исполнением этого условия. Но как же быть в том случае, если физическое лицо действительно не производит товары и не предоставляет услуги?

Часть 3 статьи 1109 ГК указывает, что в лицензионном договоре определяются: вид лицензии, сфера использования объекта права интеллектуальной собственности (конкретные права, предоставляемые по договору, способы использования указанного объекта, территория и срок, на которые предоставляются права, и.т.д.), размер, порядок и сроки внесения платы за использование объекта права интеллектуальной собственности, а также другие условия, которые стороны считают необходимым включить в договор.

Поскольку часть 8 статьи 16 Закона по отношению к части 3 статьи 1109 ГК является специальной нормой, то она продолжает действовать и сегодня, что могло бы сделать невозможной передачу торговой марки в пользование другому лицу (лицензиату).

Но часть 3 статьи 6 ГК указывает на право сторон договора отступить от положений акта гражданского законодательства и урегулировать свои отношения на собственное усмотрение. Сегодня юристы часто указывают на злоупотребления этой нормой со стороны договорных сторон, но в данном случае она подходит как нельзя лучше. Теперь стороны лицензионного договора о передаче прав на использование знака для товаров и услуг, собственником которого является физическое лицо, не производящее товары и не предоставляющее услуги, смогут отойти от положения части 8 статьи 16 Закона и урегулировать свои правоотношения на собственное усмотрение. Вместе с тем обязательно нужно указывать, что изготавливаемые товары и предлагаемые услуги не должны быть по своему качеству ниже государственных стандартов, предусмотренных законодательством для товаров и услуг по зарегистрированным классам МКТУ.

В заключение хотелось бы еще упомянуть практику нашей компании. Причем три случая, которые мне известны, касаются разных субъектов (физлиц), разных классов МКТУ, разных мотивов такой регистрации и являются ценными для получения практического опыта в этом вопросе.

Так, один из них по профессии программист. Он желает предоставлять клиентам под этой торговой маркой программное обеспечение, которое он производит вместе со своими партнерами. Другой хочет зарегистрировать торговую марку, а потом передать ее предприятию, директором которого он является, и получать в связи с этим роялти как скромную прибавку к зарплате. Третий регистрирует торговую марку на свою жену. В дальнейшем клиент планирует предлагать потребителям под этим знаком товары текстиля.

По всем трем были поданы заявления, и все три заявки были без проблем приняты Укрпатентом, что уже является первым сигналом правомерности регистрации физлицом на свое имя знака для товаров и услуг. Но при этом владение, пользование и распоряжение физическим лицом правами на знак для товаров и услуг имеет свою специфику, которая отличается от владения, пользования и распоряжения теми же правами юридическим лицом, что следует учитывать и индивидуально оценивать в каждом конкретном случае.

КЛИМЧУК Олег — юрист МЮК «Александров и Партнеры», г. Киев

Поделиться

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на «Юридическую практику» в Facebook, Telegram, Linkedin и YouTube.

0 Comments
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Slider

Содержание

Государственная практика

Кто и как должен платить судьям?

Стоять, контроль и надзор государства!

Деловая практика

Страховка автокредитования

Законодательная практика

Очередной шаг в Европу

Назначения согласовывать?!

Историческая практика

Цензура по-царски — как издать книгу

Комментарии и аналитика

Риски для приобретателя

Еще о торговом знаке

Неделя права

В тесноте, да не в обиде

Сотрудничество во имя правосудия

Кому указ — «не указ»?

ВСЮ проверит суды

Не предоставил — плати штраф

Реестр событий

Я — назначал, я — и увольняю

Нелегкое начало на Жилянской

Пригласили — будем ждать

Судебная практика

Опасности эпистолярного жанра

Судебные решения

Особенности перерасчета пенсий

Статус можно определить, исходя из косвенных доказательств

Об обязанностях доказывания в спорах о защите чести, достоинства и деловой репутации

Об аспектах увольнения

Тема номера

Требуем справедливой сатисфакции

Расследование наше, суд европейский

Трибуна

Право есть, но нет возможности

Частная практика

На пути к реформированию

Конкуренция или сотрудничество?

Юридический форум

День юрфакультета КНУ

День правовой карьеры

Другие новости

PRAVO.UA

0
Оставить комментарийx
()
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: