Украинские до­мены .ua и com.ua теперь можно попытаться «отсудить» через Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). В этой статье мы рассмотрим, как это правильно звучит на юридическом языке и что нужно клиенту и юристу, чтобы прийти к успеху в этом новом виде споров. Будет много аббревиатур, но без них никак, да и читателю юридической периодики не привыкать.

Обилие аббревиатур

Итак, каждый уважающий себя юрист, практикующий в сфере интеллектуальной собственности (ИС), хотя бы раз слышал о Всемирной организации интеллектуальной собственности. Это как маленькая ООН во вселенной ИС, и такая аллегория недалека от истины. ВОИС входит в систему ООН и курирует множество глобальных вопросов, связанных с ИС, в том числе предоставляет услуги арбитража и медиации.

В другой «вселенной» интернета и доменных имен есть свой «наместник и властелин» по имени Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), что в вольном переводе звучит как Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров. Это некоммерческая организация, которая занимается доменными именами, IP-адресами и прочими аспектами стабильной работы сети интернет.

В 1999 году так называемые вселенная ВОИС и вселенная ICANN встретились, и оказалось, что ICANN нужна здоровая альтернатива для решения доменных споров, а ВОИС может ее предложить. Так на свет появилась без преувеличения сверхновая звезда в мире доменных споров по имени UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), она же Единая политика разрешения доменных споров.

UDRP оказалась процедурой очень успешной в соотношении факторов скорость/стоимость/качество/результат. Если «судиться» через ВОИС, по обычному делу можно получить решение за 1500 долл. США за 60 дней, и еще через две-три недели его полное исполнение. Стартовало UDRP в основном для общих доменов верхнего уровня вроде .com, .net, .org и прочих. Но привлекательность процедуры была настолько неотразима, что со временем начали «подтягиваться» и национальные домены. Сегодня 78 стран доверили ВОИС свои доменные споры. В 2019 году на это решилась и Украина — с 19 марта для доменов .ua и с 19 декабря для доменов .com.ua споры можно решить не только через украинский суд, но и через ВОИС и UDRP.

Что для этого нужно? Все просто — истец подает жалобу, в которой доказывает три обязательных элемента. Ответчик подает отзыв, в котором опровергает аргументы истца. Арбитр выносит решение. Если решение в пользу истца, регистратор спорного домена выполняет такое решение. Вам кажется, что все понятно и теоретически возможно отсудить чей-то домен? Конечно же, на каждом шаге есть нюансы. Давайте их рассмотрим.

Язык иска

Начнем с того, на каком языке подавать иск и на каком языке будет вестись рассмотрение дела. Согласно UDRP, это будет язык соглашения, по которому проводилась регистрация спорного домена. В подавляющем большинстве случаев это, конечно, украинский язык. Но истец, как правило, не имеет доступа к соглашению о регистрации домена ответчика. Зачастую, если истцу удобно, он может презюмировать, что такое соглашение на английском языке, и подать иск на английском. Если в процессе рассмотрения дела окажется, что регистрационное соглашение все же было на украинском, последнее слово по поводу языка разбирательства — за арбитром. В этом вопросе арбитр руководствуется здравым смыслом и практикой предыдущих арбитров, которая нарабатывалась в последние 20 лет.

В этом месте многие вздохнут: «Ну вот, это что, читать теперь 40 000 решений?». На самом деле нет. ВОИС не просто своего рода администратор доменных споров, а очень хороший администратор. ВОИС периодически обобщает практику прошлых лет в своем WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions (обзор позиций арбитров ВОИС по избранным вопросам UDRP, обзор ВОИС). Хорошая новость в том, что обзор ВОИС очень удобный и понятный. Другая новость в том, что он на английском языке, как и подавляющее большинство решений по доменным спорам. Если хотите судиться/практиковать по UDRP, нужно знать английский.

Теперь, когда мы прочувствовали глубину языкового вопроса, перейдем к трем обязательным элементам, которые нужно доказать или опровергнуть в доменном споре .ua или .com.ua по процедуре UDRP.

Тождественность/сходство

Элемент первый и очевидный. Истцу нужно доказать, что спорное доменное имя является тождественным или схожим до степени смешения с торговой маркой или доменным именем истца. Заключение судебного эксперта подавать не нужно. Стороны приводят свои аргументы, арбитр делает вывод, руководствуясь здравым смыслом. Обзор ВОИС предлагает несколько признаков того, что необходимое сходство есть: например, спорный домен полностью включает торговую марку истца. Скажем, если есть условная торговая марка ABCD (вымышлена) и домен, предположим, abcd-corp.com.ua, как правило, они должны быть признаны сходными до степени смешения.

Наличие прав на торговую марку истец может доказать, например, предоставив свидетельство о регистрации торговой марки. Заявка на регистрацию торговой марки не является подтверждением, необходимым для доменного спора.

Права/интересы

Второй элемент, от которого зависит исход дела, — это права или законные интересы в отношении спорного доменного имени. Для ответа на вопрос наличия или отсутствия таких прав/интересов могут приниматься во внимание следующие обстоятельства: до спора ответчик использовал или предпринял значительные шаги для подготовки к использованию доменного имени для добросовестного предложения товаров или услуг; ответчик широко известен в связи со своим доменным именем, даже если у истца есть права на сходную торговую марку.

Также использование спорного домена для фан-сайтов и интернет-порталов, критикующих деятельность истца, в целом может подтверждать права/интересы ответчика. В отдельных случаях это может касаться и сайтов дистрибьюторов.

Еще одна особенность второго элемента — сложность его доказывания с точки зрения истца. Истцу нужно доказать «наличие отсутствия». Поэтому по сложившейся практике, если истец просто заявит об отсутствии у ответчика прав/интересов, то бремя доказывания в таком случае возлагается на ответчика. Если ответчик не покажет своих прав/интересов на спорный домен, в этом вопросе он, как правило, проиграет.

Недобросовестная регистрация или использование

И третий элемент, который нужно установить в доменном споре, — это недобросовестность регистрации или использование доменного имени. Как и в случае с другими элементами, UDRP в этом вопросе достаточно лаконичен. Признаками недобросовестности являются регистрация для перепродажи по цене, превышающей затраты на регистрацию, блокирование владельцу торговой марки возможности регистрации доменного имени, регистрация для саботажа бизнеса конкурента, введение в заблуждение и переманивание клиентов истца. Перечень таких признаков неисчерпывающий, и для полноты картины нужно опять-таки обращаться к практике предыдущих доменных споров и обзору ВОИС.

За 20 лет практики по этому вопросу накопилось немало. Например, регистрация домена будет признана недобросовестной, если ответчик в момент регистрации знал или должен был знать о торговой марке истца. Это часто случается в делах, когда торговая марка является настолько оригинальной, что вполне очевидно, ведь в большинстве случаев ответчик не мог зарегистрировать сходное доменное имя, не зная о торговой марке истца.

Продажа контрафактных товаров, использование спорного доменного имени для мошеннических email-рассылок и прочие подобные действия расцениваются как недобросовестное использование.

Игнорирование претензионных писем истца также может подтверждать недобросовестность ответчика.

Если истец докажет все три перечисленных выше элемента, он может просить о передаче ему спорного доменного имени или отмене его регистрации. Если хотя бы один элемент не будет доказан, арбитр, скорей всего, откажет в удовлетворении жалобы и спорный домен останется у его владельца.

Сложно это сделать по процедуре UDRP или просто? Все познается в сравнении. Например, в сравнении с походом с таким же иском по .ua или .com.ua в украинский суд общей юрисдикции. Представили? Вот и я говорю, лучше изучить UDRP, 110 страниц обзора ВОИС и сказать спасибо своему преподавателю английского языка.

КИСЛЫЙ Тарас — партнер АО Arzinger, адвокат, г. Киев