Нещодавно, в березні 2021 року, адміністративна процедура позасудового вирішення доменного спору UA­DRP (Політика вирішення доменних спорів у домені .UA, Політика .UA), яка дає можливість швидко та за відносно невеликі кошти скасувати або переделегувати спірне доменне ім’я, «відсвяткувала» в Україні другу річницю.

Добросовісний відповідач

Основу UA­DRP­процедури становлять політика вирішення спорів щодо доменних імен .UA та Правила Політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (Правила .UA), аналогічні розробленій Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) політиці Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Уніфікована політика вирішення спорів щодо доменних імен, UDRP) 1999 року, яка за понад двадцять років свого існування зарекомендувала себе як ефективний інструмент вирішення доменних спорів у позасудовий спосіб. Ба більше, з 6 травня 2021 року набули чинності оновлені адміністратором публічного домену .UA ТОВ «Хостмайстер» Політика .UA та Правила .UA, за якими вирішення доменних спорів у досудовий спосіб стало можливим і відносно доменів KYIV.UA, KIEV.UA, IVANO­FRANKIVSK.UA, IF.UA, POLTAVA.UA, PL.UA, UZHGOROD.UA, UZ.UA на додаток до вже наявної практики відносно доменів .UA та COM.UA.

За роки існування процедури в Україні до Центру арбітражу та посередництва ВОІВ (Центр ВОІВ) із позовом щодо доменів звернулись багато відомих компаній. Усього було розглянуто близько 40 спорів, із яких 95 % було вирішено на користь позивача, що подав скаргу (позов) за процедурою UA­DRP.

Однак трапляються випадки, коли доменний спір ініціюється стосовно добросовісного відповідача, який зареєстрував та використовує доменне ім’я для свого бізнесу на законних підставах, а саме доменне ім’я пов’язане безпосередньо з ім’ям чи найменуванням реєстранта або його бізнесом. У такого реєстранта під час реєстрації доменного імені не було недобросовісних намірів скористатись відомістю торговельної марки. Наприклад, умовний домен mykytatesla.com.ua було зареєстровано, оскільки це справжнє ім’я реєстранта, на відміну від домену tesla.com.ua, реєструючи який, реєстрант мав на меті, щоб компанія Tesla викупила доменне ім’я за гроші (всі імена є вигаданими, а збіги — випадковими). Оскільки раніше ми вже висвітлювали практичні поради стосовно підготовки позову за адміністративною процедурою UA­DRP, з метою дотримання балансу інтересів позивача та відповідача в цій статті розглянемо особливості надання відповіді (заперечення) на позов.

Форма та зміст відповіді на позов

Відповідно до пункту 4 (а) Політики .UA для задоволення позову за процедурою UA­DRP позивач має обов’язково довести три підстави (елементи), а саме: (1) що спірне доменне ім’я є ідентичним або оманливо подібним до торговельної марки, на яку позивач має права; (2) що у відповідача немає прав або законних інтересів щодо доменного імені; (3) що доменне ім’я відповідача зареєстроване або використовується недобросовісно.

Адміністративна комісія Центру ВОІВ, що вирішує спір, позбавлена права самостійно збирати докази в адміністративній справі. Тож відсутність і неповнота доказів із боку відповідача в обґрунтуванні своєї позиції може трактуватись на користь позивача відповідно до стандарту «балансу вірогідностей» як стандарту доказування в таких адміністративних провадженнях.

Протягом 20 днів із дати початку адміністративного провадження відповідач має право подати відповідь (заперечення) на позов, форму якої викладено на сайті ВОІВ. Відповідь, включно з будь­якими додатками, надсилається в електронній формі та згідно з положеннями пункту 5 (с) Правил .UA повинна, зокрема, містити: (1) конкретні заперечення щодо тверджень, які є в позовних вимогах, водночас враховувати всі підстави для збереження права відповідача на реєстрацію та використання оскаржуваного доменного імені; (2) інформацію про ім’я, поштові та електронні адреси, а також номери телефону і факсу відповідача; (3) спосіб зв’язку з відповідачем, якому він надає перевагу; (4) перелік будь­яких інших проваджень, які було розпочато чи припинено у зв’язку із доменним іменем тощо. Заперечення відповідача має також супроводжуватись відповідними доказами його тверджень.

Попри детальне регламентування вимог щодо відповіді на позов у пункті 5 (с) Правил .UA та навіть надання форми відповіді на сайті Центру ВОІВ (WIPO Model Response), у переважній більшості випадків відповідачі їх не дотримуються. У таких справах відповіддю зазвичай є електронний лист із запереченнями щодо задоволення позову, які часто­густо не спростовують фактичних обставин, що мають значення для вирішення справи. Тож Адміністративна комісія Центру ВОІВ для уникнення надмірного формалізму як неправомірного обмеження права на захист може взяти до уваги електронний лист відповідача як відповідь, проте критично поставитись до наведених у ньому аргументів, окремо відзначаючи відсутність належного обґрунтування позиції відповідача (рішення Адміністративної комісії Центру арбітражу та посередництва ВОІВ від 21 квітня 2021 року у справі № DUA2021­0004).

Головні аргументи на користь відповідача

Під час захисту свого доменного імені добросовісному відповідачу варто зосередитись на доведенні відсутності принаймні однієї з трьох підстав (елементів), необхідних для вирішення доменного спору на користь позивача, адже якщо хоча б один з елементів не буде доведено позивачем, йому буде відмовлено в адміністративному позові.

Так, у разі наявності відповідних для того підстав стосовно першого елемента відповідач має довести, що позивач не має прав на торговельну марку або що спірне доменне ім’я не ідентичне та не схоже до ступеня змішування із торговельною маркою позивача (наприклад, рішення Адміністративної комісії Центру арбітражу та посередництва ВОІВ від 4 січня 2021 року у справі № DUA2020­0028).

Згідно з пунктом 4 (с) Політики .UA під час доведення відсутності другого елемента права або законні інтереси відповідача щодо доменного імені може бути підтверджено, якщо:

— перед отриманням будь­якого повідомлення щодо спору відповідач використовував або демонстрував підготовку до використання доменного імені у зв’язку з добросовісним наданням товарів або послуг (рішення Адміністративної комісії Центру арбітражу та посередництва ВОІВ від 14 квітня 2014 року у справі № D2014­0264);

— відповідач (як фізична особа, суб’єкт господарської діяльності або інша організація) відомий загалу за доменним іменем, навіть якщо він не набув жодних прав на торговельну марку (рішення Адміністративної комісії Центру арбітражу та посередництва ВОІВ від 20 липня 2001 року у справі № D2001­0537);

— відповідач використовує до­мен­не ім‘я з некомерційною метою або правомірно без наміру отримати комерційну вигоду шляхом оманливого приваблювання споживачів або завдання шкоди репутації торговельної марки.

Також права і законні інтереси на доменне ім‘я виникають у відповідачів, які добросовісно перепродають товари позивача (у торгових агентів, реселерів, дистриб‘юторів) та, окрім торговельної марки позивача, застосовують у домені описовий термін (e.g., «parts», «repairs», «location»). За таких обставин необхідно довести, що (1) відповідач справді фактично пропонує до продажу такі товари або послуги; (2) відповідач використовує вебсайт тільки для продажу товарів або надання послуг під знаком позивача; (3) вебсайт точно й чітко розкриває відносини реєстратора з власником прав на знак; та (4) відповідач не контролює ринок доменних імен, у яких застосовується відповідний знак (так званий тест Oki Data).

Варто зауважити, що наведений перелік підстав відносно другого елемента не є вичерпним (наприклад, рішення Адміністративної комісії Центру арбітражу та посередництва ВОІВ від 12 серпня 2020 року у справі № DUA2020­0010).

Доводячи відсутність третього елемента — недобросовісності відповідача під час реєстрації або використанні доменного імені, добросовісному реєстранту треба довести, що доменне ім’я було зареєстровано з іншої причини, ніж схожість із торговельною маркою позивача (наприклад, уже згаданий умовний домен mykytatesla.com.ua було зареєстровано, оскільки це справжнє ім’я реєстранта). Також відповідно до фактичних обставин реєстрант може продемонструвати, що він готувався до використання доменного імені для вебсайта, і пояснити, чому вебсайт ще не створено. У відповіді також варто зазначити відсутність наміру продати домен або будь­яким чином використати його з метою змішування з діяльністю позивача. Кожне твердження необхідно підкріплювати відповідними доказами. Хоча успіх не гарантовано, за таких обставин відповідач принаймні чітко висловить свою позицію, щоб переконати незалежного арбітра і захистити своє доменне ім’я.

Добросовісному реєстранту варто пам’ятати, що добре підготовлена правова позиція, підкріплена відповідними доказами, та водночас посилання в позові на релевантну практику попередніх адміністративних комісій Центру ВОІВ, яку розміщено на сайті останнього у вільному доступі, стане запорукою успіху у відстоюванні та збереженні власного доменного імені.

ПРОХОРОВА Ганна — радниця Mamunya IP, адвокат, арбітр з розгляду доменних спорів за процедурами UDRP та UA­DRP при ВОІВ (Женева, Швейцарія) та URS при MSFD (Мілан, Італія)