Интернет полон объявлений о продаже готового бизнеса. Маркетплейсы предлагают к покупке множество вариантов, в том числе и готовых онлайн-бизнес-решений. Объявления гарантируют полную работоспособность, прибыльность бизнеса, наработанную базу клиентов и поставщиков, быструю передачу всех соответствующих прав в течение одного дня и т.д. Но практически никто в предложениях не акцентирует внимание на том, что вместе с бизнесом передаются права интеллектуальной собственности (IP) на онлайн-проект. В то же время малейший «пробел» при оформлении прав интеллектуальной собственности может ввести в «зону турбулентности» функционирование онлайн-проекта и, как следствие, его продажу. Предлагаем рассмотреть, как продавцу и покупателю подготовиться к сделке в части оформления прав интеллектуальной собственности на онлайн-продукт. Проанализируем основные IP-объекты онлайн-бизнеса, такие как торговая марка (ТМ), доменное имя (или имена), программное обеспечение (ПО), дизайн, контент, коммерческая тайна.

Торговая марка

Любой проект начинается с имени. Помимо того что имя должно быть привлекательным, уникальным, иметь хорошую репутацию, права на него должны быть правильно оформлены и зарегистрированы в качестве торговой марки. При покупке-продаже бизнеса права на торговую марку должны быть переданы новому владельцу.

Исключительные имущественные права на торговую марку могут подтверждаться свидетельством Украины на знаки для товаров и услуг, международной регистрацией торговой марки, договором передачи прав или лицензионным договором на использование прав на знак, которые должны быть зарегистрированы в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В любом случае в отношении самой торговой марки необходимо проверить:

— текущего собственника прав на товарный знак и цепочку договоров по переходу прав на него. При этом необходимо обратить внимание на выполнение условий оплаты при переходе прав;

— срок охраны — срок действия свидетельства на торговую марку составляет десять лет и может быть продлен на следующие десять лет неограниченное количество раз. Пропуск крайней даты продления ведет к потере правовой охраны и необходимости повторной регистрации;

— перечень товаров и услуг, для которых зарегистрирован знак: товары и услуги должны соответствовать деятельности компании;

— реальное использование знака — согласно статье 198 Соглашения об ассоциации между Украиной с одной стороны и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами с другой стороны регистрация ТМ подлежит аннулированию, если в течение непрерывного пятилетнего периода она не была введена в использование на соответствующей территории для товаров или услуг, в отношении которых она зарегистрирована, и отсутствуют надлежащие причины для неиспользования;

— наличие лицензионных договоров относительно товарного знака, которые должны быть либо расторгнуты до продажи бизнеса, либо переоформлены на нового правообладателя ТМ;

— наличие споров в отношении торговой марки — есть множество причин, по которым торговая марка может стать объектом судебных разбирательств.

Необходимо учитывать, что от торговой марки напрямую может зависеть и доменное имя, особенно если оно зарегистрировано в доменной зоне .UA. В соответствии с пунктом 3.2 Правил домена .UA доменные имена второго уровня в домене .UA делегируются исключительно в случае, если соответствующее доменное имя полностью или его компонент второго уровня (до знака «.», но не включая этот знак) по написанию совпадает со знаком, права на использование которого на территории Украины принадлежат соответствующему регистранту. Для регистрации домена в зоне .UA обязательно наличие документов, указанных выше, которые подтверждают права на знак.

Доменное имя

Онлайн-бизнес может иметь в своем распоряжении одно или же целый ряд доменных имен. Также для безопасности и исключения возможности паразитирования на имени могут быть заняты и схожие домены. Важно не только осуществить передачу прав на основной домен, но и не забыть обо всех остальных. Передача права на доменные имена осуществляется зачастую в рамках соответствующего договора о передаче имущественных прав на торговую марку либо отдельного договора о передаче прав на домен. Реализуется передача прав на домен путем замены регистранта доменного имени регистратором на основании поданного заявления о переделегировании. Поскольку имена в доменной зоне .UA делегируются на основании прав на торговую марку, их переделегирование в этой зоне осуществляется после передачи прав на соответствующую торговую марку.

ПО, дизайн и контент

Программное обеспечение, дизайн и контент сайта — объекты авторского права.

Веб-сайт онлайн-бизнеса зачастую представляет собой целый набор составляющих частей: это платформа, на которой он создан, плагины, модули, надстройки. Кроме того, в веб-сайт могут быть внедрены, например, личный кабинет для пользователей и/или партнеров, чат-боты, привязана CRM-система и т.п.

Уникальный контент (авторские тексты, картинки, фотографии, музыка, видео) и дизайн сайта также являются важными объектами, права на которые должны быть переданы должным образом. Кроме того, необходимо исключить возможность возникновения претензий со стороны третьих лиц в отношении объектов авторского права на основании их неправомерного использования.

Важно понимать, что объекты авторского права могут быть созданы абсолютно разными авторами. Поэтому права на использование объектов должны быть надлежащим образом закреплены за продавцом для дальнейшей их передачи покупателю. Кроме того, некоторые объекты могут быть взяты из открытых источников, поэтому необходимо проверить наличие разрешений на использование каждого из них (например, лицензии фотобанков).

В отношении авторских прав нужно выяснить следующее:

1) наличие трудовых договоров с сотрудниками (разработчиками и авторами), если объекты были созданы как служебные произведения на основании соответствующих технических или служебных заданий. По договорам все имущественные права интеллектуальной собственности на созданные объекты должны принадлежать работодателю (продавцу) и не должно быть указано иное. Также следует выяснить момент определения принадлежности прав;

2) наличие гражданско-правовых договоров со сторонними разработчиками и авторами, предусматривающих передачу всех имущественных прав на созданные ими объекты заказчику (продавцу) с четко определенного момента (например, с момента создания, оплаты, подписания акта приема-передачи). Важно удостовериться, что передача прав состоялась (оплата осуществлена, акт подписан, выполнены условия договора). Договор должен также предусматривать выплату авторского вознаграждения или условие о включении его в оплату выполненных работ. Не менее важны технические задания, которые служат подтверждением, что именно данный объект был создан в рамках конкретного договора. Каждое техническое задание должно сопровождаться актом, должна быть предусмотрена возможность идентифицировать конкретный объект;

3) наличие лицензионных договоров на объекты, права на которые находятся в пользовании продавца. Необходимо удостовериться, что права, предоставленные по лицензионному договору, соответствуют виду и способу использования объекта. Например, лицензии фотобанков могут ограничивать свободное использование фотографий в соответствии с целью такого использования (можно в личных целях, но нельзя в коммерческих), запрещать вносить изменения в фотографии, предусматривать отдельную плату за тиражирование и т.п.

Особого внимания требуют лицензии на открытое ПО (open source licenses). Если такие лицензии были использованы при создании программного обеспечения, права на которое передается в рамках сделки купли-продажи бизнеса, их необходимо тщательно изучить на предмет обязательных условий и ограничений в использовании. Например, лицензия на открытое ПО может содержать обязательство использовать такой же тип лицензии для кода, который был создан или модифицирован с применением открытого кода (пример такой лицензии — General Public License), то есть ограничивать доступ к исходному коду распространяемого ПО, созданного с использованием открытого кода, неправомерно.

Собрать воедино всю цепочку документов, касающихся объектов авторского права, при продаже бизнеса — весьма сложная задача. Для дополнительной защиты интересов покупателя рекомендуется включать в договор передачи прав на объекты IP гарантию продавца, что все они свободны от прав и требований третьих лиц. Данную гарантию следует подкрепить обязанностью продавца возместить все возможные убытки, связанные с нарушением прав на переданные объекты по вине продавца.

Коммерческая тайна

Если определенная информация составляет коммерческую ценность и передается при продаже бизнеса как отдельный объект, она должна иметь статус коммерческой тайны. Это могут быть базы данных поставщиков, партнеров, клиентов, данные о системе управления бизнесом, результаты маркетинговых исследований, любая техническая, управленческая, финансовая, маркетинговая и прочая информация, утечка которой может причинить вред бизнесу или обесценить его.

Для охраны коммерческой тайны должны приниматься адекватные меры. При подготовке и оценке коммерческой тайны как объекта продажи необходимо учесть следующее:

— была ли информация общедоступной, исключен ли законный доступ к такой информации третьих лиц на момент купли-продажи;

— какие меры для охраны информации осуществляются и гарантируют ее безопасность (например, внутренние правила, регулирующие доступ к такой информации в компании; ответственность сотрудников за разглашение коммерческой тайны, предусмотренная договорами; договоры о конфиденциальности с партнерами; технические меры по защите информации).

С точки зрения защиты интересов продавца, на стадии предварительной подготовки к продаже бизнеса до ознакомления потенциального покупателя с информацией, представляющей коммерческую тайну, сторонам необходимо подписать договор о конфиденциальности.

Нелегкая задача

Как видим, всесторонний аудит интеллектуальной собственности при покупке-продаже онлайн-бизнеса — задача не из легких. Предпродажная подготовка требует большого внимания и объективной оценки всех возможных рисков для обеих сторон с целью устранить их до подписания договора.

ОСТАПЧУК Виктория — управляющий партнер ПЮА «Синергия», патентный поверенный Украины, адвокат, г. Киев