Сколь бы эффективной и продуманной ни была система регистрации и охраны прав интеллектуальной собственности, конфликты неизбежны. И особое внимание стоит уделить спорным ситуациям, к которым неприменимы очевидные решения, например, такие как признание недействительным свидетельства на знак для товаров и услуг вследствие его схожести до степени смешения с ранее зарегистрированным обозначением.

Показать связь

Здесь может прийти на помощь предусмотренное специальными законами основание для признания недействительным охранного документа (свидетельства, патента) — его выдача вследствие подачи заявки с нарушением прав третьих лиц.

Анализ судебной практики по защите прав интеллектуальной собственности свидетельствует о том, что чаще всего данное основание применяется для признания недействительными свидетельств на знаки для товаров и услуг, а также патентов на промышленные образцы. Соответствующие основания предусмотрены подпунктом «в» пункта 1 статьи 19 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» , а также подпунктом «в» пункта 1 статьи 25 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы». Также аналогичное основание предусмотрено и для признания недействительным патента на изобретение (полезную модель).

Какие же условия должны выполняться для применения указанных норм? Как следует из их ­формулировок, прежде всего наличие нарушенных прав. Это важное условие и в контексте процесса, поскольку процессуальный закон, как правило, предусматривает возможность обращения в суд непосредственно для защиты нарушенных прав. При этом очевидно, что такие права должны были возникнуть до даты подачи заявки, по которой выдан спорный охранный документ. Что же касается сути нарушенных прав — закон не содержит формальных ограничений.

Тем не менее необходимо показать связь между подачей заявки и нарушением прав истца. Эту задачу необходимо выполнить с учетом того, что сами объекты, как правило, являются разными и, соответственно, отличается объем их правовой охраны.

Конфликтующие объекты

Целью подачи заявки является получение охранного документа, который, в свою очередь, предоставляет его владельцу предусмотренные законом права, которые могут вступать в конфликт с правами иных лиц. Рассмотрим, к примеру, как подача заявки на промышленный образец и его последующая регистрация может нарушать права на знак для товаров и услуг (торговую марку).

Согласно действующему законодательству, имущественные права на торговую марку включают: право на использование торговой марки, исключительное право разрешать использование торговой марки, а также препятствовать ее неправомерному использованию, иные имущественные права интеллектуальной собственности, установленные законом. К таким правам можно причислить, например, право запрещать использование обозначения, схожего с зарегистрированной торговой маркой настолько, что их можно спутать, в отношении таких же или однородных товаров и услуг.

Объем правовой охраны указанных объектов отличается: для торговой марки он определен внесенными в реестр изображением и перечнем товаров и/или услуг, а для промышленного образца — совокупностью его существенных признаков, представленных на внесенном в реестр изображении изделия. Тем не менее они могут конфликтовать друг с другом, поскольку выдача патента дает его владельцу право использовать промышленный образец, в том числе изготавливать изделие с использованием промышленного образца, предлагать к продаже и продавать такое изделие. И если изображение промышленного образца, содержащее все его существенные признаки, является схожим с зарегистрированной торговой маркой настолько, что их можно спутать, либо же включает в себя обозначение, тождественное или схожее с торговой маркой, владелец патента фактически получает узаконенную возможность нарушать права владельца торговой марки. При этом последний лишается возможности непосредственно реализовать свое право запрещать использование торговой марки или схожего с ней обозначения, поскольку в данном случае оно используется на основании охранного документа — патента на промышленный образец.

Авторская переработка

В данной ситуации патент на промышленный образец может быть признан недействительным как выданный вследствие подачи заявки с нарушением прав третьих лиц. Такая логика нашла свое отражение в судебной практике, например в решениях Хозяйственного суда г. Киева от 18 февраля 2010 года по делу № 21/101 и от 17 февраля 2014 года по делу № 58/346.

Также судебной практике известны споры о признании недействительными свидетельств на знак для товаров и услуг на основании их выдачи вследствие подачи заявки с нарушением прав третьих лиц, например в связи с тем, что в состав знака входили принадлежащие иным лицам объекты авторского права — графические произведения. Так, данное основание было применено в решении Хозяйственного суда г. Киева от 28 февраля 2011 года по делу № 39/263, согласно которому зарегистрированный знак признан переработкой объекта авторского права, в то время как согласно Закону Украины «Об авторском праве и смежных правах» право разрешать и запрещать переработку произведения относится к исключительным авторским правам.

Доказывание нарушения

Однако необходимо уделять особое внимание доказыванию нарушения прав. Для этого, как правило, необходимо назначение судебной экспертизы. При этом крайне важно, чтобы поставленные на рассмотрение судебного эксперта вопросы учитывали специфику конфликтующих объектов интеллектуальной собственности. Так, если речь идет об исследовании промышленного образца, то вопросы должны учитывать, что объем его правовой охраны определяется, как уже было указано выше, совокупностью его существенных признаков, представленных на изображении изделия, внесенном в реестр.

постановлением пленума ВХСУ № 5 от 23 марта 2012 года предусматривается, что перед судебным экспертом могут быть поставлены вопросы о наличии в составе изображения изделия, внесенного в реестр, иных охраняемых объектов интеллектуальной собственности (торговые марки, коммерческие наименования, географические обозначения происхождения товаров, произведения изобразительного искусства).

При этом подобные рекомендации не содержат рецепта на все возможные случаи, и в каждом конкретном деле вопросы должны формулироваться с учетом его индивидуальных обстоятельств. К примеру, может быть поставлен вопрос о схожести внесенного в реестр изображения изделия, на котором представлена совокупность существенных признаков промышленного образца, и ранее зарегистрированного знака для товаров и услуг. когда спор касается нарушения прав на знак для товаров и услуг, необходимо помнить, что объем правовой охраны знака определяется также перечнем товаров и услуг, для которых зарегистрирован знак, и суд должен установить наличие конфликта именно в отношении соответствующих товаров и/или  услуг.

В целом же возможность признания недействительным охранного документа на основании его выдачи вследствие подачи заявки с нарушением прав третьих лиц — это важный инструмент, позволяющий при его грамотном применении эффективно защитить права интеллектуальной собственности.

 

СЕМЕНИЙ Юлия — партнер ЮФ «Астерс», г. Киев

---

Комментарии

Эскизное доказательство

Антон КОВАЛЬ,
партнер ПЮА «Дубинский и Ошарова», адвокат, патентный поверенный Украины

Данное основание для признания недействительными охранных документов предусмотрено во всех специальных законах по объектам промышленной собственности. Однако на практике оно наиболее часто применяется к свидетельствам Украины на знаки для товаров и услуг (ТЗ) и, как правило, когда они были выданы с нарушением ранее возникших авторских прав иных лиц на произведения. К сожалению, объекты авторского права (рисунки, графические исполнения логотипов и дизайнов, эскизы) не застрахованы от незаконного воспроизведения иными лицами и полного либо частичного включения в состав ТЗ по выданному охранному документу, а патентное ведомство Украины не имеет возможности проверить данную информацию во время рассмотрения заявки. Если такие действия были осуществлены без получения согласия владельца авторских прав, выданный охранный документ на ТЗ может быть признан недействительным в судебном порядке на основании подпункта «в» пункта 1 статьи 19 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» по иску владельца авторских прав. Например, решением Соломенского районного суда г. Киева от 11 марта 2010 года, двумя следующими высшими инстанциями было признано недействительным свидетельство Украины № 99469 на знак для товаров и услуг (рис. 1) на основании того, что оно было выдано вследствие подачи заявки с нарушением авторских прав на рисунок известного дизайнера (рис. 2). В частности, суд принял во внимание эскизы чертежей логотипа-рисунка «Alexander’s Collection», который задолго до подачи на регистрацию товарного знака нарисовал дизайнер.

Классический пример

Андрей ИВАНИВ,
юрист ЮК FCLEX

Одним из определенных законом оснований признания недействительным охранного документа может быть факт его выдачи вследствие подачи заявки с нарушением прав третьих лиц.

При этом лицам, права которых были нарушены, следует учитывать, что такое основание появилось лишь со вступлением 25 июня 2003 года в силу  Закона  Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о правовой охране интеллектуальной собственности» № 850-IV. Поэтому признать такой охранный документ недействительным в условиях обоснования соблюдения сроков исковой давности можно только по заявкам, которые были поданы после 25 июня 2003 года.

Следует отметить, что такое основание в большинстве используется в спорах о признании недействительными свидетельств на торговую марку и патентов на промышленные образцы.

Классическим примером является признание недействительным патента на промышленный образец в связи с включением в него обозначения, защищенного свидетельством на ТЗ. Подача заявки на выдачу патента на такой промышленный образец нарушает права владельца соответствующего свидетельства. Таким образом, в частности, осуществлялась защита торговой марки «Медовуха».