Одна из наиболее распространенных проблем в сфере интеллектуальной собственности связана с тем, что действующее законодательство позволяет распространять режим защиты нескольких объектов интеллектуальной собственности на один предмет. Часто это приводит к столкновению интересов нескольких собственников патентов. Хотелось бы предложить вниманию читателей описание одного из таких споров.

Дочернее предприятие «Имидж Холдинг» АО «Имидж холдинг АпС» подало иск к ЗАО «Оболонь» о прекращении нарушений прав собственника патента на полезную модель. Как следует из искового заявления, истец на основании лицензионного договора получил право пользования полезной моделью «бутылка» от собственника патента ООО «Чаросвит». Суть полезной модели, ее новизна и промышленная пригодность состояли в том, что конструкция бутылки дает возможность легко открывать одну бутылку напитка с кроннинг-пробкой при помощи углубления в дне другой бутылки. Патент зарегистрирован 15 апреля 2004 года.

По мнению истца, его права были нарушены ответчиком, производившим и реализовывавшим слабоалкогольные напитки под торговой маркой «TORSIDA», используя запатентованную полезную модель.

В отзыве на исковое заявление юристы ЗАО «Оболонь» не согласились с иском на следующих основаниях. Форма бутылки, используемой ЗАО «Оболонь» для разлива напитка «TORSIDA», разработана и запатентована как промышленный образец ОАО «Рокитнянский стекольный завод», патент на промышленный образец выдан 15 июня 2004 года. Одним из существенных признаков промышленного образца является донышко новой конфигурации с углублением внутрь и зубчиками в двух вариантах для открывания крышек.

Между собственником патента на бутылку — промышленный образец и ЗАО «Оболонь» был заключен лицензионный договор о предоставлении последнему исключительной лицензии на использование промышленного образца. Таким образом, ответчик использовал в своей деятельности спорную бутылку правомерно, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Украины (ГК) и Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы».

Кроме того, ответчик акцентировал внимание на том, что оба охраняемых патентами объекта не являются тождественными и отличаются по существенным признакам.

Таким образом, имеем два объекта: бутылку — полезную модель и бутылку — промышленный образец, имеющие равнозначные охранные документы. Патент на полезную модель выдан в соответствии с Законом Украины «Об охране прав на полезные модели», патент на промышленный образец выдан в соответствии с Законом Украины «Об охране прав на промышленные образцы». Законы регулируют отношения, связанные с охраной различных объектов интеллектуальной собственности, их положения между собой не пересекаются. Охранные документы защищают разные объекты интеллектуальной собственности с единственным схожим признаком — углублением на дне бутылки для открывания других бутылок, которое, однако, отличается по форме.

Ни один из патентов не имеет приоритета перед другим и позволяет собственникам и правообладателям на собственное усмотрение использовать объекты, защищенные патентами, что предусмотрено статьей 426 ГК. Однако условие патентоспособности как полезной модели, так и промышленного образца — критерий новизны. Полезная модель признается новой, если не является частью уровня техники в соответствии с общедоступными в мире сведениями. Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков не стала общедоступной в мире до даты подачи заявки или даты ее приоритета, если он заявлен. Кроме того, принимается во внимание также и содержание всех ранее полученных Укрпатентом заявок. Поскольку на полезные модели выдаются декларационные патенты, экспертиза по сути не проводится и соответствие объекта условиям патентоспособности не проверяется. При этом несоответствие условиям патентоспособности является основанием для признания патента недействительным полностью или частично.

В данном споре ответчик нашел аргумент о неправомерности использования бутылки — полезной модели истцом. ЗАО «Оболонь» подало встречный иск о признании недействительным декларационного патента на полезную модель от 15 апреля 2004 года. Юристы общества утверждали, что данная полезная модель не отвечает критериям патентоспособности, поскольку не является новой. На дату подачи заявления и дату приоритета существенные признаки полезной модели — бутылки со специальным углублением на дне для открывания другой бутылки — были известны в мире. Бутылка такой формы была зарегистрирована 10 октября 2001 года в соответствии с Гаагским соглашением о депонировании промышленных образцов как промышленный образец на имя немецкой компании MILLER BRANDSGERMANY GMBH, то есть была известна в мире на два года ранее подачи заявки ООО «Чаросвит». Несоответствие бутылки — полезной модели критериям патентоспособности официально подтверждено также заключением экспертизы Укрпатента.

Таким образом, поскольку бутылка — полезная модель не отвечает критерию новизны, требования ДП «Имидж-Холдинг» о прекращении нарушений прав владельца лицензии на данный объект интеллектуальной собственности безосновательны. Соответственно, использование ЗАО «Оболонь» подобной бутылки для производства и реализации слабоалкогольных напитков «TORSIDA» является правомерным.

Впрочем, решение по этому делу суд пока не вынес…