Вывод о схожести обозначений требует специальных знаний — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Выпуск №43 (305) » Вывод о схожести обозначений требует специальных знаний

Вывод о схожести обозначений требует специальных знаний

ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Если зарегистрированные обозначения совпадают по классу МКТУ, то решающее значение для определения объема предоставляемой правовой охраны имеет схожесть обозначений. Вывод о схожести обозначений, зарегистрированных как знаки для товаров и услуг, требует специальных знаний и может быть сделан на основании экспертизы

Киевский апелляционный хозяйственный суд, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО «Дюна» на решение Хозяйственного суда г. Киева от 5 мая 2003 года по делу № 12/129 (судья Прокопенко Л.В.) по иску ООО «Дюна» к Государственному департаменту интеллектуальной собственности (Ответчик-1), ООО «ЕОС» (Ответчик-2) о признании недействительным свидетельства на знак для товаров и услуг «О’Brаіеn’s» и запрете использования знаков для товаров и услуг «О’Brіеn’s», «О’Brаіеn’s» и «О’Брайан’с», установил следующее.

Истец обратился в суд с иском и просил:

— признать свидетельство № 29230 на знак для товаров и услуг «О’Braіen’s» недействительным частично — относительно 42 класса Международной классификации товаров и услуг;

— вменить в обязанность Государственному департаменту интеллектуальной собственности внести соответствующие изменения в Государственный реестр на знаки для товаров и услуг и осуществить соответствующую публикацию в официальном бюллетене «Промышленная собственность»;

— признать действия ООО «ЕОС» проявлением недобросовестной конкуренции и, следовательно, нарушающими статью 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции»;

— признать действия ООО «ЕОС» по использованию обозначений «О’Brаіеn’s», «О’Brіеn’s» и «О’Брайан’с» нарушающими права собственника свидетельства Украины № 25497 на знаки для товаров и услуг «О’Brіеn’s» и свидетельства Украины № 25498 на знаки для товаров и услуг «О’Брайан’с» — ООО «Дюна»;

— запретить ООО «ЕОС» использование в его хозяйственной деятельности обозначений «O’Braien’s», «O’Brien’s» и «О’Брайан’с»;

— вменить в обязанность ООО «ЕОС» демонтировать вывески, ликвидировать надписи обозначений «O’Braien’s», «O’Brien’s» и «О’Брайан’с» в интерьере, на упаковке товаров, в рекламе, печатных изданиях, в проспектах, счетах, на бланках и в другой документации, связанной с введением указанных товаров и услуг в хозяйственный оборот.

Решением Хозяйственного суда г. Киева от 5 мая 2003 года по делу № 12/129 в удовлетворении исковых требований отказано.

Истец, не соглашаясь с принятым местным судом решением, подал апелляционную жалобу, в которой просит указанное решение отменить и принять новое. Свою просьбу он мотивирует неполным выяснением судом первой инстанции обстоятельств дела, несоответствием выводов суда, изложенных в решении, обстоятельствам дела и нормам материального права.

Ответчики отзывов на апелляционную жалобу не предоставили.

Заслушав присутствующих представителей истца и Ответчика-1, исследовав имеющиеся в деле и дополнительно предоставленные доказательства и обсудив доводы жалобы, апелляционный хозяйственный суд считает, что апелляционная жалоба подлежит частичному удовлетворению.

Так, местный суд свое решение мотивировал несоответствием требований истца условиям предоставления правовой охраны зарегистрированных за ним обозначений, недоказанностью истцом обстоятельств, на которые он ссылается как на основание своих требований и возражений, а также тем, что место предоставления услуг истцом (г. Киев) не совпадает с местом предоставления услуг Ответчиком-2 (г. Запорожье).

Однако истец является собственником свидетельства Украины № 25497 на знак для товаров и услуг (словесное обозначение «О’Brіеn’s») и собственником свидетельства Украины № 25498 на знак для товаров и услуг (словесное обозначение «О’Брайан’с») по 35, 39, 42 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), выданные ему Государственным департаментом интеллектуальной собственности 17 июня 2002 года (дата подачи заявок — 19 января 1999 года).

Указанные обозначения истец использует в деятельности торговой точки — бара (г. Киев, ул. Михайловская, 17-А).

15 января 2003 года Государственным департаментом интеллектуальной собственности были выданы на имя ООО «ЕОС» свидетельство Украины № 29229 на знак для товаров и услуг (словесное обозначение «О’Брайан’с») по 32, 33 классам МКТУ и свидетельство Украины № 29230 на знак для товаров и услуг (словесное обозначение «O’Braien’s») по 32, 33, 42 классам МКТУ (дата представления заявок — 11 июля 2000 года).

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» свидетельство предоставляет его собственнику исключительное право пользоваться и распоряжаться знаком по своему усмотрению, а права, возникающие из свидетельства, действуют с момента подачи заявки.

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» объем предоставляемой правовой охраны определяется приведенными в свидетельстве изображением знака и перечнем товаров и услуг.

Анализ содержания свидетельств Украины № 25497 на знак для товаров и услуг (словесное обозначение «O’Brien’s») и № 29230 на знак для товаров и услуг (словесное обозначение «O’Braien’s») свидетельствует, что они совпадают в части услуг по 42-му классу МКТУ — услуги баров, буфеты, общественные столовые, кофейни, кафетерии, рестораны, рестораны с самообслуживанием.

Таким образом, решающее значение в данном случае имеет схожесть обозначений «O’Brien’s» и «O’Braien’s», поскольку, согласно пункту 3 статьи 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», не могут быть зарегистрированы как знаки обозначения, тождественные или схожие настолько, что их можно перепутать со знаками для однородных товаров и услуг, зарегистрированными ранее или заявленными на регистрацию на Украине на имя другого лица.

При этом в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» правовая охрана предоставляется знаку, не противоречащему общественным интересам, принципам гуманности и морали, и на который не распространяются основания для отказа в предоставлении правовой охраны, установленные этим Законом.

Местный суд без проведения специальных исследований отклонил как необоснованные ссылки истца на схожесть словесных обозначений «O’Brien’s» и «O’Braien’s».

Но такой вывод требует специальных знаний, в связи с чем апелляционным судом была назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено Научно-исследовательскому институту интеллектуальной собственности.

Согласно выводу № 31 экспертизы объектов интеллектуальной собственности от 28 июля 2003 года, знаки для товаров и услуг со свидетельствами Украины № 25497 (словесное обозначение «О’Brіеn’s») и № 29230 (словесное обозначение «О’Brаіеn’s»), зарегистрированные для услуг 42 класса МКТУ, сходны настолько, что их можно перепутать.

Экспертное исследование проведено квалифицированным специалистом, надлежащим образом обосновано, отвечает другим имеющимся в деле доказательствам — уведомлению Украинского института промышленной собственности № 40601 от 26 июня 2002 года, отчету о проведении опроса граждан — и не опровергнуто ответчиками. Поэтому апелляционный суд взял вывод эксперта за основу решения спора в этой части.

Поскольку обозначение «O’Braien’s» является схожим настолько, что его можно перепутать со знаком (словесное обозначение «O’Brien’s»), ранее зарегистрированным на имя другого лица (истца) для однородных услуг по 42 классу МКТУ, то вследствие несоответствия зарегистрированного знака условиям предоставления правовой охраны, предусмотренным пунктами 1, 4 статьи 5, пунктом 3 статьи 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», на основании подпункта «а» пункта 1 статьи 19 этого Закона свидетельство Украины № 29230 (словесное обозначение «O’Braien’s»), выданное 15 января 2003 года Государственным департаментом интеллектуальной собственности на имя ООО «ЕОС», подлежит признанию недействительным частично — относительно 42 класса МКТУ. Таким образом, иск в этой части может быть удовлетворен.

В связи с признанием свидетельства частично недействительным подлежат удовлетворению и требования истца относительно обязательства Ответчика-1 внести соответствующие изменения в Государственный реестр на знаки для товаров и услуг и осуществить официальную публикацию.

В свою очередь, требования относительно запрета ООО «ЕОС» использования в его хозяйственной деятельности обозначений «О’Brіеn’s», «О’Brаіеn’s» и «О’Брайан’с» истец мотивировал тем, что Ответчик-2 в своей торговой деятельности использует эти обозначения, не имея для этого законных оснований.

Фактическое использование Ответчиком-2 обозначений «O’Brien’s», «O’Braien’s» и «О’Брайан’с» в деятельности торговой точки — бара (г. Запорожье, пр. Ленина, 169) им не отрицается и подтверждено фотоснимками, меню, имеющейся рекламной продукцией, счетами за услуги .

Обращение истца (письмо от 30 октября 2002 года № 1) по поводу неправомерного использования Ответчиком-2 спорных обозначений последним оставлено без внимания.

Согласно пункту 1 статьи 20 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», любое посягательство на права собственника свидетельства, предусмотренные статьей 16 Закона, считается нарушением прав собственника свидетельства, которое влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.

В соответствии с пунктом 4 статьи 5, пунктом 2 статьи 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» истцу как собственнику свидетельств Украины № 25497 (словесное обозначение «О’Brіеn’s»), № 25498 (словесное обозначение «О’Брайан’с») принадлежит исключительное право пользоваться и распоряжаться знаками по своему усмотрению по 35, 39, 42 классам МКТУ.

Пункт 3 статьи 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» устанавливает, что свидетельство предоставляет его собственнику право запрещать другим лицам использовать зарегистрированный знак без его разрешения.

С учетом определенного законом объема правовой охраны знаков для товаров и услуг, несоответствия обозначения «O’Braien’s» 42 классу МКТУ условиям предоставления правовой охраны и принимая во внимание доказанность неправомерного использования Ответчиком-2 обозначений «O’Brien’s», «O’Braien’s» и «О’Брайан’с» лишь относительно 42 класса МКТУ, апелляционный суд считает, что соответствующие исковые требования истца подлежат удовлетворению частично — ООО «ЕОС» следует запретить использование обозначений «O’Brien’s», «O’Braien’s» и «О’Брайан’с» в его хозяйственной деятельности по 42 классу МКТУ в объеме, определенном свидетельствами №№ 25497, 25498: общественное питание; услуги баров; буфеты; общественные столовые; кофейни; кафетерии, рестораны; рестораны с самообслуживанием; обеспечение продовольствием, напитками и промышленными товарами; дизайн упаковки; дизайн оформления интерьера; наем торговых автоматов; поиск и разработка новых товаров; стилизованный промышленный дизайн.

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» по требованию собственника свидетельства нарушение его права должно быть прекращено, а нарушитель обязан возместить собственнику свидетельства причиненные убытки, а также собственник свидетельства может требовать устранения с товара, его упаковки незаконно использованного знака или обозначения, похожего с ним настолько, что их можно перепутать.

Учитывая приведенное, апелляционный суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения требований истца относительно обязательства ООО «ЕОС» демонтировать вывески, ликвидировать надписи обозначений «О’Вrаіеn’s», «О’Вrіеn’s» и «О’Брайан’с» в интерьере, на упаковке товаров, в рекламе, печатных изданиях, в проспектах, счетах, на бланках и в другой документации, связанной с введением указанных товаров и услуг в хозяйственный оборот, частично, а именно — в объеме, определенном свидетельствами №№ 25497, 25498: общественное питание; услуги баров; буфеты; общественные столовые; кофейни; кафетерии; рестораны; рестораны с самообслуживанием; обеспечение продовольствием, напитками и промышленными товарами; дизайн упаковки; дизайн оформления интерьера; наем торговых автоматов; поиск и разработка новых товаров; стилизованный промышленный дизайн (42 класс МКТУ).

Истцом было также заявлено требование признать действия ООО «ЕОС» проявлением недобросовестной конкуренции, и, следовательно, нарушающими статью 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», согласно которой неправомерным является использование без разрешения уполномоченного на то лица знаков для товаров и услуг, других обозначений, а также рекламных материалов, упаковки товаров, что может привести к смешению с деятельностью другого хозяйствующего субъекта (предпринимателя), который имеет приоритет на их использование.

Однако, согласно статье 3 Закона Украины «Об Антимонопольном комитете Украины», предотвращение, выявление и прекращение нарушений антимонопольного законодательства — первостепенные задачи Антимонопольного комитета Украины.

В соответствии со статьей 27 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» дела о недобросовестной конкуренции рассматриваются Антимонопольным комитетом Украины и его территориальными отделениями в порядке, определенном этим Законом, Законами Украины «Об ограничении монополизма и недопущении недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности», «Об Антимонопольном комитете Украины» и другими актами законодательства.

В соответствии со статьей 30 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» именно к компетенции Антимонопольного комитета Украины и его территориальных отделений отнесено принятие обязательных для выполнения решений о признании факта недобросовестной конкуренции и прекращении недобросовестной конкуренции.

Таким образом, требования истца установить, что действия ООО «ЕОС» являются проявлением недобросовестной конкуренции, и, следовательно нарушают статью 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», согласно абзацу 4 пункта 1 части 1 статьи 12 ХПК Украины не подведомственны хозяйственным судам, поскольку решения данного спора в этой части отнесены к ведению Антимонопольного комитета Украины и его территориальных отделений.

Что же касается требования истца признать действия ООО «ЕОС» по использованию обозначений «O’Braien’s», «O’Brien’s» и «О’Брайан’с» нарушающими права собственника свидетельства Украины № 25497 на знаки для товаров и услуг «O’Brien’s» и свидетельства Украины № 25498 на знаки для товаров и услуг «О’Брайан’с» и ООО «Дюна», то оно, по своей сути, является требованием об установлении юридического факта, самостоятельного (в виде отдельного искового требования) решения которого не предусматривает статья 12 ХПК Украины, устанавливающая подведомственность дел хозяйственным судам.

Более того, обязательность доказывания такого факта статьей 33 ХПК Украины возложена на сторону, которая на него ссылается, обосновывая свои требования и возражения. В хозяйственном судопроизводстве решение этого вопроса лишь предшествует принятию решения по сути подведомственного хозяйственному суду спора, тогда как суд ориентируется по нему во время оценки имеющихся по делу доказательств, о чем отмечает в мотивировочной части решение.

Учитывая приведенное, апелляционный суд пришел к выводу, что эти исковые требования не подлежат разрешению в хозяйственных судах Украины, а потому производство по делу в этой части подлежит прекращению на основании пункта 1 части 1 статьи 80 ХПК Украины, тогда как, приняв решение по сути иска, суд первой инстанции нарушил требования процессуального законодательства относительно подведомственности дел.

Кроме изложенного, апелляционный суд считает необходимым указать о неправомерности отказа местного суда в удовлетворении исковых требований из оснований предоставления истцом и ответчиком услуг в разных местах, поскольку действие Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» распространяется на всю территорию Украины.

На основании изложенного апелляционный суд считает необходимым принять новое решение по делу о частичном удовлетворении иска, предварительно отменив решение суда первой инстанции вследствие неполного выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствия выводов, изложенных в решении местного хозяйственного суда, обстоятельствам дела и из-за нарушения норм процессуального права, которое привело к принятию им неправильного решения относительно части исковых требований, не подлежавших разрешению хозяйственным судом.

Хозяйственные затраты истца по делу, состоящие из 85 грн государственной пошлины в связи с подачей иска; 42,5 грн государственной пошлины в связи с подачей апелляционной жалобы; 118 грн затрат на информационно-техническое обеспечение судебного процесса; 282 грн затрат, связанных с рассмотрением дела (стоимость горючего и изготовления фотографий); 2000 грн, уплаченных за проведение судебной экспертизы, подлежат наложению на ответчиков в долевом порядке пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. Просьбу истца относительно взыскания суточных в размере 36 грн суд отклоняет, поскольку эти затраты не подтверждены надлежащими доказательствами.

Государственная пошлина в размере 170 грн, чрезмерно уплаченная в соответствии с платежными поручениями № 47 от 14 января 2003 года и № 334 от 26 февраля 2003 года, подлежит возврату истцу.

Руководствуясь статьей 49, пунктом 1 части 1 статьи 80, статей 99, 101, 103-105 ХПК Украины, пунктом 1 части 1 статьи 8 декрета Кабинета Министров Украины «О государственной пошлине», Апелляционный хозяйственный суд г. Киева постановил:

решение Хозяйственного суда г. Киева от 5 мая 2003 года по делу № 12/129 отменить;

иск удовлетворить частично;

свидетельство Украины № 29230, выданное 15 января 2003 года Государственным департаментом интеллектуальной собственности на имя ООО «ЕОС», признать недействительным частично — относительно 42 класса МКТУ;

вменить в обязанность Государственному департаменту интеллектуальной собственности внести изменения в Государственный реестр на знаки для товаров и услуг и осуществить соответствующую публикацию в официальном бюллетене «Промышленная собственность»;

запретить ООО «ЕОС» использование обозначений «O’Brien’s», «O’Braien’s» и «О’Брайан’с» в его хозяйственной деятельности по 42 классу МКТУ: общественное питание; услуги баров; буфеты; общественные столовые; кофейни; кафетерии; рестораны; рестораны с самообслуживанием; обеспечение продовольствием, напитками и промышленными товарами; дизайн упаковки; дизайн в оформлении интерьера; наем торговых автоматов; поиск и разработка новых товаров; стилизованный промышленный дизайн;

вменить в обязанность ООО «ЕОС» демонтировать вывески, ликвидировать надписи обозначений «О’Вrаіеn’s», «О’Вrіеn’s» и «О’Брайан’с» в интерьере, на упаковке товаров, в рекламе, печатных изданиях, в проспектах, счетах, на бланках и в другой документации, связанной с введением указанных товаров и услуг в хозяйственный оборот по 42 классу МКТУ: общественное питание; услуги баров; буфеты; общественные столовые; кофейни; кафетерии; рестораны; рестораны с самообслуживанием: обеспечение продовольствием, напитками и промышленными товарами; дизайн паковки; дизайн в оформлении интерьера; наем торговых автоматов; поиск и разработка новых товаров; стилизованный промышленный дизайн;

в части иска относительно признания действий ООО «ЕОС» проявлением недобросовестной конкуренции и признания действий ООО «ЕОС» по использованию обозначений «О’Вrаіеn’s», «О’Вrіеn’s» и «О’Брайан’с» нарушающими права ООО «Дюна» — производство по делу прекратить;

в остальной части иска — отказать;

взыскать с Государственного департамента интеллектуальной собственности в пользу ООО «Дюна» 8 грн 50 коп. государственной пошлины в связи с подачей иска; 4 грн 25 коп. государственной пошлины в связи с подачей апелляционной жалобы; 11 грн 80 коп. — затраты на информационно-техническое обеспечение судебного процесса; 28 грн 20 коп. — затраты, связанные с рассмотрением дела; 200 грн за проведение судебной экспертизы;

взыскать с ООО «ЕОС» в пользу ООО «Дюна» 76 грн 50 коп. государственной пошлины в связи с подачей иска; 38 грн 25 коп. государственной пошлины в связи с подачей апелляционной жалобы; 106 грн 20 коп. — затраты на информационно-техническое обеспечение судебного процесса; 253 грн 80 коп. — затраты, связанные с рассмотрением дела; 1800 грн за проведение судебной экспертизы;

государственную пошлину в размере 170 грн., чрезмерно уплаченную в соответствии с платежными поручениями № 47 от 14 января 2003 года и № 334 от 26 февраля 2003 года, возвратить ООО «Дюна»;

приказы на исполнение данного постановления поручить выдать Хозяйственному суду г. Киева.

(Постановление от 30 сентября 2003 года. Дело № 12/129. Председательствующий — Львов Б.Ю., судьи — Коробенко Г.П., Полянский А.Г.)

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

Баннер_на_сайт_тип_1
YPpicnic600x900
баннер_600_90px_2
2024
tg-10
Legal High School

Зміст

Государственная практика

Слово о модельном суде

Отставка

Деловая практика

Уплата пенсионного сбора и недвижимость

«ЮП»: практики станет больше!

Законодательная практика

Очередная атака на доступность правосудия

Зарубежная практика

Алькатрас — настоящий ад на земле

Комментарии и аналитика

Высший Совет справедливости хочет измениться. В лучшую ли сторону?

Вопросы применения законодательства о ликвидации коммерческих банков

Неделя права

7 лет на страже конституционного строя

Арестован генерал-лейтенант МВД

В Крыму «чистят» прокуратуру

На подпись Президенту в 4-й раз

КСУ о депутатском запросе

Новости делового мира

Еще раз о проверках

«Украина» в товарном знаке

Новые виды экспертной деятельности

Новости законотворчества

Налогообложение страхователей

Действительность свидетельства о госрегистрации СМИ

Пошлина за применение мер пресечения

Аудит аудиторов

Новости из-за рубежа

Американку наказали за чтение чужой электронной почты

Отправителям спама грозит штраф до миллиона долларов

Все процессы в Международном уголовном суде будут публичными

Новости профессии

Количество жалоб уменьшилось

Украина предлагает США заключить договор об экстрадиции

Судят работника Минюста

Изменен регламент Верховного Совета

Избраны новые члены Высшего совета юстиции

Новости юридических фирм

«Шевченко, Дидковский и партнеры» отпраздновали 8-летие

«...Писаренко» против ГУ жилищного хозяйства

«Правовой альянс» защитила права нерезидента

Первая полоса

Вопросы инвестирования жилья для военных

Репортаж

Два шага вперед — один назад

Судебная практика

Договор аренды: жизнь после смерти

Сначала — доказательства, потом — обеспечение!

Применение мер по обеспечению иска должно быть обоснованным

Спор о праве рассматривается в порядке искового производства

Разные классы МКТУ — основание для охраны обозначения

Вывод о схожести обозначений требует специальных знаний

Тема номера

Налогообложение недвижимости

Трибуна

К вопросу принципа свободы договора

Ответ анонима судье ВХСУ

Частная практика

Офис: покупка или аренда?

Юридический форум

Нюансы американского законодательства

Судьи таки «берут»

Windows: как средство давления

Картинные галереи приветствуют юристов!

Інші новини

PRAVO.UA