Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (Закон) содержит перечень оснований для отказа в предоставлении правовой охраны коммерческим обозначениям, поданным в патентное ведомство Украины на регистрацию в качестве знака для товаров и услуг (торговой марки). Так, к одному из таких критериев Закон (статья 6) относит следующее. Не могут получить правовую охрану обозначения, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя, в отношении товара, услуги или лица, производящего товар или предоставляющего услугу. В настоящее время вопрос, касающийся отказа в регистрации обозначения в качестве знака для товаров и услуг на основании вероятности введения им в заблуждение потребителей в отношении товара или услуги, является одним из самых неоднозначных.

Критерий охраноспособности

Остановимся на таком критерии охраноспособности обозначения поданного на регистрацию в качестве знака для товаров и услуг, как введение в заблуждение потребителя в отношении производителя товара или услуги.

Пункт 4.3.1.9 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг, утвержденных приказом Укрпатента Украины № 116 от 28 июля 1995 года (Правила) указывает, что к ложным или способным ввести в заблуждение в отношении товара, услуги или лица, изготавливающего товар или предоставляющего услугу, относятся обозначения, которые могут порождать в сознании потребителя ассоциации, связанные с определенным качеством, географическим происхождением товара или услуги или определенным производителем, на самом деле не соответствующим действительности. Обозначения могут быть признаны вводящими в заблуждение или способными ввести в заблуждение, если очевидно, что в процессе использования обозначения есть опасность введения в заблуждение потребителя.

Приведенный выше пункт Правил не дает определений, четко указывающих, какие именно обозначения (либо его элементы) следует считать способными ввести в заблуждение в отношении производителя. Также отсутствуют указания на то, какие именно сведения о производителе товара или услуги, включая фирменное наименование, организационно-правовую форму, род деятельности либо другие сведения, которые присущи производителю как юридическому лицу, могут быть расценены как способные ввести в заблуждение потребителя, в случае если обозначение, поданное на регистрацию, будет зарегистрировано в качестве знака для товаров и услуг.

При этом Правила предусматривают, что обозначение следует считать способным ввести в заблуждение, если в процессе использования, кроме прочего, присутствует теоретическая возможность введения в заблуждение потребителя в отношении производителя. Тут необходимо отметить следующее: в большинстве случаев на момент рассмотрения патентным ведомством Украины заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг заявленное обозначение не используется заявителем в хозяйственной деятельности заявителя. Обычно в течение срока рассмотрения заявки заявитель начинает подготовку для такого использования и выхода на рынок с новым товаром или услугой.

Иногда возникают ситуации, когда возможность оценить способность введения в заблуждение потребителя без наличия использования такого обозначения на рынке, не всегда может считаться такой, которая отражает действительную ситуацию, связанную с возможностью введения в заблуждение потребителя.

Отметим, что в соответствии со статьей 10 Закона патентное ведомство Украины имеет право требовать от заявителя подачи дополнительных материалов, если без них проведение экспертизы на соответствие обозначения условиям предоставления правовой охраны невозможно. Также в случае, если у патентного ведомства есть основания считать, что обозначение не соответствует условиям предоставления правовой охраны, заявителю направляется предварительный вывод с предложением дать мотивированный ответ в пользу регистрации обозначения.

Если запрос дополнительных материалов или предварительное заключение патентного ведомства Украины мотивированы теоретической вероятностью введения в заблуждение потребителя без наличия действительного использования, то заявитель должен доказывать отсутствие со своей стороны действий, даже вероятных, которые могут или могли бы нарушать права третьих лиц. Получается, что заявитель, в каком-то смысле, должен обосновывать перед патентным ведомством Украины свои добросовестные намерения, касающиеся вывода товара или услуги на хозяйственный рынок, и, как следствие, доказывать правомерность регистрации обозначения, поданного на регистрацию в качестве знака.

С одной стороны, Закон обязывает патентное ведомство Украины отказывать в регистрации обозначений как знаков для товаров и услуг в случае наличия вероятности введения в заблуждение заявителя в отношении производителя. С другой стороны, Парижская конвенция по охране промышленной собственности, участником которой является Украина, указывает: для того чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность использования знака (пункт 1 раздела «C» статьи 6-quinquies).Фактические обстоятельства — это обстоятельства, которые могут указывать на то, что использование спорного обозначения не влечет за собой введение в заблуждение потребителя.

Из изложенного можно сделать вывод, что принимать решение в отношении того, может ли обозначение, поданное на регистрацию, вводить в заблуждение в отношении производителя товара или услуги, следует только при действительном использовании такого обозначения на рынке. При этом теоретическая оценка такой вероятности без наличия использования, в некоторых случаях, не может применяться, поскольку не основана на фактических данных и является умозрительной.

Таким образом, определение критериев введения потребителя в заблуждение должно быть основано на параллельном использовании как обозначения, поданного на регистрацию в качестве товарного знака, так и средств индивидуализации третьих лиц, в том числе и при наличии действительной конкуренции.

Конкурентные преимущества

Конкуренцию в данном контексте можно определить как действия субъектов при осуществлении хозяйственной деятельности в тождественных или схожих сегментах рынка с целью получения экономической выгоды или любых других преимуществ перед другими участниками. Следовательно, только при наличии действительной конкуренции возможно введение в заблуждение в отношении производителя товара или услуги.

В случае если обозначение, используемое одним из участников рынка, действительно вводит в заблуждение потребителя в отношении производителя товара или услуги, такие действия хозяйствующих субъектов, судя по всему, можно считать недобросовестной конкуренцией.

Так, в соответствии со статьей 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» неправомерным является использование имени коммерческого (фирменного) наименования, торговой марки (знака для товаров и услуг), рекламных материалов, оформление упаковки товаров и периодических изданий, других обозначений без разрешения (согласия) субъекта хозяйствования, который раньше начал использовать их или схожие с ними обозначения в хозяйственной деятельности, что привело или может привести к смешению с деятельностью этого субъекта хозяйствования. А главой 5 этого закона предусмотрена ответственность за недобросовестную конкуренцию.

Учитывая вышеуказанное, можно сделать следующий вывод: охраноспособность обозначения, поданного на регистрацию в качестве товарного знака, может быть подтверждена или опровергнута только при его использовании на рынке при конкуренции его с другими участниками рынка.

Как следствие, оценить вероятность введения в заблуждение потребителя можно только после приобретения потребителем товара или услуги, маркированных спорным обозначением. При этом потребитель может осуществить проверку сведений о производителе в случае их известности потребителю либо сравнить товар или услугу с товаром или услугой другого производителя, который также должен присутствовать в этом же сегменте рынка. Такие действия потребителя, особенно при приобретении товаров широкого спектра потребления, с высокой долей вероятности будут отсутствовать, а товар или услуга будет приобретаться по необходимости.

Сегодня связь «товар (услуга) — производитель» — довольно размытая составляющая и для потребителя не только не существенная, но и в некоторых случаях даже неизвестная. Связь между торговой маркой и производителем товара или услуги не всегда является решающей для потребителя, тем более что в соответствии со статьей 492 Гражданского кодекса Украины торговая марка — это обозначение, которое направлено на индивидуализацию именно определенного товара или услуги, а не конкретного производителя. В большинстве случаев имя производителя далеко не всегда тождественно реальному изготовителю товара или услуги, и тем более не всегда потребитель может ассоциировать определенный товар с конкретным производителем.

Необходимость усовершенствования

Но в любом случае такой критерий охраноспособности обозначений, поданных на регистрацию в качестве товарного знака, как введение в заблуждение потребителя, подлежит законодательной доработке. Однако законодательные изменения должны дать четкое и однозначное определение, что именно следует считать введением в заблуждение потребителя в отношении производителя, а также в отношении каких сведений патентное ведомство должно устанавливать такую вероятность с дальнейшим отказом в получении правовой охраны обозначениями.

В заключение отметим следующее: несмотря на те или иные законодательные инициативы, недобросовестные участники рынка будут стараться любым способом «паразитировать» на средствах индивидуализации различных производителей, пользуясь их известностью. Поэтому самый надежный способ защиты от таких недобросовестных действий третьих лиц — безотлагательное получение правовой охраны производителями товаров и услуг для своих средств индивидуализации.

ГОЛЬБЕРГ Дмитрий — патентный поверенный Украины, г. Киев