При выборе процедуры приобретения охраны торговой марки за рубежом в первую очередь следует обратить внимание на международную систему регистрации товарных знаков по Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к данному соглашению. Мадридскую систему администрирует Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Система охватывает большинство стран мира, в которых у национальных заявителей есть экономический интерес, ее участниками сегодня являются 92 договаривающиеся стороны, и их количество неуклонно растет. Только в 2013 году к системе присоединились Мексика, Индия, Руанда, Тунис. В обозримой перспективе ожидается также присоединение к Мадридскому протоколу Барбадоса, Ямайки, Тринидада и Тобаго (2014 год), стран ASEAN (2015 год), Коста-Рики, Доминиканской Республики, Пакистана и Южной Африки.

Почему Мадрид

Мадридская система имеет ряд преимуществ по сравнению с национальными процедурами, в частности:

— значительно упрощена процедура подачи заявки на регистрацию товарного знака;

— для получения международной регистрации необходима подача одной международной заявки, составленной на одном языке, и оплата одной международной пошлины;

— величина международной пошлины значительно меньше по сравнению с затратами на получение национальных регистраций за счет исключения из расходов заявителя гонораров патентных поверенных, снижения пошлин за подачу заявки и т.д.;

— существует возможность дополнительного указания стран, в которых владелец международной регистрации может испрашивать охрану в будущем посредством последующего указания (территориального расширения);

— срок рассмотрения международной регистрации в каждой указанной заявителем стране не превышает одного года в рамках Мадридского соглашения и 18 месяцев и более в рамках Мадридского протокола;

— есть возможность подать мультиклассовую заявку в страны, в которых такие заявки не принимаются по национальной процедуре;

— легкое поддержание в силе международной регистрации по сравнению с поддержанием в силе национальных регистраций.

Онлайн в помощь

Для удобства пользователей Мадридской системы ВОИС разработан ряд инструментов и онлайн-сервисов. В помощь пользователям, которые впервые сталкиваются с процедурой подачи международной заявки, на официальном сайте ВОИС представлен соответствующий симулятор данной процедуры (http://www.wipo.int/madrid/en/madrid_simulator/).

Для удобства расчета пошлин, которые необходимо оплатить для подачи международной заявки, разработан специальный онлайн-калькулятор (http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp). Данная опция позволяет избежать ошибок в расчетах, необходимости отслеживания частых изменений пошлин стран-участниц.

С 2006 года стала доступной процедура «электронного продления международных регистраций» (http://www.wipo.int/e-marks), где для оплаты применяются кредитные карты и текущий счет в ВОИС.

Страны и их оговорки

Перед указанием в международной заявке определенной договаривающейся стороны целесообразно ознакомиться с ее требованиями и оговорками, сделанными при присоединении к соглашениям. С информацией, касающейся договаривающихся сторон, можно ознакомиться, пройдя по ссылке http://www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices_info.html. Особенно внимательно следует изучить информацию о новых членах системы.

Так, одним из новых членов Мадридской системы, присоединившихся в 2013 году, стала Индия — страна, крайне интересующая заявителей из разных стран мира. Желая обезопасить свое ведомство, которое могло бы просто не справиться с объемом работы из-за огромного количества желающих осуществить территориальное расширение существующих международных регистраций в отношении данной страны, Индия предприняла соответствующие меры. При присоединении к Мадридскому протоколу она сделала оговорку о том, что последующее указание данной страны невозможно в отношении международной регистрации, осуществленной до даты присоединения Индии к Мадридскому протоколу. Заявителям, желающим расширить свои международные регистрации в отношении Индии, осуществленные до ее присоединения к системе, обязательно необходимо учитывать данные сведения во избежание неприятной процедуры возврата денежных средств. Аналогичные меры защиты также были предприняты Эстонией (присоединение 18 ноября 1998 года), Турцией (1 января 1999 года), Намибией (30 июня 2004 года) и Филиппинами (25 июня 2012 года).

Формулировочные требования

Пользователи Мадридской системы хорошо знают, что требования к перечню товаров и услуг могут существенно разниться в странах-участницах. Приведенная на сайте ВОИС информация о странах также содержит ряд важных сведений, во многих случаях позволяющих заявителю избежать получения отказа, в частности, связанного с перечнем товаров и услуг. Также в помощь патентным поверенным и непосредственно заявителям ВОИС был специально разработан «Менеджер товаров и услуг» (http://www.wipo.int/gsmanager/index.jsp?lang=en), используя который в большинстве случаев можно проверить, приемлема ли определенная формулировка товара/услуги в выбранной стране.

Одной из наиболее требовательных стран является США, где около 90 % всех предварительных отказов в предоставлении правовой охраны знаку связаны именно с непринятием ведомством определенных формулировок товаров и услуг.

Перед подачей заявки на международную регистрацию знака на основании давней базовой регистрации следует проверить, соответствуют ли указанные товары действующей редакции Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Если товары/услуги, указанные в определенном классе базовой регистрации, согласно действующей редакции МКТУ, перенесены в другие классы, следует провести реклассификацию.

Необходимо также уделить внимание и самому знаку. В отличие от Украины, большинство зарубежных стран широко применяют процедуру дискламации неохраноспособных элементов, к которым могут относиться как простые наименования товаров, так и некоторые слова, указывающие на определенные свойства или назначение товаров, например «organic», «premium» и пр. Чтобы обезопасить себя от получения предварительных отказов на том основании, что отдельные элементы знака неохраноспособны, целесообразно заявлять дискламацию на этапе подачи заявки.

География против

Следует с осторожностью подходить к включению в перечень заявляемых товаров наименований, которые могут охраняться в качестве географических указаний места происхождения товаров за рубежом. Не секрет, что сегодня на Украине такие названия, как «шампанское» и «коньяк», все еще используются как простые наименования товаров. Однако даже если базовая заявка или свидетельство на знак для товаров и услуг содержит данные наименования, благоразумнее будет воздержаться от их включения в перечень товаров международной заявки.

Если такая заявка все же будет подана, при поступления ее в ВОИС будет получено уведомление, касающееся заявленного перечня товаров, в котором эксперт отметит, что, по мнению Международного бюро, заявленный термин является слишком неопределенным, и предложит либо исключить данный термин из заявки, либо уточнить данный термин следующим образом: «товар… охраняемый в качестве географического указания». Если заявитель не пожелает внести уточнения, то ВОИС будет сделано примечание о том, что, по мнению Международного бюро, данный термин является неопределенным для целей классификации товаров/услуг.

Последствием такого примечания будет крайне высокий риск получения предварительных/окончательных отказов в выбранных странах, особенно в тех, где данный термин охраняется в качестве географического указания.

В целом же опыт применения Мадридской системы регистрации товарных знаков свидетельствует в пользу значительного удобства системы как правового инструмента приобретения правовой охраны торговых марок.

 

МИНДРУЛ Анастасия — патентный поверенный Украины, заместитель начальника отдела товарных знаков ППФ «Пахаренко и Партнеры», г. Киев