Согласно положениям статей 16, 20 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», использованием торговой марки признается ее применение в сети Интер­нет, а нарушением прав собственника свидетельства на торговую марку, среди прочих, прописанных законом действий, считается использование зарегистрированных торговых марок и схожих с ними обозначений в доменных именах. Именно доменное имя на сегодняшний день больше всего привлекает внимание потенциальных нарушителей прав интеллектуальной собственности.

Вместе с тем, очевидным является тот факт, что домен с одноименным с торговой маркой названием должен принадлежать именно собственнику свидетельства на зарегистрированную марку, а не какому-либо иному лицу. Согласно статье 1 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», доменным именем является имя, используемое для адресации компьютеров и ресурсов в Интернете, торговой же маркой является обозначение, по которому товары и услуги одних лиц отличаются от товаров и услуг других лиц на соответствующем рынке. То есть, в отличие от доменного имени, торговая марка является объектом права интеллектуальной собственности и, более того, достаточно эффективно охраняется Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, Гражданским, Хозяйствен­ным, Административным, Уголовным кодексами Украины, Законом Украины «Об ­охране прав на знаки для товаров и ­услуг» и другими законодательными актами. То есть законные и эффективные способы защиты прав у собственника свидетельства на торговую марку против регистрации явно недобросовестного спорного домена (с неправомерным использованием его же торговой марки) в судебном порядке имеются.

О способах защиты

Действующее законодательство Укра­ины предусматривает возможность использования как минимум нескольких способов защиты прав собственника свидетельства на торговую марку от недобросовестной регистрации спорного доменного имени. Так, собственник может:

1) обязать регистранта (лицо, на имя которого зарегистрирован домен) спорного домена прекратить нарушение прав интеллектуальной собственности на зарегистрированную торговую марку;

2) запретить регистранту спорного доменного имени использовать зарегистрированную торговую марку в соответствующем доменном имени и в сети Интернет;

3) обязать соответствующего регистратора (лицо, которое зарегистрировало домен) осуществить переделегирование спорного домена от регистранта к собственнику свидетельства на зарегистрированную торговую марку;

4) признать недействительным соответствующий охранный документ на торговую марку регистранта спорного доменного имени;

5) обязать Государственную службу ­интеллектуальной собственности Укра­ины внести изменения в Государ­ствен­ный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг относительно признания недействительным соответствующего ­охран­ного документа на торговую марку и осуществить об этом публикацию в бюллетене «Промышленная собственность».

Вопрос оснований

Эффективная защита прав на торговую марку в доменном споре состоит именно в переделегировании (передаче права собственности) спорного доменного имени от регистранта к собственнику свидетельства на торговую марку в судебном порядке, что является адекватным, правильным и эффективным способом защиты прав. Все иные способы, включая даже аннулирование регистрации спорного домена, к сожалению, не могут в полной мере защитить права собственника свидетельства на торговую марку, поскольку не гарантируют ему получения спорного домена в собственность.

Так, в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 10-bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года запрету подлежат любые действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продукции, промышленной или торговой деятельности конкурента.

Согласно статье 16 Гражданского кодекса Украины, одним из способов защиты гражданских прав является прекращение действия, нарушающего право. Нарушение прав на торговую марку, которая неправомерно используется в доменном имени и/или на веб-сайте, существующем по адресу такого доменного имени, может быть прекращено только путем осуществления регистратором переделегирования домена от регистранта к собственнику свидетельства на торговую марку. Этот способ является адекватным и необходимым действием по прекращению данного нарушения, ведь до тех пор, пока домен будет оставаться в собственности регистранта (или другого лица, которое повторно зарегистрирует домен после его аннулирования судом), нарушение прав на торговую марку будет продолжаться, и его невозможно будет прекратить.

Хотя указанный способ защиты прав и не предусмотрен действующим законодательством Украины, правила регистрации доменов в зоне UA, COM.UA содержат положения о возможности переделегирования доменного имени, что может быть осуществлено по заявлению регистранта домена. Стало быть, если регистрант спорного доменного имени отказывается подать заявление о переделегировании доменного имени к собственнику свидетельства на торговую марку с целью прекращения нарушения прав интеллектуальной собственности в добровольном порядке, это может быть осуществлено в судебном порядке и по решению суда, который рассматривает доменный спор.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что осуществление переделегирования спорного домена от регистранта к собственнику свидетельства на торговую марку является эффективным способом защиты прав на торговую марку, то есть соответствующим содержанию нарушенного права (незаконное использование торговой марки именно в спорном доменном имени и на веб-сайте в сети Интернет), характеру его нарушения и последствиям, вызванным этим нарушением (смешивание с деятельностью собственника свидетельства на торговую марку и введение в заблуждение потребителей).

КОВАЛЬ Антон — партнер ПЮА «Дубинский и Ошарова», г. Киев

---

Судебная практика

Позиция ВСУ

Важно обратить внимание на позицию Верховного Суда Украины (ВСУ) относительно применения ­способов защиты прав, изложенную в постановлении от 21 мая 2012 года по делу № 6-20цс11. Так, ВСУ признал безосновательным отказ суда кассационной инстанции в удовлетворении иска на том основании, что избранный истцом способ защиты не предусмотрен законом. По мнению ВСУ, судом не было учтено, что законодательные ограничения материально-правовых способов защиты гражданского права или интереса подлежат применению с соблюдением положений статей 55, 124 Конституции Украины и статьи 13 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, согласно которым каждое лицо имеет право на эффективный способ правовой защиты, не запрещенный законом.

Поскольку положения Конституции Украины и Конвенции имеют высшую юридическую силу, а ограничения материального права противоречат этим положениям, нарушение гражданского права или гражданского интереса подлежит судебной защите и способом, не предусмотренным законом, в частности статьей 16 ГК Украины, но который является эффективным средством защиты, то есть соответствующим содержанию нарушенного права, характеру его нарушения и последствиям, вызванным этим нарушением.

---

Решения

Позитивный пример

3 октября 2012 года Соломенский районный суд г. Киева вынес решение по делу № 2-1770/12, которым полностью удовлетворил иск всемирно известной компании в сфере интернет-торговли иБей Инк. к Государствен­ной службе интеллектуальной собственности Украины, частному лицу и обществу с ограниченной ответствен­ностью.

В указанном деле был задействован комплексный подход к защите прав интеллектуальной собственности на торговые марки, который состоял в:

— признании недействительным спорного свидетельства на схожую до степени смешения торговую марку eBay, принадлежащую противоположной стороне;

— прекращении нарушения прав интеллектуальной собственности на ранее зарегистрированные торговые марки иБей Инк;

— запрете использования торговых марок;

— переделегировании двух спорных доменных имен ebay.com.ua и ebay.co.ua от частного лица к иБей Инк.

Это судебное решение, несомненно, подтверждает возможность эффективного разрешения доменного спора в судах Украины, а также является прогрессом в развитии позитивной судебной практики в делах, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности на торговые марки.