Рынок товаров и услуг развивается семимильными шагами. Потребители уже даже не делают попыток отслеживать все новинки на рынке продуктов, а производители устали придумывать, как лучше «красиво и привлекательно одеть» свои товар или услугу, чтобы продукт купили. Вот это «платье» продукта, способ его представления на рынке у англоязычных специалистов в сфере интеллектуальной собственности принято называть trade dress, что можно перевести как коммерческое внешнее оформление продуктов, их стиль, имидж.

Американский специалист Роберт Б. Голден приводит следующее определение «trade dress»: «полный образ» или «общий внешний вид» товара, который «может включать такие свойства, как размер, форма, цвет или сочетание цветов, текстура, графические элементы или даже определенные методы продаж». Другой американский юрист Рональд Дж. Хорта подчеркивает, что кроме физических свойств товара, таких как размер, форма, цвет, дизайн и текстура, «trade dress» может также означать способ упаковки, заделки, маркировки, представления, продвижения или рекламирования товара, включая использование отличительной графики, внешней формы и маркетинговых стратегий.

Английский юридический словарь (English Law Dictionary) содержит следующее определение «trade dress» — это разнообразные элементы дизайна, используемые с целью рекламирования товара или услуги. Например, к коммерческому оформлению относится уникальная форма бутылки, цвет таблетки или декоративные элементы оформления ресторанов, принадлежащих к одной сети. Коммерческое оформление можно защищать на основе законодательства о торговых марках, если оно является оригинальным и можно доказать вероятность введения рядового потребителя в заблуждение относительно происхождения товара, в случае если другой товар будет иметь такой же внешний вид.

Понимание понятия удачного коммерческого оформления продукта можно проиллюстрировать на примере советского пива «Жигулевское», которое и сейчас выпускают многие российские и отечественные производители. Стереотип качественного пива, который сложился еще во времена Советского Союза, до сих пор привлекает внимание потребителей среднего возраста именно к этой марке, правда, уже независимо от производителя. Однако сегодня, при большой конкуренции на рынке, удачное коммерческое оформление продукта не будет работать само по себе, поскольку оно требует мощной маркетингово-рекламной поддержки, значительных рекламных бюджетов и десятков лет. Именно так складывался имидж коммерческого оформления продуктов всемирно известных брендов Сoca-Cola, Pampers, Nokia, Microsoft, Colgate, Nike, Sony, McDonald’s, Adidas, IBM и многих других.

Примеры удачного использования коммерческого оформления ­продуктов и успешной их защиты весьма разно­образны и зависят еще и от системы регистрации объектов интеллектуальной собственности. Так, в США коммерческое оформление продукта, подобно торговым маркам, регулируется Законом «О недобросовестной конкуренции». На федеральном уровне нарушения прав на коммерческое оформление продукта в основном регулируются Законом Ленхема о торговых марках (раздел 15 Кодекса США, § 1051 и другие разделы), а на уровне штатов — подобными законами об интеллектуальной собственности и различными прецедентными доктринами. Как законы штатов, так и федеральные законы запрещают компаниям воспроизводить, имитировать или присваивать коммерческое оформление продукта для осуществления коммерческой деятельности с введением в заблуждение доверчивых потребителей.

Ресторанное противостояние

В США коммерческое оформление продукта используется, например, для охраны «атмосферы» ресторанов и их внут­ренних и внешних особенностей, «фирменной» лунки на поле для гольфа, внешнего вида (или формы) различных товаров, цветовых решений, презентационного стиля специализированной выставки, стиля выступления комедийного актера, запахов и даже звуков. Существуют судебные решения об охране различных коммерческих оформлений продуктов, таких, как дизайн чемодана, оформление открытки, общего стиля выставки, формата обложки журнала, швов одежды официантов, узоров на белье, формы хлопьев.

Согласно американскому законодательству о коммерческом оформлении продукта, товары, которые упаковываются или в отношении которых проводится рекламная кампания без особенностей, не имеют юридической защиты. В то же время что-то обычное, например, решетка радиатора автомобиля, может считаться достаточно оригинальной, если производитель предпринимает целенаправленные меры для рекламирования этой детали транспортного средства в течение длительного периода времени, как в свое время сделала автомобильная компания Jeep.

Для того чтобы подать иск для защиты своих нарушенных прав на коммерческое оформление продукта в США, компания должна доказать, что внешний вид ее продукции имеет различительную способность. Защита от нарушения предоставляется коммерческому оформлению только в том случае, если оно является уникальным, необычным или широко известным общественности.

По мнению Роберта Б. Голдена, наиболее важным на сегодняшний день делом о коммерческом оформлении услуг является дело «Two Pesos Inc. VS. Taco Cabana, Inc». Верховный суд США признал подлежащим охране коммерческое оформление услуг мексиканского ресторана Taco Cabana, описанное как: праздничная атмосфера заведения питания с наличием внутренней зоны питания и внутреннего дворика, украшенных артефактами, яркими цветами, картинами и фресками. Внутренний дворик включает внутреннюю и внешнюю зоны, причем внутренняя зона может быть отгорожена от внешнего дворика дверью, которая крепится на потолке. Ступенчатая внешняя часть здания имеет праздничное и яркое цветовое оформление с использованием росписи верхнего края и неоновых полос. Яркие навесы и зонтики дополняют эту тему. Коммерческое оформление услуг ресторана Two Pesos, который нарушил права, было охарактеризовано Верховным судом США как «очень похожее» на коммерческое оформление услуг ресторана Taco Cabana. В деле «Two Pesos Inc. VS. Taco Cabana, Inc» была предоставлена охрана атмосфере ресторана, понятию, которое предварительно было признано подлежащим правовой охране, еще судами первых инстанций. Важность этого дела заключается в том, что был разрешен конфликт между решениями окружных судов относительно норм охраноспособнос­ти незарегистрированного ­коммерческого оформления продукта в соответствии с разделом 43 (а) Закона Ленхема. Так, суд пришел к выводу о том, что если коммерческое оформление продукта имеет неотъ­емлемую разрешающую способность, то нет необходимости в доказательстве вторичного значения.

Персональный стиль

Показательным, по мнению Роберта Б. Голдена, также является дело «Ferrari Daytona Spyder и Testarosa», в котором общий внешний вид автомобилей Ferrari был защищен от его имитации производителем игрушечных «автомобилей из составляющих» (kit-car), в том числе на основании заключения о том, что этот дизайн является «в целом узнаваемым», как дизайн автомобилей Ferrari.

А вот в деле о миксере American Classic Mixmaster компании Sunbeam коммерческое оформление миксера, который они выпускают, включало корпус в форме торпеды, загнутую над корпусом ручку, которая крепится к его передней части, а также фронтальную пластину в форме слезы, размещенную спереди корпуса. Такое коммерческое оформление миксера было защищено от копирования компанией West Bend. Суд имел возможность рассмот­реть дело о защите формы, однако отказался и, вместо этого, принял свое решение на основании заключения о том, что миксер Mixmaster приобрел различительную способность.

Известным примером успешного использования цвета как ­коммерческого оформления продукта на территории США, по мнению Роберта Б. Голдена, является использование компанией Owens-Corning розового цвета в производстве изоляционной продукции для стекловолокна. Розовый цвет не имеет никакого функционального назначения и действительно увеличивает стоимость производства, но в то же время он эффективно указывает на происхождение товаров Owens-Corning. В результате Owens-Corning по­лучила несколько регистраций для розового цвета своей продукции.

Нельзя не остановиться еще на одном примере удачного использования коммерческого оформления продукта, известного большинству людей, путешествующих на своих авто. Речь идет об одном из лидеров нефтегазовой отрасли — крупной энергетической компании Shell. Сегодня наименование Shell, логотип в виде морской раковины и характерные красно-желтые цвета символизируют коммерческое оформление продукта компании и работают на ее репутацию. А начиналось все почти 200 лет назад с маленькой лавки в Лондоне, где продавался антиквариат, а впоследствии — морские раковины. Само название Shell впервые появилось в 1891 году как торговая марка керосина, который поставлял Маркус Сэмьюэл и компания. В 1897 году Сэмьюэл создал транспортно-торговую компанию Shell. В 1901 году первым логотипом компании стала раковина двустворчатого моллюска, которая постепенно меняла свою форму, пока в 1971 году дизайнер Раймонд Лоуи не создал и не внедрил существующую и по сей день эмблему. Что касается фирменных цветов, то в 1915 году калифорнийская компания Shell впервые построила автозаправочные станции, и ей нужно было выдержать конкуренцию с другими предприятиями. Решением проблемы стало применение ярких цветов, которые также развивались с годами. Решающим оказался 1995 год — тогда в рамках концепции создания нового графического образа Shell, ориентированного на розничную торговлю, стали впервые использовать яркие, насыщенные красно-желтые тона, которые так импонируют потребителям и по сей день.

Приведенные примеры демонстрируют, что в наше время коммерческое оформление продукта или услуг стало высокоэффективным средством коммуникации, когда, предъявляя клиенту свой коммерческий стиль, компания сообщает тем самым потребителям важную информацию, с помощью которой легко управляет их мыслями.

Защита оформления

Как только коммерческое оформление продукта становится узнаваемым и позволяет компании извлекать максимальную выгоду, конкуренты делают попытки использовать схожие элементы в своей деятельности для получения неправомерных преимуществ на рынке.

В случае если конкурирующие компании используют схожие до степени введения в заблуждение потребителя составные элементы успешного коммерческого оформления, можно говорить о наличии оснований для подачи иска о нарушении прав. Защита права интеллектуальной собственности на составляющие элементы коммерческого оформления на Украине осуществляется в судах. Средством правовой защиты выступает иск, содержащий требование к суду относительно осуществления правосудия и материально-правовое требование к ответчику о прекращении нарушения имущественных прав и охраняемых законом интересов, в частности на фирменное наименование, торговую марку, промышленный образец, полезную модель истца или его авторское произведение. Также законодательством прямо предусмотрена возможность истца воспользоваться административным порядком защиты и обратиться в Антимонопольный комитет Украины за защитой нарушенных прав и интересов.

Подытоживая, стоит отметить, что, несмотря на отсутствие в действующем законодательстве определения коммерческого оформления товаров или услуг, законодательные основания для его охраны на Украине существуют. Так, можно получить охрану на изобразительные, объемные, цветные торговые марки, на композиционные обозначения (в качестве торговой марки, промышленного образца или даже полезной модели), можно защитить свое коммерческое (фирменное) наименование, рекламные материалы, оформление упаковки товаров и периодических изданий, деловую репутацию.

Принимая во внимание то, что довольно часто оформление продукта или его упаковки создается путем заимствования успешных решений у конкурентов, большинство клиентов при анализе своих объектов интеллектуальной собственности не осознают, что сочетание особых черт их продукта может подлежать охране. Вот здесь и пригодятся услуги специалиста-практика в сфере интеллектуальной собственности, который на основе своих знаний рынка подобных товаров или услуг и тщательного изучения самого процесса разработки коммерческого оформления предоставит квалифицированные рекомендации относительно возможностей его охраны.

Таким образом, охрана коммерческого оформления товаров или услуг позволит защитить экономические, интеллектуальные и творческие инвестиции, вложенные компанией в идентификацию своих продуктов или услуг на рынке, будет способствовать рыночной стабильности, поощряя потребителей при определении качества товара или услуги полагаться на их коммерческое оформление, и оживит конкуренцию, требуя от компаний связывать их коммерческий стиль с ценностью и качеством их продуктов или услуг.

ПАХАРЕНКО-АНДЕРСОН Антонина — патентный поверенный Украины, управляющий партнер ППФ «Пахаренко и Партне­ры», г. Киев

---

Мнения

Защита в комплексе

Юлия СЕМЕНИЙ,
адвокат, партнер АК «Коннов и Созановский»

Традиционным объектом интеллектуальной собственности для защиты внешнего вида и оформления товара (формы, упаковки, этикетки и т.д.) является промышленный образец. Как изобретения и полезные модели защищаются объекты технологий (способ, устройство). Возможно, в некоторых случаях изобретение или полезная модель и могут влиять на внешний вид изделия, но это не является их главным предназначением.

Значительным недостатком промышленного образца является объем прав — нарушением будет считаться только воспроизведение всей совокупности существенных признаков, а не использование схожего объекта (например, упаковки).

Поэтому для защиты внешнего вида товара, как правило, следует пользоваться комплексным подходом, а именно: защищать несколько объектов. Чаще всего это промышленные образцы (например, для защиты формы и базовых элементов упаковки, этикетки) и торговые марки. Один объект, как правило, справиться с такой задачей не в состоянии.

Каждый по отдельности

Евгений ШАПИРЕНКО,
младший юрист ЮФ «Гвоздий и Оберкович»

Нынешнее законодательство Укра­ины предоставляет украинскому товаропроизводителю широкий круг способов охраны внешнего вида товаров. В зависимости от желаемого результата внешний вид товара или его упаковки может быть защищен как торговая марка, промышленный образец или полезная модель.

Так, в случае, когда предприятие является производителем товаров одного вида, то такому производителю целесо­образно запатентовать упаковку как промышленный образец. С другой стороны, если предприятие изготовляет широкий ассортимент товаров, то эффективнее зарегистрировать торговую марку, так как торговая марка будет защищать все виды товаров, которые выпускаются под ней, в то время как упаковку необходимо будет регистрировать отдельно под каждый вид товара. Если же товар или же его тара имеют оригинальное техническое решение, то имеет смысл регистрировать такие товар или тару как полезную модель.

Один и тот же объект не может одновременно защищаться как торговая марка, промышленный образец и полезная модель, но товар или же его упаковка могут состоять из нескольких объектов одновременно.

Успешный пример

Антон КОВАЛЬ,
доктор философии в области права, адвокат, патентный поверенный Украины, партнер ПЮА «Дубинский и Ошарова»

Сегодня для эффективной защиты прав коммерческое оформление товаров и услуг целесообразно осуществлять в качестве как товарного знака, так и промышленного образца, объекта авторского права. Именно такой подход в случае нарушения прав позволяет собственнику максимально эффективно защитить свои права с использованием всего арсенала норм Гражданского кодекса Украины, международных конвенций по защите прав интеллектуальной собственности, законов Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», «Об охране прав на промышленные образцы», «Об авторском праве и смежных правах», иных законодательных актов. Успешным примером такого подхода могут быть объекты права интеллектуальной собственности в отношении коммерческого оформления лекарственного средства. Они включают: словесный товарный знак, промышленный образец «Этикетка для упаковки лекарств», произведение изобразительного искусства «Эскиз элемента упаковки для лекарства». Такой пакет объектов права интеллектуальной собственности поможет собственнику эффективно защитить свои права как в Антимонопольном комитете Украины в делах о недобросовестной конкуренции, так и в хозяйственных и административных судах Украины в делах о нарушении прав интеллектуальной собственности и государственной регистрации лекарственного средства.

Прорваться к лидерам

Ирина КИРИЧЕНКО,
патентный поверенный, юрист ЮФ «Ильяшев и Партнеры»

Последние тенденции «теории и практики» позиционирования новых товаров и услуг на рынке показывают, что на смену «модного» тренда их «торговых одежек» (trade dress) «Отличайся или погибни!», описанного в одноименной книге Джек Траута, пришел тренд «Прилипни и выживи!».

Дизайн или внешнее оформление упаковки товара или «вывески», под которой предоставляется та или иная услуга, — своего рода trade dress, благодаря которой потребитель «встречает» нового участника рынка товаров и/или услуг. Понятно, что первое впечатление является судьбоносным, поэтому так важно, чтобы trade dress «цеплял» внимание потребителя.

Но «зацепить» его можно не только оригинальностью и новизной, но и ассоциативностью — узнаваемостью. При этом регистрация торгового названия в качестве товарного знака, как и самой упаковки в качестве промышленного образца, является слабой защитой от недобросовестных конкурентов. Грань ­ассоциативность/имитация очень ­тонка — достаточно использовать цветовое оформление известной упаковки, определенные «стем» или морфему, узнаваемые потребителем, чтобы сразу оказаться «членом команды» лидеров или примкнуть к ней.

Секреты trade dress описаны в юридической литературе многих стран, однако это несамостоятельный объект интеллектуальной собственности. Поэтому применительно к каждой конкретной ситуации необходимо определить, какой охранный документ наиболее надежно защитит то или иное художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид. Так, если это оригинальные форма или поверхность изделия (автомобиль, мебель, флакон) или двумерный элемент, например, очертание, рисунок или расцветка (ткани, открытки, этикетки), лучше получить патент на промышленный образец.

Основное требование к заявке на промышленный образец — это новизна (и оригинальность). К существенным признакам промышленного образца относятся форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов. При этом под новизной понимается совокупность всех существенных признаков промышленного образца, которая не была известна в мире на дату подачу заявки на выдачу патента.

Необходимые элементы

Борис СНИЖКО,
юрист ЮФ «Астерс»

Вопрос защиты trade dress на Украи­не является более сложным, чем кажется на первый взгляд.

В отличие от США, в ­украинском законодательстве и судебной практике до сих пор не выработаны критерии, устанавливающие объем правовой охраны trade dress. К таким критериям относятся: (і) функциональность и (іі) различительная способность.

В США «функциональные» элементы исключаются из объема правовой охраны trade dress. Так, форма бутылки «Кока-Колы» не связана с какими-либо утилитарными функциями и является классическим примером trade dress, поэтому подлежит охране как trade dress согласно закону о товарных знаках. В то же время упаковка «ТЕТРА ПАК» в форме тетраэд­ра является «функциональной», поскольку является частью технического решения, предложенного Рубеном Раусингом в его патенте, и поэтому такой упаковке не может быть предоставлена правовая защита как trade dress.

Для получения правовой защиты элементы trade dress (или в совокупности все элементы trade dress) должны иметь или изначальную различительную способность, или приобретенную различительную способность по отношению к конкретному источнику. Приобретение элементами trade dress различительной способности судами США решается по каждому конкретному делу.

Поскольку вышеуказанные критерии в украинском законодательстве отсутствуют, судебная защита trade dress в рамках законодательства о товарных знаках представляется малоэффективной, в то время как законодательство о защите от недобросовестной конкуренции предоставляет гораздо более широкие возможности в случае нарушения прав на trade dress.