Заветная мечта каждого предпринимателя — применять более широкий инструментарий для оптимизации налогообложения своей предпринимательской деятельности. Довольно часто для достижения этой цели использовались операции с объектами права интеллектуальной собственности. Однако прошло уже более года со дня вступления в силу Налогового кодекса (НК) Украины, который существенно ограничил такие возможности.

За этот год возникли как ожидаемые трудности с применением соответствующих положений НК Украины, так и некоторые неожиданные вопросы, отвечая на которые компетентные органы ограничивались цитированием той же нормы НК Украины.

Проблемы начали возникать с самим понятием «роялти», данным в подпункте 14.1.225 пункта 14.1 статьи 14 НК Укра­ины, и, соответственно, с платежами, под­падающими под определение роялти. Во-первых, для каждого юриста, практикующего в сфере интеллектуальной собственности, очевидно, что в НК Украины использована терминология, не присущая законодательству в сфере интеллектуальной собственности, например, термины «использование» и «владение» противоречат конструкции правового регулирования отношений, связанных с объектами интеллектуальной собственности.

Несмотря на то что эти замечания кажутся сугубо теоретическими, они имеют серьезные практические последствия. Подмена терминологического аппарата в такой специфической сфере правового регулирования, как интеллектуальная собственность, приводит к смешению правовых режимов права собственности и права интеллектуальной собственности, что, в свою очередь, приводит к неоднозначности в определении роялти как платежей за использование экземпляра произведения или права на использование самого произведения.

Также на практике не могли не возникнуть проблемы с подходом, примененным законодателем к объектам, за операции с которыми предусмотрен такой вид платежей, как роялти. С одной стороны, НК Украины, определяя объекты, применяет такой критерий, как охранный документ (патент или свидетельство), с другой стороны, конкретизирует непосредственно объекты права интеллектуальной собственности и результаты интеллектуальной деятельности, которые могут признаваться таковыми. Более того, определяя эти объекты, НК Украины указал такие результаты, как секретные чертежи, формулы, процессы, модели, коммерческий или научный опыт (ноу-хау), но упустил изобретения, а также такой объект изобретений, как продукт.

Указанные неточности законодателя приводят к негативным последствиям, поскольку, во-первых, неясно, подпадают ли под определение роялти платежи за использование результатов интеллектуальной деятельности, не указанных в подпункте 14.1.225 НК Украины. Во-вторых, возникает ряд вопросов относительно объема прав на указанные объекты, а также юридического оформления операций с этими объектами.

Данная норма НК Украины содержит в себе и другие риски, на которые необходимо обратить особое внимание. В указанной статье НК Украины говорится о том, что не считаются роялти платежи за получение объекта собственности во владение, распоряжение либо собственность лица, если условия пользования таким объектом предоставляют пользователю возможность продавать или отчуждать другому лицу такой объект либо опубликовать сведения.

Несмотря на довольно сложную конструкцию данной нормы, суть ее сводится к тому, что не считаются роялти платежи за передачу исключительных имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, поскольку только в случае заключения договора о передаче исключительных имущественных прав у правопреемника возникает право «продавать или отчуждать другому лицу такой объект».

В то же время необходимо помнить, что статьей 1109 Гражданского кодекса (ГК) Украины установлено, что в случаях, предусмотренных лицензионным договором, может быть заключен сублицензионный договор, по которому лицензиат передает другому лицу сублицензию на использование объекта интеллектуальной собственности. Однако выдача сублицензии не означает передачу, отчуждение самого объекта, а значит, платежи по этому договору могут считаться роялти.

Говоря о договорах в сфере интеллектуальной собственности как об оформлении операций с объектами интеллектуальной собственности, необходимо учитывать специфику законодательства в сфере авторского права и права промышленной собственности. Несмотря на то что ГК Украины устанавливает общие положения договорного регулирования интеллектуальной собственности, указанные институты имеют принципиальные отличия в вопросах передачи (отчуждения) исключительных имущественных прав, что, в свою очередь, обусловливает специфику налогообложения в этой сфере.

Например, законодательство в сфере промышленной собственности не позволяет передавать (отчуждать) исключительные имущественные права на отдельные способы использования торговой марки (изобретения, промышленного образца), в то время как для объектов авторского права допускается передача исключительных прав на определенный способ их использования (например, воспроизведение, исполнение, демонстрация, перевод и т.д.).

Таким образом, заключая договор о передаче исключительных имущественных прав на определенный способ использования объекта авторского права, необходимо помнить, что сущностью такой операции является передача всех прав, то есть предоставление правопреемнику права распоряжаться этим объектом, а следовательно, платежи за такую операцию не являются роялти.

Подытоживая сказанное, хочу подчеркнуть, что принципиальное различие между роялти и другими платежами заключается в том, что роялти определяются как платежи за получение права на использование объекта права интеллектуальной собственности. Также, определяя, относятся ли платежи к роялти, необходимо учитывать сущность договорного оформления операций с объектами интеллектуальной собственности, принимать во внимание коллизии положений Гражданского кодекса Украины и Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» и учитывать специфику законодательства в сфере авторского права и права промышленной собственности.

ПОТОЦКИЙ Николай — к.ю.н., адвокат, патентный поверенный, г. Киев

---

Нормативно-правовое регулирование

Законодательные коллизии

На сегодняшний день существуют коллизии между Законом Украины «Об авторском праве и смежных правах» (Закон) и ГК Украины, обусловленные несоответствием указанного Закона нормам Кодекса.

Так, частью 3 статьи 32 Закона преду­смотрено, что, согласно авторскому договору о передаче исключительного права на использование произведения, автор (или другое лицо, имеющее исключительное авторское право) передает право на использование произведения определенным способом и в установленных пределах только одному лицу, которому эти права передаются, и предоставляет этому лицу право разрешать или запрещать подобное использование произведения другим лицам.

Таким образом, положение статьи 32 Закона фактически предусматривает, что в случае получения исключительного права на использование объекта авторского права лицо автоматически приобретает право разрешать или запрещать подобное использование произведения другим лицам.

Указанное положение противоречит нормам ГК Украины, поскольку исключительные имущественные права разрешать или запрещать использование произведения могут быть переданы только на основании договора о передаче исключительных имущественных прав. Кроме того, ГК Украины предусмотрено, что использование объекта права интеллектуальной собственности другим лицом осуществляется с разрешения лица, которому принадлежит исключительное право разрешать использование объекта права интеллектуальной собственности.

Данный момент является крайне важным, поскольку, если не учесть положения ГК Украины относительно сущности лицензионного договора и применить положения Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах», платежи за предоставление исключительного права на использование (исключительная лицензия) не смогут считаться роялти.