Проверка сделку бережет — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Выпуск №6 (737) » Проверка сделку бережет

Проверка сделку бережет

При принятии любого решения относительно инвестирования, слияния и поглощения, во избежание дорогостоящих ошибок и для правильного установления цены деловых сделок, связанных с интеллектуальной собственностью, необходимо предварительное проведение процедуры «Due Diligence» интеллектуальной собственности (DD ИС) компании. Под DD ИС мы будем понимать сбор и анализ информации относительно прав интеллектуальной собственности компании с целью оценки возможных рисков при их приобретении и дальнейшем использовании. Именно поэтому важность DD ИС нельзя недооценивать, а задачи, которые она решает, зависят от конкретных обстоятельств каждой сделки.

Методический подход

При определении задач DD ИС необходимо учесть следующие факторы. Во-первых, характер сделки (инвестирование, слияние или поглощение). Во-вторых, глубину исследования, напрямую связанную с ценой сделки (стоимость процедуры DD ИС не должна быть сравнимой со стоимостью сделки). В-третьих, следует проанализировать возможные инвестиционные риски, связанные с заключением сделки (вкладываются средства в новое инновационное предприятие или сливаются известные трендовые компании). В-четвертых, следует выяснить причину, которая лежит в основе соглашения (например, если покупатель заинтересован в определенных товарах или технологиях, основное внимание должно концентрироваться на правах интеллектуальной собственности, которыми охраняются объекты этой заинтересованности).

DD ИС, по сути, является методическим аудитом, который охватывает исследования патентов на изобретения (полезные модели) и промышленные образцы, торговых марок, коммерческих тайн, ноу-хау и авторских прав компании, выявляет возможные нарушения прав на них, проверяет лицензии и договоры, включая договоры залога. При этом золотое правило DD ИС — осуществлять независимую проверку всего!

В процессе исследования вся интеллектуальная собственность компании должна быть установлена и инвентаризована, в том числе с учетом текущих заявок на получение охранных документов. В процессе DD ИС необходимо установить даты подачи заявок и выдачи регистрационных документов, истечения срока их действия, необходимые платежи для поддержания действия охранных документов, территории, на которых была получена охрана. При проверке важную роль будет играть сопоставление информации, содержащейся во внутренних документах компании и полученной от официальных органов и из независимых источников.

Если компания является собственником значительного патентного портфеля, то полное его исследование может быть дорогим, однако эта сумма является несравнимой с расходами, которые могут быть потрачены на судебные споры по патенту. Тем более что нет необходимости осуществлять Due Diligence устаревшей интеллектуальной собственности, которую компания больше не использует. Детального изучения требует та интеллектуальная собственность, которая является важной для работы компании, то есть DD ИС должен включать анализ возможных нарушений в отношении ключевых нематериальных активов компании.

Патент под охраной

При анализе важнейших патентов следует прежде установить, в достаточном ли объеме они охраняют основную группу товаров, в том числе проанализировать продукцию имеющихся конкурентов. В процессе DD ИС необходимо определить возможные судебные дела, связанные с правами интеллектуальной собственности. Учитывая, что сила патентов имеет прямое отношение к их ценности, необходимо исследовать, имеют ли патенты компании широкий объем охраны и являются ли сильными, или объем охраны, который ими предоставляется, — узкий, и они, соответственно, считаются слабыми. Например, если исследуются патенты на фармацевтические препараты, то патент на действующее вещество будет самым сильным, патент на композицию — следующим по силе, а патент на способ использования — самым слабым. После определения, с патентом какого вида вы имеете дело, необходимо установить, с каким видом патентов имеют дело ваши конкуренты, и является ли объем охраны вашего патента настолько широким, что заставит конкурента получить от вас в будущем лицензию. И на­оборот, если ваш патент слабый, то сможет ли конкурент с легкостью обойти вашу формулу?

Следующий шаг — это определение территории, на которой получена охрана или планируется ее получение. В ходе исследования каждая страна, в которой распространяется продукция или будет распространяться, должна рассматриваться отдельно, в том числе путем определения рентабельности охраны прав в каждой стране и возможности нарушения в этих странах прав третьих лиц. В частности, необходимо установить, может ли продукция конкурентов нарушать патенты компании, и наоборот — продукция компании нарушать патенты третьих лиц.

Необходимо подчеркнуть, что ценность монопольных прав на патенты компании будет снижена, если последняя не предпринимает меры для защиты этих прав от нарушений со стороны третьих лиц, учитывая, что если нарушение не останавливать, то конкуренты будут воспринимать такую бездеятельность как приглашение к безнаказанному нарушению прав.

При проведении DD ИС компании не менее ценными для инвестора являются всесторонние исследования вопросов, связанных с торговыми марками, авторскими правами, ноу-хау и коммерческими тайнами. Например, в случаях, когда при слиянии или поглощении происходит передача прав собственности на известные торговые марки, первоочередной задачей считается исследование действия права собственности и возможных претензий о нарушениях, связанных с торговой маркой. В частности, при проведении исследования необходимо документально подтвердить: право собственности на торговую марку через соответствующие учреждения; объем охраны торговой марки в отношении товаров или услуг, для которых она зарегистрирована, включая проверку марки на фактическое использование; наличие любого оспаривания торговой марки, а также оценить примерную рыночную стоимость прав на нее.

В заключение отметим, что право собственности и нарушение прав третьих лиц являются двумя важнейшими вопросами при проведении DD ИС. Эти два вопроса необязательно приведут к отказу от совершения сделки, но они могут изменить структуру соглашения, цели инвестора или бюджет, предусмотренный покупателем на приобретение активов, связанных с интеллектуальной собственностью.

ПАХАРЕНКО-АНДЕРСОН Антонина — управляющий партнер ППФ «Пахаренко и Партнеры», г. Киев,

ШАМРИНА Елена — партнер ППФ «Па­харенко и Партнеры», г. Киев


Комментарии

Многогранный интеллект

Ярослав ОГНЕВЬЮК,
партнер ПЮА «Дубинский и Ошарова»

Аудит интеллектуальной собственности компании — это очень кропотливая робота, а его результаты, как правило, отображаются в отдельном разделе отчета Due Diligence. Интеллектуальная собственность является нематериальным активом, который иногда может быть самым ценным имуществом. Яркими примерами таких компаний являются Microsoft Corporation, Google Inc., Apple Inc. и др. Торговые марки, патенты и проектные разработки таких компаний становятся наибольшей частью их капитала.

Целями проведения аудита интеллектуальной собственности могут быть: оценка портфеля интеллектуальной собственности, определение потенциальных рисков для бизнес-результатов, а также обеспечение информации, необходимой для разработки стратегии по улучшению положения на рынке.

Учитывая, что интеллектуальная собственность многогранна, а ее разные стороны при проведении аудита соприкасаются с гражданским, налоговым, корпоративным и конкурентным законодательством, а также с международным частным правом, следует обращать внимание также на все нюансы указанных сфер.

Риск ответственности

Маркиян ГАЛАБАЛА,
адвокат ПГ «Павленко и Побережнюк»

При проведении Due Diligence обязательным предметом исследования должна стать правомерность использования работниками компании программного обеспечения в ходе хозяйственной деятельности и обеспечения такой деятельности. Для этого юристам должны быть предоставлены документы, которые подтверждают наличие прав на использование соответствующих компьютерных программ: договоры, лицензии и т.п.

При отсутствии последних в заключении Due Diligence следует отобразить риск привлечения компании к гражданско-правовой ответственности за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности, а также риск привлечения ее работников к административной ответственности по статье 512 Кодекса Украины об административных правонарушениях или уголовной ответственности по статье 176 Уголовного кодекса Украины.

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

Баннер_на_сайт_тип_1
YPpicnic600x900
баннер_600_90px_2
2024
tg-10
Legal High School

Зміст

Актуальный документ

Документы и аналитика

Признать недействительным

Акцент

Замена правозащитника

Государство и юристы

В суд — «раскрыв карты»

Преференции для «своих»

Государство и юристы

Новости законотворчества

Для регистрации баз персональных данных отведено еще полгода

Президент одобрил программу приватизации

За двойное гражданство предлагают штрафовать

Вмешательство в деятельность предпринимателей будет возможно только по решению суда?

Документы и аналитика

Корпоративные коррупционеры

Садово-огородная монархия

Зарубежная практика

Сеть берут под контроль

Книжная полка

Откомментированный процесс

Награда

Частная практика

ЮФ «Лавринович и Партнеры» победила в четырех номинациях DMGA 2012 и LWAJA 2011

Наталия Мыкольская и Елена Перепелинская повышены до советников ЮФ «Саенко Харенко»

В ЮФ ILF два новых ассоциированных партнера

АФ «Паритет» возглавил Борис Даневич

Неделя права

Новости из-за рубежа

Национализация как выход

Неделя права

Новый отбор по новым правилам

СМС-повестки в суд

Материальный подтекст

Удовлетворили рекомендациями

Неделя права

Новости из-за рубежа

Защита прав предпринимателей

Новости из зала суда

Судебная практика

Суд отменил запрет на советскую символику

Производитель инсулина признан государственным

Отказ капитана провести судно признан законным

Новости юридических фирм

Частная практика

АФ «Династия» сопровождала реструктуризацию задолженности

Integrites выступает юридическим советником finance.ua

ПГ «Павленко и Побережнюк» провела пресс-завтрак

Отрасли практики

Управление с неизвестными

Отмена без последствий

Проверка сделку бережет

Миллион из брачной корзины

Сделка особого внимания

НДСоустойчивые услуги

А был ли договор?

Проект зашел в порт

Арбитраж пошел под суд

Рабочий график

Открытие законодательного сезона

КАЛЕНДАРЬ на неделю

СТРАНИЦА ИЗ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА ЮРИСТА

Решения недели

Судебная практика

Отношения с контрагентами

Невыполнение договорных условий

Неконкретизированное обращение

Самое важное

EX.защита в UA

Судебная практика

Письменный перевод

Как выбраться из «третейской ловушки»?

Судебная практика

Судебные решения

О разграничении полномочий ВККС и членов ВККС

На договор займа между физическими лицами действие Закона о финуслугах не распространяется

Тема номера

Дети должника имеют право на жилье

Частная практика

Эффект масштаба

ЮФ «Астерс» выступила консультантом Seagate Technology

Регистрация с браком

Юридический форум

Финальный покер

Адвокаты просят слова

Інші новини

PRAVO.UA