Практический курс — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Выпуск №8 (896) » Практический курс

Практический курс

Как известно, оформление упаковки и реклама товаров являются одним из факторов, способствующих успешной продаже продукции. Однако важно не забывать о рисках, которые могут возникнуть в связи с некорректным оформлением упаковки и рекламы. К таким рискам относятся не только финансовые санкции, которые могут быть применены контролирующими органами к компании-нарушителю, но и дополнительные финансовые потери (например, затраты, связанные с отзывом продукции с рынка, утилизацией упаковки и рекламных материалов и т.д.), а также репутационные риски.

Проблема разграничения

Вопросы интеллектуальной собственности и недобросовестной конкуренции в контексте введения в заблуждение часто пересекаются, поскольку, как правило, к ним применяются одни и те же нормативно-правовые акты, в том числе Парижская конвенция об охране Как известно, оформление упаковки и реклама товаров являются одним из факторов, способствующих успешной продаже продукции. Однако важно не забывать о рисках, которые могут возникнуть в связи с некорректным оформлением упаковки и рекламы. К таким рискам относятся не только финансовые санкции, которые могут быть применены контролирующими органами к компании-нарушителю, но и дополнительные финансовые потери (например, затраты, связанные с отзывом продукции с рынка, утилизацией упаковки и рекламных материалов и т.д.), а также репутационные риски.

Проблема разграничения

Вопросы интеллектуальной собственности и недобросовестной конкуренции в контексте введения в заблуждение часто пересекаются, поскольку, как правило, к ним применяются одни и те же нормативно-правовые акты, в том числе Парижская конвенция об охране промышленной собственности, Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), Соглашение о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний, Закон Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», Гражданский кодекс (ГК) Украины, Хозяйственный кодекс (ХК) Украины и т.д. В связи с этим у практикующих юристов возникают вопросы относительно разграничения регулирования интеллектуальной собственности и недобросовестной конкуренции.

Например, Парижская конвенция об охране промышленной собственности содержит общую норму (статью 10bis), которая в целом запрещает акты недобросовестной конкуренции, то есть любые акты конкуренции, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, запрет распространяется на указания и утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров, ложные утверждения, способные дискредитировать конкурента.

Кроме того, Парижская конвенция содержит ряд специальных норм, регламентирующих вопросы регистрации и применения торговых марок, связанных с проблемой введения в заблуждение. Например, согласно этой Конвенции:

— применение одной торговой марки ее совладельцами на одних и тех же или подобных продуктах не препятствует регистрации и не ограничивает охрану торговой марки, если такое применение не вводит общественность в заблуждение;

— не допускается регистрация и использование торговых марок, которые создадут у общественности впечатление о связи с государственным гербом, официальным клеймом контроля, эмблемой межправительственной организации или которые явно направлены на введение общественности в заблуждение относительно существования такой связи;

— запрещается использование в торговле (без получения соответствующего разрешения) государственных гербов других стран, если такое использование может ввести в заблуждение относительно происхождения товара;

— государства могут считать недействительной передачу торговой марки, использование которой может ввести общественность в заблуждение, в частности относительно происхождения, характера и т.д.;

— торговые марки, зарегистрированные в стране происхождения, могут быть отклонены или признаны недействительными, если они могут ввести общественность в заблуждение.

Таким образом, с одной стороны, конкурентное законодательство Украины содержит общий запрет на распространение информации, вводящей в заблуждение.

С другой стороны, согласно законодательству Украины в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, возможность введения в заблуждение является одним из оснований для отказа в предоставлении обозначению правовой охраны. В частности, правовая охрана не предоставляется обозначениям, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение относительно товара, услуги или лица, производящего товар или предоставляющего услугу. Таким образом, с целью предотвращения регистрации торговых марок, которые потенциально могут вводить в заблуждение, законодательство Украины предусматривает отказ в предоставлении правовой охраны обозначению, заявленному на регистрацию в качестве торговой марки, в тех случаях, когда очевидна обманчивость содержания самого обозначения. Кроме того, при несоответствии зарегистрированной торговой марки условиям предоставления правовой охраны (в том числе если обозначение является ложным или способным ввести в заблуждение) суд может признать недействительным свидетельство на знак для товаров и услуг.

При этом в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг конкретизируется, что к обозначениям, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение, относятся:

1) обозначения, порождающие в сознании потребителя ассоциации, связанные с определенным качеством, географическим происхождением товаров или услуг либо определенным производителем;

2) обозначения, не соответствующие действительности.

Кроме того, обозначение может быть признано обманчивым или способным ввести в заблуждение, когда очевидно, что оно в процессе использования торговой марки не исключает опасности введения в заблуждение потребителя.

Вместе с тем Закон Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» содержит неисключительный перечень информации, которая может квалифицироваться как вводящая в заблуждение. В частности, информация, вводящая в заблуждение, может содержать:

— неполные, неточные или ложные сведения о происхождении товара, производителе, продавце, способе изготовления, источнике и способе приобретения, реализации, количестве, потребительских свойствах, качестве, комплектности, пригодности к применению, стандартах, характеристиках, особенностях реализации товаров, работ, услуг, цене и скидке на них, а также о существенных условиях договора;

— неполные, неточные или ложные данные о финансовом состоянии или хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования;

— сведения, приписывающие полномочия и права, которые не имеют субъекты хозяйственной деятельности, распространяющие такую информацию, или отношения, в которых они не находятся;

— ссылки на объемы производства, приобретения, продажи или поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, которых фактически не было в день распространения информации.

При этом совершенно справедливо возникают вопросы: 1. Как соотносится регулирование прав интеллектуальной собственности с регулированием в области недобросовестной конкуренции? 2. Возможно ли провести между ними четкую границу? 3. Какие последствия, связанные с этим, возникают в правоприменительной практике?

С одной стороны, нормы законодательства о защите от недобросовестной конкуренции дополняют законодательство, регулирующее защиту прав интеллектуальной собственности. Такое взаимное дополнение имеет ряд преимуществ, в частности, позволяет защитить права в тех случаях, когда законодательство о защите интеллектуальной собственности не может обеспечить охрану, например, в случаях если:

— на обозначение еще не получена охрана;

— обозначение не является охраноспособным (имеет вторичную распознавательную способность);

— товары/услуги принадлежат к другим классам, для которых торговая марка не была зарегистрирована.

С другой стороны, существенным недостатком является нарушение принципа правовой определенности как одного из элементов верховенства права, который был неоднократно интерпретирован Европейским судом по правам человека. Согласно этому принципу, ограничение основных прав человека и гражданина, а также воплощение этих ограничений на практике допустимо только при условии обеспечения предсказуемости применения правовых норм, устанавливающих такие ограничения. При этом ограничение любого права должно базироваться на критериях, которые позволят лицу отделять правомерное поведение от противоправного, а также предусматривать юридические последствия своего поведения.

Критерии разграничения

Несмотря на то что на практике невозможно полностью разграничить вопросы недобросовестной конкуренции и защиты интеллектуальной собственности, при определении основных отличий можно руководствоваться такими критериями, как объект регулирования, условия квалификации нарушения, органы контроля, точки контроля, последствия и санкции.

Рассмотрим каждый из перечисленных выше критериев отдельно.

В контексте введения в заблуждение объектом регулирования конкурентного законодательства является информация в любом виде и форме (при этом перечень способов введения в заблуждение не ограничен), в то время как объектом регулирования законодательства Украины о защите прав интеллектуальной собственности является исключительно информация, касающаяся объектов права интеллектуальной собственности (в том числе торговых марок), которая вызывает ложные ассоциации, связанные с качеством, географическим происхождением товаров (услуг) или производителем, либо содержит очевидную опасность введения в заблуждение.

Обязательные условия квалификации нарушения конкурентного законодательства — одновременное наличие конкурентной среды, а также влияние (возможность влияния) информации, распространяемой субъектом хозяйственной деятельности, на намерения лиц приобрести либо продать товары, услуги или работы этого субъекта, тогда как при квалификации нарушения прав интеллектуальной собственности наличие указанных факторов необязательно.

Согласно конкурентному законодательству, точка контроля может находиться на любом этапе распространения информации посредством осуществления полномочий органами Антимонопольного комитета Украины (по собственной инициативе, заявлению конкурентов, потребителей и т.д.), судебного вмешательства (по иску третьих лиц). Законодательство о защите прав интеллектуальной собственности предусматривает иной круг органов контроля, а также ограниченное количество точек контроля: так, ­экспертные учреждения могут осуществлять контроль при проведении экспертизы заявки, Государственная служба интеллектуальной собственности — до момента регистрации торговой марки, а суд (по иску третьих лиц) — после регистрации торговой марки.

Что касается последствий и санкций в контексте защиты прав интеллектуальной собственности, отметим, что Государственная служба интеллектуальной собственности уполномочена отказать в правовой охране обозначения (то есть отказать в выдаче свидетельства на знак для товаров и услуг), а суд — признать недействительным уже выданное свидетельство (на основании иска, поданного заинтересованным лицом). Кроме того, за нарушение прав на объект права интеллектуальной собственности предусмотрена административная ответственность (в виде штрафа в размере от 170 грн до 3400 грн с конфискацией незаконно произведенной продукции, а также оборудования и материалов, предназначенных для ее производства) и уголовная ответственность (в виде штрафа от 17 000 грн до 255 000 грн с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции, оборудования и материалов, которые специально использовались для ее производства, возможно также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью).

В рамках защиты от недобросовестной конкуренции распространение информации, вводящей в заблуждение, влечет также наложение штрафа в размере до 5 % дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) субъекта хозяйственной деятельности за последний отчетный год.

Зарубежный подход

Согласно европейскому законодательству, регистрация торговой марки может быть аннулирована, если в результате ее использования в отношении товаров или услуг, для которых она зарегистрирована, такая торговая марка вводит в заблуждение общественность, в частности, относительно природы, свойств или географического происхождения этих товаров или услуг.

В соответствии с позицией Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) не имеет значения способ материального закрепления неправдивых утверждений, в том числе его форма (торговая марка, маркировка, брошюра, радиореклама, постеры и т.п.). Таким образом, введение в заблуждение устанавливается только по эффекту утверждения, оказываемого на адресата, а не по способу, с помощью которого утверждение доводится до сведения адресата. Кроме того, к регистрации в качестве торговой марки не допускаются названия стран, если использование названия государства может ввести в заблуждение относительно происхождения товаров.

Тенденции регулирования

Необходимо помнить, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС предусматривает возможность отмены регистрации свидетельства на знак для товаров и услуг в том случае, если после даты регистрации такой торговой марки вследствие ее использования владельцем (или с его разрешения) есть вероятность введения в заблуждение (особенно в отношении характера, качества или географического происхождения товаров или услуг).

Кроме того, согласно Соглашению об ассоциации, Украина обязана защищать ряд географических обозначений ЕС, которые касаются сельскохозяйственной продукции, вин, ароматизированных вин и спиртных напитков. При этом для некоторых видов продукции предусматривается некий переходный период, во время которого ЕС не будет пресекать использование на продукции украинского происхождения, которая продается на Украине, таких географических обозначений ЕС. В частности, для такого обозначения, как «фета», установлен переходный период семь лет, а для обозначений «коньяк», «шампанское», «херес» и некоторых других — десять лет.

Таким образом, в зоне риска могут оказаться такие зарегистрированные на Украине торговые марки, как «Советское Шампанское», «Коньяк Украины» и другие.

Позиция суда

По мнению Высшего хозяйственного суда Украины, при рассмотрении дел по спорам, связанным с защитой субъектов хозяйственной деятельности и потребителей от недобросовестной конкуренции и одновременно с защитой прав интеллектуальной собственности, хозяйственным судам следует руководствоваться Законом Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», Законом Украины «О защите экономической конкуренции», а также Парижской конвенцией об охране промышленной собственности, статья 10bis которой предусматривает обязанность стран-участников обеспечить гражданам этих стран эффективную защиту от недобросовестной конкуренции и содержит определение акта недобросовестной конкуренции в промышленных и торговых делах. В соответствии с этой Конвенцией объектами охраны промышленной собственности являются среди прочего товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, указания происхождения, наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции.

Согласно позиции Высшего хозяйственного суда Украины, предпосылкой применения к спорным правоотношениям Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» служит наличие отношений конкуренции между субъектами хозяйственной деятельности, которых касается нарушение. Если же нарушение прав интеллектуальной собственности происходит вне сферы конкурентных отношений, защита таких прав осуществляется исключительно по предписаниям Гражданского кодекса Украины, Хозяйственного кодекса Украины, других законодательных актов, регулирующих вопросы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.

В соответствии с подходом, применяемым Высшим хозяйственным судом Украины, регистрация торговой марки хотя и предоставляет право на маркировку товара, для которого такая торговая марка зарегистрирована, однако не дает права на распространение информации, вводящей в заблуждение, со ссылкой на соответствующее свидетельство, и не может преобладать над правом других лиц (в том числе потенциальных потребителей) на получение достоверной информации о товарах.

В случае если при решении споров, связанных с признанием недействительными свидетельств на знаки для товаров и услуг на основании несоответствия зарегистрированных торговых марок условиям предоставления правовой охраны, для выяснения вопросов, требующих специальных знаний (в частности, о том, занимает ли определенный элемент доминирующее положение в изображении знака; есть ли основания считать, что знак может вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения и качества товаров, обозначенных этим знаком; являются ли знаки похожими настолько, что их можно спутать), хозяйственному суду необходимо, если сходство не имеет очевидного характера, назначить судебную экспертизу, не возлагая на себя полномочия эксперта. Таким образом, хозяйственные суды не должны устанавливать сходство знаков для товаров и услуг на собственное усмотрение.

Как показывает судебная практика, факт выдачи Государственной службой интеллектуальной собственности Украины свидетельства на знак для товаров и услуг подтверждает лишь то, что этот государственный орган не усмотрел признаков обманчивости (на момент подачи торговой марки на регистрацию) в рамках проведенной ограниченной экспертизы, которая касается исключительно содержания самого заявленного на регистрацию обозначения (его собственной видимой обманчивости) и не охватывает анализ потенциального использования торговой марки в будущем.

В связи с этим использование правомерно зарегистрированных торговых марок их собственниками в маркировке (на упаковке), рекламных материалах, во-первых, не гарантирует отсутствие рисков нарушения конкурентного законодательства, во-вторых, в определенных случаях (в зависимости от обстоятельств дела, в том числе в сочетании с другими надписями) может расцениваться органами Антимонопольного комитета Украины как распространение информации, вводящей в заблуждение.

Такой подход органов Антимонопольного комитета Украины неоднократно поддерживали суды, в том числе и Высший хозяйственный суд Украины.

В частности, распространением информации, вводящей в заблуждение, было признано размещение на упаковке молочной продукции, а также на веб-сайте производителя торговой марки «Из чистых Карпат» в сочетании с надписью: «… родом из чистых Карпат, где природа является экологически чистой, а коровки дают особое полезное и богатое на вкус молоко», поскольку (несмотря на то что производственные мощности предприятия действительно находились в Карпатском регионе) производитель закупал сырое молоко в семи областях Украины, шесть из которых не относятся к указанному региону.

Показательными с точки зрения правоприменительной практики являются также позиции судов первой и кассационной инстанций, поддержавших вывод органа Антимонопольного комитета Украины о том, что вводящим в заблуждение является нанесение на упаковку продукции товарной марки «о 100 % мороженом от «Дядюшки Пломбира» (на языке оригинала — «про 100 % морозиво від «Дядечка Пломбіра») таким образом, чтобы наиболее ярко выделялись такие части торговой марки, как «мороженое», «100 %», «пломбира», а остальные части надписей торговой марки сливались с фоном упаковки и примененными графическими элементами.

По мнению Антимонопольного комитета Украины и суда, вследствие выбранного способа размещения торговой марки предприятие распространило ложные сведения о потребительских свойствах продукции.

Таким образом, использование на упаковке, в рекламе зарегистрированной надлежащим образом торговой марки не гарантирует отсутствия рисков нарушения конкурентного законодательства. В каждом отдельном случае необходимо проанализировать способ размещения такой торговой марки (в том числе цвет, формат, положение торговой марки и т.д.), ее сочетание с другой информацией, а также действительные потребительские свойства продукции.

Профессионально и непредвзято

Законодательство о защите от недобросовестной конкуренции заполняет пробелы законодательства о защите интеллектуальной собственностя, а также предупреждает злоупотребление правами интеллектуальной собственности, которое имеет антиконкурентный эффект. При этом защита от недобросовестной конкуренции является гибким и развивающимся институтом, поскольку формы введения потребителя в заблуждение не могут быть исчерпывающими.

По нашему мнению, только профессиональная и непредвзятая правоприменительная практика может обеспечить эффективное сочетание гибкости защиты от недобросовестной конкуренции и принципа правовой определенности в контексте защиты интеллектуальной собственности.

 

СИНИЧКИНА Лана — партнер, соруководитель практики антимонопольного и конкурентного права АО Arzinger, г. Киев,

БАРАНОВИЧ Мария — юрист практики антимонопольного и конкурентного права АО Arzinger, г. Киев

 

 

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

Баннер_на_сайт_тип_1
YPpicnic600x900
баннер_600_90px_2
2024
tg-10
Legal High School

Зміст

Акцент

Практический запрос

Государство и юристы

Без году нет дела

Проверка на срочность

С фиксацией или без?

Государство и юристы

Новости законотворчества

Внесен проект изменений к Госбюджету

Президент внес Закон об открытых данных

Предлагается изменить порядок обыска

Государство и юристы

С устроенной силой

Старый мировой порядок

Документы и аналитика

Неправовая презумпция

Книжная полка

Инвестиционная увлекательность

Неделя права

Новости из-за рубежа

В Англии обсуждают ДНК-тесты и онлайн-суды

Неделя права

Служба и доверие

Стандарты адвокатам

Бессрочный билет

Ответственный совет

Новости из зала суда

Судебная практика

Суд пересмотрит оправдательный приговор по уклонениюот мобилизации

Турист отсудил у турфирмы 3 тыс. грн морального вреда

Новости юридических фирм

Частная практика

ЮК «Альянс Ратушняк и Партнеры» добилась утверждения судом налогового компромисса

ЮК Jurimex защитила интересы физлица в споре о начислении налога на землю собственникам квартир в г. Киеве

АО Arzinger организовало дискуссию с министром юстиции Украины

ЮФ «Астерс» сопровождает приобретение группой компаний «Ардис» оборудования по производству молочных продуктов

ЮК FCLEX представили интересы Полтавского ГОКа в корпоративном споре

ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» защитила интересы клиента в трудовом споре

МЮФ Integrites выступает юридическим советником по привлечению торгового финансирования для MegaTrade Group

Отрасли практики

Практический курс

Связать крючком

Рабочий график

Банковская формула

КАЛЕНДАРЬ на неделю

СТРАНИЦА ИЗ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА ЮРИСТА

Самое важное

Перезагрузочные дни

Средства хороши

Возникновение права

Солидарная реакция

Судебная практика

Тайна за семью печатями

Судебная практика

Судебные решения

Особенности банкротства предприятия-должника, ликвидируемого собственником

Судебная практика

Сути не мешает

Судебная практика

Судебные решения

Исковая давность по иску о возврате потребительского кредита применяется по заявлению стороны в споре

О нюансах признания недействительным договора аренды земли

Судебная практика

Судебные изыскания

Тема номера

Своевременная тенденция

Толковать вручную

Постановка по требованию

Предопределение на местности

Столичный стандарт

Чрезвычайная миссия

Системная настройка

Дополнительные введения

Войти в колею

Частная практика

Форпосты рынка

Інші новини

PRAVO.UA