С целью правильного и одинакового применения хозяйственными судами норм действующего законодательства в решении вопросов назначения судебных экспертиз по делам по спорам, связанным с защитой права интеллектуальной собственности, Высший хозяйственный суд Украины считает необходимым предоставить такие рекомендации.

1. Общие вопросы назначения судебной экспертизы по делам по спорам, связанным с защитой права интеллектуальной собственности.

1.1. В решении вопросов назначения судебной экспертизы хозяйственным судам следует руководствоваться Хозяйственным процессуальным кодексом Украины (ХПК), Законом Украины «О судебной экспертизе», Инструкцией о назначении и проведении судебных экспертиз, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 8 октября 1998 года № 53/5 (в редакции приказа Министерства юстиции Украины от 30 декабря 2004 года № 144/5), и иметь в виду изложенное в разъяснении президиума Высшего арбитражного суда Украины от 11 ноября 1998 года № 02-5/424 «О некоторых вопросах практики назначения судебной экспертизы» (с дальнейшими изменениями и дополнениями) с учетом особенностей правового регулирования защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.

1.2. В Приложении 4 к Положению об экспертно-квалификационных комиссиях и аттестации судебных экспертов, утвержденному приказом министра юстиции Украины от 15 июля 1997 года № 285/7-А (в редакции приказа от 17 января 2002 года № 4/5), приведен Перечень основных видов судебных экспертиз и экспертных специальностей (Перечень). В Разделе VII Перечня среди видов судебных экспертиз под № 13 указана экспертиза, связанная с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности. Эта экспертиза включает определенные виды экспертных специальностей, которые хозяйственным судам необходимо учитывать при назначении экспертиз по соответствующим делам.

1.3. Судебная экспертиза должна назначаться только для установления данных, входящих в предмет доказывания в деле, и не может касаться толкования и применения правовых норм. Следовательно, хозяйственные суды не должны задавать судебному эксперту вопросы сугубо правового характера, которые должны решаться самим судом.

1.4. Суды не должны назначать судебную экспертизу для выяснения документированных или публично оглашенных в установленном порядке сведений об объектах, событиях и явлениях, являющихся или связанных с результатами интеллектуальной, творческой деятельности. Для выяснения такой информации не нужны специальные знания специалистов в соответствующей области знаний, поскольку суд может получить или истребовать эти сведения от сторон спора или других участников судебного процесса. Так, например, нет потребности назначать судебную экспертизу для выяснения вопросов о:

— держателе определенного доменного имени в сети Интернет, так как эти данные, согласно требованиям статей 30 и 65 ХПК, могут быть истребованы от объединения «Украинский сетевой информационный центр», администрирующего систему регистрации и учета доменных названий и адрес украинского сегмента сети Интернет;

— дате открытия официальной или официально признанной международной выставки, проведенной на территории государства — участника Парижской конвенции об охране промышленной собственности, поскольку эти данные могут быть истребованы от Совета по вопросам выставочной деятельности на Украине, положение о котором утверждено распоряжением Президента Украины от 27 марта 2001 года № 74/ 2001-рп.

1.5. Назначая судебную экспертизу по исследованию, связанному с защитой права интеллектуальной собственности, хозяйственным судам в соответствующих определениях следует точно определять круг вопросов, которые должны быть разъяснены судебным экспертом, и объем необходимых для экспертного исследования материалов.

Хозяйственные суды должны обязывать стороны или других лиц предоставлять только те материалы, истребование которых действительно необходимо для установления с помощью специальных знаний обстоятельств дела. Так, необходимо удовлетворять обоснование ходатайства экспертов о предоставлении некоторых информационных материалов, хранящихся в базах данных Государственного департамента интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины. Однако следует отказывать, в частности, в удовлетворении ходатайств о предоставлении судебному эксперту всей информационной базы данных Государственного департамента интеллектуальной собственности.

2. Экспертиза по делам по спорам, связанным с защитой авторского права и смежных прав

2.1. Для решения вопроса о том, может ли часть литературного письменного произведения (в том числе и оригинальное название произведения) использоваться самостоятельно либо является ли произведение производным, необходимы знания специалистов в области литературоведения. Назначая судебную экспертизу по данному вопросу, хозяйственный суд в соответствующем определении должен точно привести отрывки из литературного произведения, которые по доводам заинтересованной стороны спора могут использоваться самостоятельно, например, в передачах (программах) организаций вещания или как объект торговой марки или коммерческое наименование и т.п.

2.2. При наличии разногласий между сторонами спора по вопросу о том, является ли продукт творческой деятельности не охраняемым авторским правом (статья 10 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах»), хозяйственный суд, как правило, должен назначать судебную экспертизу, поскольку для выяснения этого вопроса нужны специальные знания в соответствующей области знаний (литературоведения, искусствоведения и т.п.). Например, нуждается в экспертных разъяснениях вопрос о том, является ли литературное или музыкальное произведение с текстом или без текста произведением народного творчества (фольклором).

2.3. Для разъяснения вопроса о возможном использовании чужого произведения без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право), в частности, в форме плагиата или пиратства в сфере авторского права и (или) смежных прав, судам необходимо назначать судебную экспертизу и поручать ее проведение специалистам в области литературоведения, искусствоведения и т.п. в зависимости от объекта авторского права и (или) смежных прав.

В рассмотрении дел о нарушении авторских и смежных прав судебному эксперту могут быть ориентировочно заданы для разъяснения следующие вопросы:

«Является ли текстовый материал (его фрагменты), размещенный (размещенные) в монографии, статье, брошюре или другом издании или веб-сайте, полным или частичным воспроизведением литературного произведения…, авторские права на которое принадлежат …»;

«Является ли изображение, размещенное на странице газеты, журнала или другого издания либо веб-сайта, воспроизведением фотографического произведения…, авторские права на которое принадлежат…»;

«Продемонстрировано ли в передаче (программе) организации вещания, транслированной …, литературное, музыкальное, аудиовизуальное… произведение или его фрагменты, авторские права на которое (которые) принадлежат…»;

«Продемонстрировано ли в передаче (программе) организации вещания, транслированной …, исполнение, фонограмма, видеограмма, смежные права на которое (которую) принадлежат…».

3. Экспертиза по делам по спорам, связанным с защитой права интеллектуальной собственности на торговые марки.

3.1. В делах об обжаловании решений Государственного департамента интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины по вопросам регистрации знаков хозяйственные суды не могут устанавливать для разъяснения судебным экспертом вопросы о соответствии обозначения, являющегося объектом торговой марки, условиям предоставления правовой охраны, поскольку при такой постановке вопроса судом выясняется вопрос права, а не вопрос факта.

3.2. Для выяснения данных о соответствии обозначения или любой комбинации обозначений, являющихся объектом зарегистрированной торговой марки, публичному порядку, принципам гуманности и морали для разъяснения судебному эксперту могут быть заданы, в частности, следующие вопросы:

«Содержит ли обозначение или комбинация обозначений изображения порнографического характера»;

«Содержит ли обозначение или комбинация обозначений антигосударственные, расистские лозунги»;

«Содержит ли обозначение или комбинация обозначений эмблемы и/или наименования экстремистских организаций, нецензурные слова, выражения и т.п.».

3.3. С учетом обстоятельств дела и сути спора хозяйственные суды с помощью экспертного исследования должны выяснять фактические данные относительно наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении торговой марке правовой охраны. С целью такого выяснения следует решать, в частности, вопрос о том, будет ли торговая марка:

изображением или имитацией государственного герба, флага или другого государственного символа (эмблемы); официального названия государства; эмблемы, сокращенного или полного наименования международных межправительственных организаций; официального контрольного, гарантийного и пробирного клейма, печати; награды или другого отличия;

иметь различительную способность или приобрела различительную способность вследствие использования;

состоять только из обозначений, являющихся общеупотребительными как обозначения товаров и услуг определенного вида;

состоять только из обозначений или данных, являющихся описательными при использовании относительно указанных в заявке товаров и услуг или в связи с ними, в частности указывающих на вид, качество, состав, количество, свойства, назначение, ценность товаров и услуг, место и время изготовления или сбыта товаров либо предоставления услуг;

обманчивой или вводящей в заблуждение относительно товара, услуги или лица, производящего товар или предоставляющего услуги, в частности, являются ли конкурирующие обозначения тождественными или похожими настолько, что их можно спутать;

состоять только из обозначений, являющихся общеупотребительными символами и терминами;

отображать только форму, обусловленную естественным состоянием товара или необходимостью получения технического результата, или придает товару существенную ценность;

совпадать с квалифицированным указанием происхождения товара;

совпадать с коммерческим (фирменным) наименованием или промышленным образцом другого лица;

совпадать с названием известного на Украине произведения науки, литературы и искусства либо цитатами или персонажами из него, названием произведения искусства или его фрагментом;

совпадать с фамилией, именем, псевдонимом и производным от них, портретом и факсимиле известного на Украине лица.

В решении спора о правомерности решения Государственного департамента интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины относительно регистрации торговой марки возможно также экспертное исследование наличия доминирующего положения в изображении торговой марки таких элементов, представляющих состав основания для отказа в предоставлении знака правовой охраны.

В споре о признании свидетельства недействительным для разъяснения судебным экспертом в зависимости от обстоятельств дела могут быть заданы вопросы о наличии в свидетельстве элементов изображения торговой марки, отсутствующих в поданной заявке.

3.4. При решении споров о защите права интеллектуальной собственности на торговую марку могут возникнуть вопросы о родственности товаров, услуг (часть 5 статьи 6, часть 5 статьи 16, часть 4 статьи 25 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»).

Эти вопросы должны решаться с учетом следующих положений международных договоров в сфере интеллектуальной собственности:

— статьи 2 Ниццского соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, которой, в частности, установлено:

1) с учетом обязательств, налагаемых настоящим Соглашением, Классификация имеет в каждой из стран Специального союза значение, предоставляемое ей в этой стране. В частности, Классификация не связывает страны Специального союза ни относительно определения объема охраны знака, ни относительно признания знаков обслуживания;

2) каждая страна Специального союза оставляет за собой право использовать Классификацию как основную или вспомогательную систему;

3) Компетентные ведомства стран Специального союза включают в официальные документы и публикации о регистрации знаков номера классов Классификации, к которым принадлежат товары или услуги, и для них регистрируется знак;

— статьи 9 Договора о законах относительно товарных знаков, которой определены вопросы классификации товаров и/или услуг:

1) указание товаров и/или услуг. Каждая регистрация и любая публикация, осуществленная ведомством относительно заявки или регистрации, содержащая указание товаров и/или услуг, указывает название этих товаров и/или услуг, сгруппированных по классам Ниццской классификации, при этом каждой группе должен предшествовать номер класса данной Классификации, к которому относится группа товаров или услуг;

2) товары или услуги, принадлежащие к одному классу или к разным классам:

a) товары или услуги не могут считаться подобными на том основании, что в какой-либо регистрации или публикации, осуществленной ведомством, они фигурируют в одном классе Ниццской классификации;

b) товары или услуги не могут считаться отличающимися на том основании, что в какой-либо регистрации или публикации, осуществленной ведомством, они фигурируют в разных классах Ниццской классификации.

Учитывая изложенные положения международных договоров в сфере интеллектуальной собственности, для разъяснения вопроса о родственности товаров и услуг с товарами и услугами, приведенными в свидетельстве на торговую марку [международный цифровой код — (511)] по индексам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (Ниццская классификация), судам следует назначать судебную экспертизу, поручая ее проведение компетентным учреждениям и специалистам в сфере интеллектуальной собственности.

3.5. В части 2 статьи 25 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» определен перечень факторов, которые могут рассматриваться как уместные для определения торговой марки хорошо известной на Украине. В круг этих факторов, не являющихся исчерпывающими, в частности, входят:

степень известности или признания знака в соответствующем секторе общества;

продолжительность, объем и географический район любого использования знака;

продолжительность, объем и географический район любого продвижения знака, включая рекламирование или обнародование и представление на ярмарках или выставках товаров и/или услуг, относительно которых знак применяется;

продолжительность и географический район любых регистраций и/или заявок на регистрацию знака при условии, что знак используется или является признанным;

свидетельство успешного отстаивания прав на знак, в частности, территория, на которой знак признан хорошо известным компетентными органами;

ценность, ассоциируемая со знаком.

Выяснение некоторых из перечисленных факторов относительно конкретной торговой марки нуждается в специальных знаниях, а потому хозяйственные суды в делах о признании торговой марки хорошо известной должны в зависимости от сути приведенных факторов назначать судебную экспертизу или истребовать необходимые сведения у сторон или других участников судебного процесса.

4. Экспертиза по делам по спорам, связанным с защитой права интеллектуальной собственности на коммерческое наименование.

В решении споров, связанных с правовой охраной коммерческого наименования, судам необходимо исходить из содержания статей 489, 490 Гражданского кодекса Украины и статьи 159 Хозяйственного кодекса Украины, согласно которым правовая охрана предоставляется правовладельцу исключительно от использования другими лицами одинакового, то есть тождественного полного или сокращенного коммерческого (фирменного) наименования. Поэтому в спорах о защите права интеллектуальной собственности на коммерческое наименование хозяйственным судом судебному эксперту не должны задаваться вопросы о наличии или отсутствии сходства между коммерческими (фирменными) наименованиями до такой степени, что их можно спутать. Но в случае необходимости хозяйственный суд может задать судебному эксперту вопрос о наличии или отсутствии тождественности, то есть полного сходства между сравниваемыми коммерческими (фирменными) наименованиями.

5. Экспертиза по делам по спорам, связанным с защитой права интеллектуальной собственности на промышленный образец.

В решении споров об охране права интеллектуальной собственности на промышленный образец, исходя из обстоятельств дела и сути спора судом, для разъяснения судебным экспертом могут быть представлены вопросы, в частности, о:

наличии новизны промышленного образца на дату подачи заявки на выдачу патента или, если заявлен приоритет, на дату приоритета (по сравнению с противопоставленным промышленным образцом);

изготовлении конкретного изделия с использованием всех существенных признаков промышленного образца;

включении в совокупность существенных признаков промышленного образца других охраняемых объектов права интеллектуальной собственности (торговые марки, коммерческие наименования, географические указания происхождения товаров, произведения изобразительного искусства и т.п.).

6. Экспертиза по делам по спорам, связанным с защитой права интеллектуальной собственности на изобретение или полезную модель.

6.1. В решении споров о защите права интеллектуальной собственности на изобретение или полезную модель хозяйственным судом, исходя из обстоятельств дела и сути спора, только с помощью экспертного исследования могут быть установлены фактические данные о:

наличии новизны изобретения или полезной модели на дату подачи заявки на выдачу патента или, если заявлен приоритет, на дату приоритета (в сравнении с противопоставленным изобретением (полезной моделью) либо известным техническим решением);

наличии в изобретении изобретательского уровня, то есть не следует ли он явным образом из уровня техники (не является для специалиста очевидным);

наличии в формуле запатентованного изобретения (полезной модели) всех признаков, приведенных в поданной заявке.

6.2. Если в процессе решения спора между сторонами возникнут расхождения относительно возможного изготовления продукта с применением запатентованного изобретения (полезной модели), хозяйственный суд, в зависимости от обстоятельств дела, должен предложить судебному эксперту разъяснить вопрос, использован ли при изготовлении этого продукта каждый признак, включенный в независимый пункт формулы изобретения (полезной модели), или признак, эквивалентный ему.

6.3. Если в процессе решения спора между сторонами возникнут расхождения относительно процесса (способа) изготовления продукта, хозяйственный суд, в зависимости от обстоятельств дела, может предложить судебному эксперту разъяснить вопрос о следующем:

— использован ли в процессе изготовления продукта каждый признак, включенный в независимый пункт формулы изобретения, или признак, эквивалентный ему;

— является ли новым продукт, изготовленный с применением запатентованного процесса (способа).

Председатель Высшего хозяйственного суда Украины Дмитрий ПРИТЫКА