Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 26 апреля 2018 года, 12:34

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Особенности защиты хорошо известного бренда на примере ТМ «Київський торт» Roshen

Досудебный порядок урегулирования споров доминировал в практике Корпорации ROSHEN, но теперь она вынуждена участвовать в трех судебных процессах Досудебный порядок урегулирования споров доминировал в практике Корпорации ROSHEN, но теперь она вынуждена участвовать в трех судебных процессах

Не так давно был опубликован рейтинг «100 самых дорогих брендов Украины», в тройку лидеров которого вошла корпорация ROSHEN с одноименной торговой маркой, оцениваемой в 274 млн долл. США. В качестве методологии проведения подсчетов упоминается, что принимались во внимание общие финансовые результаты компании — правообладателя бренда и иные факторы, способные оказывать влияние, такие как рынки, где представлена продукция, характер продукции, а также уровень инвестпривлекательности отрасли в целом. Такие показатели, как уровень политики компании-правообладателя, направленной на обеспечение охраны прав на портфолио брендов, а также качество обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности на бренды в случае нарушения, не были упомянуты. Однако с уверенностью можно утверждать, что эти критерии являются базовыми, поскольку компания всегда стремится развивать сильный и надежно защищенный бренд.

Крупнейшие мировые корпорации своим же примером подтверждают это правило. Так, корпорация Google, которая, по мнению многих рейтингов, является правообладателем самого дорогого в мире бренда, всеми способами пытается не допустить, чтобы в наш обиход полноправно вошло слово «гуглить», и противостоит превращению своего бренда в генерическую торговую марку как путем внедрения взвешенной маркетинговой политики, так и посредством применения правовых способы защиты и инициированием реальных судебных разбирательств. Немецкий производитель автомобилей с мировым именем BMW также всегда готов выступить с защитой своего бренда и в непростых юрисдикциях, таких как Китай, и в судебных разбирательствах по довольно противоречивым вопросам, таким как использование брендов дистрибьюторами запасных частей авто. Неудивительно, что BMW является одним из наиболее дорогостоящих европейских брендов.

Практика зарубежных компаний по активной защите прав интеллектуальной собственности на портфолио своих брендов является вполне закономерным и экономически обоснованным явлением, но в Украине аналогичные действия компаний могут вызывать и абсолютно противоположные отклики. Не так давно ряд судебных споров, инициированных корпорацией ROSHEN с целью защиты прав интеллектуальной собственности на ТМ «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», привели к оживленным дебатам не только в залах судебных заседаний, но и в обществе, в том числе и в социальных сетях. В чем же в действительности заключается правовая позиция корпорации ROSHEN и чем особенны инициированные процессы с точки зрения права?

Бренд с историей

На рынке потребительских товаров в Украине представлено не так много продукции, которая действительно стала национальным символом. Примером можно назвать «Киевский торт» («Київський торт»), история которого уходит в 1956 год.

Именно тогда на Киевской кондитерской фабрике им. Карла Маркса было освоено и налажено производство нового изделия — «Киевского торта» («Київський торт»), которому суждено было стать действительно культовым товаром предприятия, популярность которого сохраняется и по сей день.

Новость о разработке рецептуры нового изделия, на которое предприятие уже в то время возлагало серьезные надежды как на один из ключевых товаров, а также освоение технологии его изготовления не могли долгое время оставаться предметом всеобщего внимания лишь на локальном уровне. Поэтому в 1960 году выходит приказ, согласно которому руководство Киевской кондитерской фабрики им. Карла Маркса обязывают предоставить информацию для награждения предприятия «за ассортимент новых сортов, представленных на смотр в декабре 1959 г.: …в) торт Киевский» на Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства СССР.

В последующем «Киевский торт» («Київський торт») производства Киевской кондитерской фабрики им. Карла Маркса становится продукцией, качество которой получает признание на уровне всего СССР не только среди других предприятий кондитерской отрасли, но и среди потребителей, которые знали, что в белой упаковке с расположенным по кругу изображением листьев каштанов и надписью «Київський торт» содержится уже полюбившееся лакомство.

1994 год стал переломным для Киевской кондитерской фабрики им. Карла Маркса, так как предприятие было выкуплено частными лицами и перешло из категории государственного имущества в частную собственность путем реорганизации. Так появилось закрытое акционерное общество «Киевская кондитерская фабрика им. Карла Маркса», ставшее полным правообладателем прав и обязанностей ранее существовавшего предприятия. Следовательно, такие изменения не столько отразились на промышленных вопросах функционирования предприятия, сколько на организационных моментах и подходах к ведению бизнеса.

Именно тогда было принято решение упорядочить портфолио интеллектуальной собственности компании, которое уже на тот момент представляло существенный нематериальный актив с огромной экономической и репутационной ценностью, в который ранее были вложены и далее инвестировались ресурсы компании. Одним из закономерных шагов в этом направлении стало оформление прав интеллектуальной собственности на один из ключевых брендов компании — «Киевский торт»:





Далее в Украине была предоставлена правовая охрана и словесному знаку для «Киевского торта» — такая необходимость возникла в связи с проведением активных маркетинговых компаний с использованием уже полюбившегося далеко за пределами Киева бренда:





Со временем все большую популярность стал приобретать бренд ROSHEN, а также произошли изменения в структуре собственников компании, после чего компания получила название публичное акционерное общество «Киевская кондитерская фабрика «Рошен». Была образована Корпорация ROSHEN (официальное название — дочернее предприятие «Кондитерская корпорация «Рошен» (в состав Корпорации ROSHEN на данный момент входят: ЧАО «Киевская кондитерская фабрика «Рошен», «Винницкая кондитерская фабрика», «Кременчугская кондитерская фабрика «Рошен», Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Венгрия), «Винницкий молочный завод «Рошен»). Бренд POШЕН стал неотъемлемым элементом упаковки продукции компании и в последующем был признан в Украине хорошо известной ТМ для товаров 30 класса МКТУ (кондитерские изделия, сладости, шоколад, конфеты, шоколадные конфеты, карамели (конфеты), леденцы, мучные кондитерские изделия, печенье, вафли, бисквит, торты, пирожные и мучные кондитерские изделия, торты соответственно) по состоянию на 1 января 2004 года (решение Апелляционной палаты Государственной службы интеллектуальной собственности Украины от 18.08.2016) в отношении дочернего предприятия «Кондитерская корпорация «Рошен». Незначительные изменения были внесены и в серию брендов продукции «Киевского торта»:





Таким образом, торговая марка «Киевский торт» появилась полстолетия назад и сейчас развивается именно в рамках корпорации ROSHEN. Более того, проведенное корпорацией ROSHEN социологическое исследование по состоянию на июль 2017 года (социологическое исследование проведено Центром социальных технологий «Социополис» с 14.06.2017 по 20.07.2017 по заказу дочернего предприятия «Кондитерская корпорация «Рошен». Объем выборки — 1020 единиц. Территориальная структура: центр (Киев — 170 чел., Житомир — 170 чел.), запад (Львов — 170 чел.), восток (Харьков — 170 чел., Днепр — 170 чел.), юг (Одесса — 170 чел.) показало следующее:

• 96,3% респондентов известен бренд «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ»;

• 72,1% респондентов считают, что бренд «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» — это ТМ, а не общее название тортов определенного вида;

• 93,5% респондентов отмечают, что права интеллектуальной собственности на ТМ принадлежат Корпорации ROSHEN.

Продукция «Киевский торт» Корпорации ROSHEN — лидер продаж в категории товаров «кондитерские изделия». Об этом свидетельствует тот факт, что за последние 10 лет Корпорацией ROSHEN было изготовлено и реализовано более 20 млн кг такой продукции.

Сегодня Корпорация ROSHEN вкладывает в бренд «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» намного больше, чем простая идентификация продукции, так как бренд отображает в том числе:

• соблюдение производителем продукции таких технологий изготовления, которые позволяют в полной мере отобразить такой вкус торта, каким он был придуман более полустолетия назад;

• высокое качество продукции, которое гарантирует производитель;

• репутацию продукции в целом.

Конечно же, признание продукции «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» со стороны потребителей возлагает на Корпорацию ROSHEN как производителя намного большие обязательства по обеспечению качества и безопасности, а также защиты бренда, который непосредственно и отображает такие гарантии.

Особенности правовой охраны

Один из знаков из серии знаков «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» — изображение упаковки оригинального дизайн торта — был признан в Украине хорошо известным для товаров 30 класса МКТУ (торты) по состоянию на 24 августа 1991 года в отношении публичного акционерного общества «Киевская кондитерская фабрика «Рошен», правопредшественник которого с 1956 года беспрерывно с момента разработки рецептуры занимается выпуском соответствующей продукции (решение Апелляционной палаты Государственной службы интеллектуальной собственности Украины от ).

Согласно нормам международного и национального законодательства Украины ТМ, признанные хорошо известными, наделены большим объемом защиты и попадают под другой режим правовой охраны по сравнению с остальными ТМ. В частности, в пункте 1 статьи 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года, а также в статье 25 Закона Украины «Об охране прав на знак для товаров и услуг» указано, что охрана прав на ТМ, признанную хорошо известной апелляционной палатой или судом, предоставляется с даты, на которую по определению апелляционной палаты или суда ТМ стала хорошо известной в Украине, а правовая охрана предоставляется в том же объеме, что и в случае, если бы этот знак был заявлен на регистрацию, при этом правовая охрана распространяется также на товары и услуги, не родственные тем, для которых ТМ признана хорошо известной. То есть правообладатели ТМ, признанных в установленном законодательстве порядке хорошо известными, фактически наделены правомочностями, которые есть и у правообладателей ТМ, получивших правовую охрану по национальной или международной процедуре. Как известно, исчерпывающий перечень таких правомочностей владельца прав на ТМ предусмотрен в положениях статьи 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» и сводится в целом к праву использовать ТМ способами, предусмотренными в законе, праву разрешать другим такое использование ТМ, а также праву запрещать использовать ТМ.

При таком режиме охраны ТМ, как признание в установленном законом порядке ее хорошо известной, охрана осуществляется без выдачи свидетельства, однако объем прав у субъекта, чью ТМ признали хорошо известной, включает права владельца ТМ, охрана которой осуществляется на основе свидетельства, и даже больше; фактически отсутствует дата установления приоритета, так как фиксируется, что ТМ уже приобрела правовую охрану по состоянию на дату, на которую признается хорошо известной, в силу высокого уровня узнаваемости и популярности у потребителей; соответственно, в отношении хорошо известной ТМ третьи лица не могут применять режим преждепользования, предусмотренный статьей 500 Гражданского кодекса Украины. Это также означает, что не действует и положение пункта 6 статьи 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», предусматривающее невозможность запрета третьим лицам использовать ТМ в случае, если такое использование возникло до даты подачи заявки или же до даты установления приоритета.

Поэтому для знака, отображающего упаковку «КИЇВСЬКОГО ТОРТА», правовая охрана предоставляется с 24 августа 1991 года и как раз в вышеуказанном объеме.

К сожалению, сегодня потребители все еще сталкиваются с проблемой путаницы при выборе продукции «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ». Причиной такой ситуации стала реализация рядом компаний в Украине продукции в упаковке, которая очень похожа на упаковку оригинального дизайна «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ»:





Следует признать, что многие компании в досудебном порядке прекратили нарушение и сняли продукцию с производства. Но некоторые нарушители выполнять требования правообладателя отказываются, ссылаясь на несходство упаковок либо наличие права преждепользования в отношении такого знака. Однако для начала необходимо установить, при каких условиях у третьих лиц возникает право преждепользования в отношении ТМ правообладателя.

В национальном законодательстве Украины вопросу права преждепользования, который с развитием экономики и оживлением товарооборота возникает все чаще, посвящена статья 500 Гражданского кодекса Украины, вступившего в силу в 2004 году. В частности, в этой статье четко указано, что возможно дальнейшее бесплатное использование ТМ любым лицом, которое до даты подачи заявки на ТМ (или, если был заявлен приоритет, до даты приоритета заявки) в интересах своей деятельности добросовестно использовало ТМ в Украине или осуществило значительную и серьезную подготовку для такого использования. Таким образом, возникновение права преждепользования ТМ ставится в зависимость от двух юридически значимых фактов:

1) наличия точно определенного приоритета в отношении ТМ, которая была представлена на регистрацию,

2) добросовестности использования ТМ в Украине.

Обращение в суд

Стоит отметить, что инициирование Корпорацией ROSHEN нескольких судебных дел, предметом которых является прекращение нарушения прав интеллектуальной собственности на серию знаков «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», привлекла внимание специалистов в сфере права интеллектуальной собственности и вызвала резонанс на украинском рынке кондитерских изделий.

В подобных дискуссиях принято обращать внимание на какие-то специфические особенности дел, при этом упускаются основополагающие вещи. К примеру, то, что согласно положениям действующего процессуального законодательства в сфере хозяйственных споров юридическим лицам гарантируется право на обращение в суд с целью защиты своих нарушенных прав и законных интересов (ч. 1, 2 ст. 4 Хозяйственного процессуального кодекса Украины). Также следует обратиться к специальному законодательству относительно ТМ — Закону Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», в котором отмечено, что защита прав на ТМ может осуществляться и в судебном порядке (ч. 1 ст. 21 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»). Почему же при непосредственной реализации компанией своих законных прав с целью все той же защиты нарушенных третьим лицом прав возникают вопросы о целесообразности обращения в суд? Однозначный ответ найти проблематично.

Ранее досудебный порядок урегулирования споров, касающихся прав интеллектуальной собственности в Украине явно доминировал в практике Корпорации ROSHEN, в том числе и относительно бренда «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ». Несмотря на это, нарушение прав интеллектуальной собственности Корпорации ROSHEN на серию знаков «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» является предметом судебных разбирательств сразу в отношении нескольких игроков украинского рынка кондитерских изделий:





24 июля 2017 года Хозяйственный суд г.Киева открыл производство по делу по иску Корпорации ROSHEN о нарушении прав интеллектуальной собственности на ТМ «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ». Нарушителем выступило ООО «Кондитерская фабрика «Квитень», производившее и реализовывающее торты в упаковке, оформление которой было схоже с оригинальной упаковкой продукции «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» Корпорации ROSHEN. Стоит отметить, что в оформлении упаковки продукции компанией-ответчиком использовались идентичный словесный элемент («КИЇВСЬКИЙ ТОРТ»), а также похожие по дизайну и взаиморасположению изобразительные элементы. Именно это и стало основанием для подачи корпорацией ROSHEN искового заявления с требованиями признать незаконными такие действия ООО «Кондитерская фабрика «Квитень», запретить этой компании дальнейшее использование ТМ, схожих с ТМ «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» Корпорации ROSHEN, а также уничтожить продукцию, на упаковку которой нанесены знаки, нарушающие права интеллектуальной собственности Корпорации ROSHEN. В результате ООО «Кондитерская фабрика «Квитень» признало нарушение, а также осуществило все действия, чтобы ликвидировать его последствия. Это предоставило сторонам возможность разрешить спор, заключив мировое соглашение.





В сентябре 2017 года Хозяйственный суд г.Киева отрыл производство по делу, в котором Корпорация ROSHEN требует признать действия ООО «Київський БКК» по использованию на упаковке своей продукции словесного элемента «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» схожих изобразительных элементов, которые отображены в хорошо известной ТМ «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» Корпорации ROSHEN, незаконными, а также уничтожить продукцию в упаковке с нарушением. Невозможно не отметить сходство оформления упаковки тортов в целом (именно то, что принято называть trade dress), что также подлежит охране, так как благодаря этому производитель формирует у потребителя устойчивые ассоциации о своей продукции, а в дальнейшем использует это для продвижения продукта и получения прибыли.

На данный момент рассмотрение дела в Хозяйственном суде г.Киева продолжается. Поскольку в деле в качестве участников представлены и нерезиденты Украины, в связи с предоставлением времени на их надлежащее оповещение следующее заседание состоится в середине лета 2018 года.





Еще один спор, который рассматривается в судах Украины, — это дело о нарушении прав интеллектуальной собственности на ТМ «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», где ответчиком выступает ООО «Беллария». Производство по делу было открыто Хозяйственным судом г.Киева летом 2017 года. Предмет спора — использование элементов оформления упаковки тортов, схожих с ТМ «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» Корпорации ROSHEN. Как и в производствах, указанных выше, требования здесь аналогичные.

Решением суда первой инстанции от 15.03.2018 исковые требования Корпорации ROSHEN удовлетворены в полном объеме.

Как видим, судебные споры относительно бренда «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» являются рациональной политикой Корпорации ROSHEN, направленной не столько на защиту прав интеллектуальной собственности как таковых, сколько на борьбу за то, чтобы под брендом «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» потребители продолжали получать продукцию того качества, к которому они привыкли и которого ожидают. Но пока же многие все еще продолжают искать исключительно политический и экономический подтексты в спорах, камнем преткновения в которых стали как раз вопросы права.

Антон Поликарпов, руководитель отдела интеллектуальной собственности ДП «Кондитерская корпорация «Рошен», г.Киев

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 17 (1061) от 24/04/18 Свежий номер

Международный арбитраж

№ 17 (1061)
Документы и аналитика

Семейные ценности

Отрасли практики

Только через мой труд

Репортаж

Re:структурные перемены

Тема номера:

Сила толка

Возврат к практике «писем счастья» за нарушение ПДД:

правильное решение, соответствующее европейской практике;

требует дополнительно утверждения регламентов фото-, видеофиксации правонарушений;

будет успешным, если судебная практика не пойдет по формальному пути;

обречен на провал

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • Antika
  • aequo
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА