Многие из нас знают историю-легенду создания названия одной известной крупной американской компании. Так, после длительного мозгового штурма, не сумев придумать название компании, основатель принял решение назвать ее «Яблоко». Однако уже на протяжении многих лет это название является одним из самых дорогих брендов в мире. Это яркий пример начала формирования пакета активов интеллектуальной собственности (ИС) компании (бренда) с ее названия — коммерческого (фирменного) наименования компании.

 

Коммерческое наименование

Коммерческое наименование как объект ИС защищается в большинстве стран мира без его дополнительной регистрации как торговой марки (ТМ) (статья 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности).

В нашей стране этот принцип, как и другие уточняющие положения о защите коммерческих наименований, предусмотрен статьей 158 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, статьями 90, 489 Гражданского кодекса и статьей 159 Хозяйственного кодекса Украины.

Высший хозяйственный суд Украины (ВХСУ) в обзорном письме № 01-06/521 от 28 февраля 2017 года разъясняет, что «коммерческому (фирменному) наименованию свойственны принципы истинности, постоянства и исключительности». Таким образом, как следует из норм международного и национального законодательства, правовая защита на полное или сокращенное коммерческое наименование иностранной компании не ограничена территорией страны-происхождения и распространяется на территорию Украины с начала фактического использования такого наименования.

 

Правила игры

Поскольку коммерческое наименование — это не только средство индивидуализации компании, но и объект ИС, нарушения в этой сфере случаются повсеместно. Наиболее распространенный вид нарушения — использование схожего или идентичного коммерческого наименования третьим лицом. При этом «нарушающее» коммерческое наименование может быть также названием юридического лица (юридическое название). В данном случае для защиты прав ИС на коммерческое наименование необходимо определить, как именно нарушитель использует чужое наименование: как полноценное коммерческое наименование или это просто его юридическое название.

Так, в деле № 910/20889/13 (постановление от 21 марта 2017 года) ВХСУ указывает, что коммерческое наименование как средство индивидуализации и как наименование юридического лица имеют разные правовые наполнения, поскольку юридическое название не является объектом ИС и возникает после государственной регистрации.

Кроме того, в указанном деле суд акцентировал внимание, что при рассмотрении такой категории дел необходимо установить следующие ориентиры: время начала использования коммерческого наименования с подтверждающими доказательствами; товары, услуги, для которых используются коммерческие наименования, и возможность смешения потребителями таких товаров, услуг; схожесть коммерческих наименований и степень риска смешения и введения потребителей в заблуждение. Поскольку дело № 910/20889/13 проходит уже четвертый круг рассмотрения, можно сделать вывод, что при установлении использования нарушителем именно юридического названия, а не коммерческого наименования, сложно применять способы защиты прав ИС.

Данная позиция также изложена в постановлении ВХСУ от 17 ноября 2015 года по делу № 905/5270/13: суд дополнительно уточняет, что наличие тождественных основных частей коммерческих наименований еще не свидетельствует о наличии тождественности коммерческого наименования в целом. При этом, если нарушитель имеет юридическое название, которое также использует в своей хозяйственной деятельности как коммерческое наименование, и оно схожее с ранее уже известным потребителю, имеет место прямое нарушение прав ИС. В данном случае ВХСУ указывает, что оптимальным способом защиты будет подача иска с дополнительными требованиями об обязательствах собственника (учредителя) внести необходимые изменения в учредительные документы относительно его названия. При этом в требовании ликвидировать юридическое лицо будет отказано, так как нарушение чужих прав ИС не является основанием для отмены государственной регистрации юридического лица (постановление пленума ВХСУ № 12 от 17 октября 2012 года).

Руководствуясь этим разъяснением пленума ВХСУ, Хозяйственный суд г. Киева по результатам рассмотрения дела № 910/30537/15 обязал ответчика прекратить нарушение прав истца на коммерческое наименование и осуществить регистрационные действия по изменению наименования. Это решение вступило в законную силу, и, по данным реестра, ответчик уже поменял свое название.

Не менее распространенным нарушением является и регистрация ТМ (в том числе контрагентом), схожей или тождественной с коммерческим наименованием. Так, нередки ситуации, когда при выходе на рынок Украины иностранная компания-производитель не регистрирует ТМ в нашей стране. Вместе с тем украинский контрагент успевает зарегистрировать коммерческое наименование как ТМ на территории Украины на свое имя. В дальнейшем, преследуя высокую цель защиты прав ИС, украинская компания вносит данные о ТМ в Таможенный реестр. После прекращения сотрудничества возникает проблема: ТМ иностранной компании владеет третье лицо, а никто из новых контрагентов иностранной компании не может импортировать на территорию Украины продукцию, маркированную коммерческим наименованием производителя.

В аспекте украинских реалий переговоры в такой ситуации, даже с привлечением высших органов государственной власти и специальных ведомств, не приводят к желаемому результату. Следовательно, единственным способом аннулирования регистрации таких ТМ становится судебное разбирательство. Правовая позиция для признания свидетельства на ТМ недействительным может основываться как на тождественности/сходстве (пункт 3 статьи 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг») с коммерческим наименованием, так и на введении потребителей в заблуждение (абзац 5 пункта 2 статьи 6 Закона). Так, в деле № 39/124, четко разграничивая эти критерии для отмены правовой защиты, ВХСУ указывает, что «собственная видимая обманчивость» является абсолютным критерием для отмены правовой защиты ТМ, тогда как «возможность смешения с фирменным наименованием» — относительным. Суд также разъясняет, что при установлении отсутствия «видимой обманчивости» оспариваемых ТМ необходимо также выяснить их тождество и/или сходство с коммерческим наименованием по внешним признакам ТМ (то есть путем сравнения), при этом особый статус объекта ИС (коммерческое наименование, торговая марка и т.д.) не учитывается.

ВХСУ акцентирует внимание на том, что для предоставления правовой защиты коммерческому наименованию ведение бизнеса иностранной компании на территории Украины не имеет значения, так как для возникновения правовой защиты важна только известность в нашей стране. Более того, вопрос известности является вопросом права, а не вопросом факта, в связи с чем должен решаться судом, а не судебным экспертом.

Права на коммерческие наименования нарушаются также при регистрации в нашей стране ТМ, тождественной/идентичной с коммерческим наименованием, дополнительно получившим правовую охрану как ТМ в других странах. В частности, если у иностранной компании есть свои ТМ в других странах, но украинский контрагент зарегистрировал схожую/идентичную ТМ у нас, правовыми обоснованиями для защиты прав ИС нерезидента могут послужить положения статьи 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Согласно указанной статье, владелец имеет право препятствовать регистрации или требовать ее отмены, если его контрагент зарегистрировал ТМ в иной стране. Руководствуясь этой нормой, Хозяйственный суд г. Киева в решении по делу № 910/8572/15-г удовлетворил требования истца и признал недействительным свидетельство на ТМ. Суд, в частности, установил, что истец является владельцем международной регистрации ТМ; истец и ответчик сотрудничали в определенном временном промежутке (то есть ответчик был агентом истца); украинская ТМ ответчика похожа на коммерческое наименование истца и его одноименную международную ТМ, что может ввести потребителей в заблуждение.

 

Кто выигрывает?

Из вышеуказанного следует, что с целью защиты прав ИС на коммерческое наименование перед выходом на украинский рынок иностранной компании желательно совершить ряд превентивных действий:

— осуществить поиск зарегистрированных ТМ и поданных заявок в нашей стране на предмет наличия/отсутствия схожих/идентичных обозначений коммерческому наименованию;

— зафиксировать начало выхода на украинский рынок и сохранить соответствующие доказательства;

— зарегистрировать ТМ на свое имя или распространить международную регистрацию, в том числе на территорию Украины;

— выдавать украинским контрагентам лицензию на использование ТМ с ограничением по времени и территории вместо передачи прав на ТМ полностью.

Если ТМ уже зарегистрирована на недобросовестного партнера на территории Украины, рекомендуем использовать:

— средства досудебного урегулирования, в том числе переговорный процесс, с дальнейшим осуществлением передачи прав на ТМ или ее аннулированием и регистрацией новой на надлежащего правообладателя;

— административные рычаги или иные способы влияния на нарушителя с привлечением органов государственной власти;

— судебное разбирательство, при этом необходимо обращать внимание на все упомянутые ранее проблемные моменты в этой категории дел.

Резюмируя вышеуказанное, следует отметить, что «истинное, постоянное и исключительное» коммерческое наименование имеет такую же правовую охрану, как и любой иной объект ИС. В связи с этим рекомендуем защищать коммерческое наименование наравне с иными активами ИС, учитывая проанализированную выше устоявшуюся правоприменительную практику.

 

ХАРЕБАВА Татьяна — советник, руководитель практики интеллектуальной собственности и IT-права и практики антимонопольного и конкурентного права ADER HABER, адвокат, г. Киев,

ЗБРИЗКАЯ Вероника — юрист практики интеллектуальной собственности и IT-права и практики антимонопольного и конкурентного права ADER HABER, г. Киев