Видавництво 
Главной изюминкой проекта является процедура административного обжалования выданных свидетельств на промобразцы, которая направлена на борьбу с патентным троллингомВерховный Совет Украины стал объектом троллинга. Нет, парламент никто не провоцировал и над ним никто не издевался. Просто зарегистрирована законодательная инициатива, направленная на борьбу с патентным троллингом. И у проекта довольно большие перспективы, так как подан он Кабинетом Министров Украины, разработан экспертами в сфере интеллектуальной собственности (под эгидой профильного министерства) и направлен на долгожданную имплементацию норм Соглашения об ассоциации Украины с ЕС по части «интеллектуальных норм».
Итак, проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования правовой охраны интеллектуальной (промышленной) собственности (№ 5699) зарегистрирован 23 января с.г. Цель документа — борьба с патентным троллингом (по крайней мере именно этот лейтмотив выделяют чиновники, говоря о необходимости скорейшего принятия проекта), но не только. Довольно серьезные изменения вносятся и в части торговых марок (детальнее смотрите в комментариях юристов).
Попутно законопроект № 5699 вносит изменения в кодексы. Так, в Хозяйственном кодексе (ХК) Украины предлагается изменить название охранного документа для промышленного образца с «патента» на «свидетельство» (аналогично меняется и профильный закон). Вместо перечисления способов использования торговой марки, изобретения, полезной модели или промобразца в хозяйственной деятельности (часть 2 статьи 157 и часть 3 статьи 156 Кодекса) предлагается установить, что «условия использования… определяются законами». Уточняется, что не просто право интеллектуальной собственности, а имущественные ІР-права на ТМ могут быть переданы как вклад в уставный капитал субъекта хозяйствования. Также предусматривается исключение из ХК Украины статьи 158, определяющей правомочия относительно использования ТМ, право на которую принадлежит нескольким лицам.
Проектом № 5699 промобразец наделяется новой характеристикой — индивидуальным характером. Соответствующие дополнения вносятся и в профильный закон, и в Гражданский кодекс (ГК) Украины. Часть 2 статьи 461 ГК Украины предлагается изложить в следующей редакции: «Промышленным образцом может быть внешний вид изделия или его части, определяемый, в частности, линиями, контурами, цветом, формой, текстурой и/или материалом изделия и/или его отделки» (так это определение диктует и Соглашение об ассоциации с ЕС).
Львиная доля изменений касается Законов Украины «Об охране прав на промышленные образцы» и «Об охране прав на знаки для товаров и услуг».
Присмотримся сначала к первому. Терминологический словарь дополняется новыми определениями (к примеру, «изделие», «собственники промышленного образца», «степень свободы автора»).
Получить правовую охрану может как зарегистрированный промышленный образец, так и незарегистрированный (требование Соглашения) промышленный образец, доведенный до всеобщего сведения в порядке, предусмотренном Законом (срок правовой охраны незарегистрированного промобразца составляет три года от даты его «обнародования»).
Срок охраны также согласован с европейскими требованиями и составляет 25 лет.
В обновленной редакции нормы об объеме правовой охраны, кроме прочего, указывается, что при определении этого объема принимается во внимание степень свободы автора во время создания промышленного образца.
Вводится возможность подачи множественной заявки (условия: промобразцы должны относиться к одному классу МКПО, такая заявка может содержать не более 100 образцов).
Главной изюминкой проекта является процедура административного обжалования выданных свидетельств на промобразцы (процедура post-grant opposition). Речь идет о новой статье 251: любое лицо может подать в Апелляционную палату обоснованное заявление о признании прав на промышленный образец недействительными полностью или частично на основании его несоответствия условиям предоставления правовой охраны, определенным Законом. Такое заявление может быть подано на протяжении всего срока действия имущественных прав на промобразец и после прекращения их действия. В случае принятия данного законопроекта, казалось бы, можно забыть о патентах на вешалки, спички и прочее.
Что касается Закона об охране прав на знаки для товаров и услуг, то первое изменение, выдержанное временем, — это переименование Закона на «Об охране прав на торговые марки». Соответственно по тексту «знаки для товаров и услуг» меняются на «торговые марки». Объектом ТМ (согласно проекту) может быть любое обозначение или любая комбинация обозначений, пригодная к его графическому воспроизведению. В числе таких обозначений, к примеру, форма или упаковка товаров (это из «новенького»).
Также вводится положение, согласно которому приобретение права на ТМ, имеющую международную регистрацию или признанную хорошо известной в нашем государстве, не требует удостоверения свидетельством.
Не могут получить правовую охрану обозначения, которые, в частности, «состоят лишь из обозначений, стали общеупотребительными в современном языке или в добросовестной и устоявшейся торговой практике», содержат географические указания.
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Другие акценты
Мария ОРТИНСКАЯ, патентный поверенный, директор патентно-юридической компании IPStyle
Данный проект закона зачастую обсуждают в контексте борьбы с патентными троллями и, как правило, не уделяют должного внимания другим изменениям в сфере интеллектуальной собственности. Но проектом предусматриваются изменения и относительно охраны и защиты прав на ТМ.
Во-первых, законодательно вводится возможность регистрации тождественных и схожих ТМ на основании писем-согласий. Сегодня вопрос принятия таких писем «Укрпатентом» спорный, так как на практике эксперты не всегда их принимают, а если и принимают, то только относительно схожих обозначений, но не тождественных. В данном случае норма сформулирована таким образом, что возможна регистрация даже тождественных знаков, если не будет вероятности введения в заблуждение потребителя.
Нельзя не оценить положительно такие попытки урегулирования возможности регистрации ТМ на основании писем-согласий, но данные положения требуют тщательной проработки и дальнейших обсуждений. Ведь регистрация тождественных ТМ даже по письмам-согласиям может привести к нежелательным последствиям. Также не мешало бы указать на последствия отзыва писем-согласий или запретить отзыв писем-согласий после их выдачи.
Во-вторых, изменяется срок подачи оппозиций. Так, сегодня оппозиция (возражение против регистрации ТМ) рассматривается «Укрпатентом», если она получена не позднее пяти дней до принятия решения по заявке. Лицо, которое подает оппозицию, не имеет возможности узнать, когда будет принято решение, соответственно, не всегда успевает в срок подать такое возражение. Планируется, что любое лицо на протяжении трех месяцев после публикации сведений о заявке сможет подать такое возражение. Положительный эффект — собственники хорошо известных ТМ могут отслеживать поданные заявки и вовремя подавать возражения против регистрации обозначения, если такие ТМ будут нарушать их права.
Но следует предупредить приверженцев ускоренной процедуры регистрации ТМ (за четыре-пять месяцев), что в данном случае для соблюдения прав третьих лиц по подаче возражений сроки ускоренной регистрации, скорее всего, будут увеличены.
В-третьих, предусматривается, что свидетельство не может быть признано недействительным по истечении пяти лет после публикации сведений о выдаче свидетельства, за исключением случаев выдачи заявки с нарушением прав третьих лиц. Сейчас же свидетельство может быть признано недействительным на протяжении всего срока его действия с соблюдением положений относительно исковой давности — в течение трех лет с момента, когда истец узнал или мог узнать о нарушении своих прав. Такое нововведение, с одной стороны, минимизирует риски владельца ТМ, связанные с тем, что его ТМ признают недействительной по истечении пятилетнего срока регистрации, с другой — обяжет владельцев ТМ, а также других лиц в ближайшее время провести мониторинг всех регистраций третьих лиц на предмет необходимости признания их недействительными.
Есть вопросы
Вероника ЗБРИЗКАЯ, юрист Spenser & Kauffmann
На данный момент патентный троллинг фактически безнаказан, так как причиненный убыток третьим лицам такими действиями трудно доказуем. Законопроектом № 5699 предусмотрен механизм post-grant opposition, предполагающий возможность административного обжалования в Апелляционной палате Государственной службы интеллектуальной собственности Украины выданных патентов (свидетельств) на промышленные образцы. Этот механизм признания прав на промышленный образец недействительными имеет ряд безусловных преимуществ по сравнению с существующим сегодня судебным способом защиты прав. Во-первых, это трехмесячный срок рассмотрения заявления (вопрос в суде рассматривается в среднем один год). Во-вторых, заявителю не нужно оплачивать дополнительные расходы на проведение судебной экспертизы, которая назначается в данной категории дел. В-третьих, потерпевшая от троллинга сторона сможет возместить причиненные убытки или рассчитывать на денежное взыскание в размере от 32 тыс. грн до 160 млн грн.
Помимо этого позитивными новеллами этого законопроекта можно назвать возможность подачи заявки на регистрацию промышленного образца или торговой марки в электронной форме, расширение «чек-листа» при проведении экспертизы, увеличение общего срока действия промышленного образца с 15 лет до 25 лет, расширение оснований для признания торговой марки недействительной.
В связи с этим вполне можно надеяться, что реализация норм закона (в случае принятия проекта) позитивно повлияет на импорт и привлечение иностранных инвестиций.
В то же время документ не лишен подводных камней. Прежде всего это нечеткость некоторых формулировок, которые повлекут неоднозначную практику применения норм. Например, в законопроекте предусмотрен такой критерий охраноспособности, как индивидуальный характер. При этом индивидуальным характером наделяется тот промышленный образец, который производит на «информированного пользователя» «общее впечатление», которое отличается от «общего впечатления» от любого другого промышленного образца, доведенного до общего сведения. Что такое «общее впечатление» или «информированный пользователь», проект, к сожалению, не поясняет.
Обратный от ожидаемого эффект может способствовать введению разового денежного взыскания как способа защиты прав. Третьи лица могут злоупотреблять этой нормой, обращаясь в суд без достаточных на то оснований для возмещения компенсации за каждый факт нарушения. Исходя из практики рассмотрения дел о взыскании компенсации по авторскому праву, можно утверждать, что такое нововведение для других объектов интеллектуальной собственности способно спровоцировать волну недобросовестных исков от лиц, пытающихся не защитить свое право, а нажиться на нем.
Комментарии
Использование по назначению
Петр БОРОВИК, патентный поверенный, управляющий партнер ЮФ «Боровик и Партнеры»
В пояснительной записке к законопроекту указаны две основные цели поданного законопроекта: согласование норм соответствующих законов с европейской практикой и внедрение эффективных механизмов по преодолению патентного троллинга.
Промышленный образец предназначен для защиты дизайна товаров и услуг. Права на такой объект желательно получать достаточно быстро и недорого. Единственный путь — это выдача охранного документа после проведения формальной экспертизы без проведения квалификационной экспертизы. Данная практика существует в большинстве стран. Такая выдача сопровождается неким утверждением «под ответственность заявителя». Это означает, что заявитель несет ответственность за соответствие образца условиям предоставления правовой охраны и за недобросовестное использование предоставленных прав. Однако механизм привлечения к ответственности недобросовестных заявителей не установлен.
Действующее в нашем государстве законодательство относительно промышленных образцов не сбалансировано. Суть дисбаланса в следующем: патент можно легко и недорого получить, но признать его недействительным — это долгий и затратный процесс. Данную проблему можно разрешить посредством предлагаемой в законопроекте административной процедуры признания патента недействительным.
Административная процедура широко применяется в большинстве стран — членов ВОИС. Законопроект предусматривает следующее: если патент на промышленный образец выдан без проведения квалификационной экспертизы, до истечения его срока действия любое лицо может подать аргументированную жалобу в Апелляционную палату Государственной службы интеллектуальной собственности Украины, которая в административном порядке в течение нескольких месяцев рассмотрит ее и примет решение о соответствии или несоответствии выданного патента условиям предоставления правовой охраны. Если промышленный образец не соответствует — он признается недействительным с даты выдачи. По сути это отложенная экспертиза. Безусловно, собственник, как и апеллянт, может обжаловать решение Палаты в судебном порядке. Патент получают за несколько месяцев, и при попытке недобросовестного его применения его же за несколько месяцев и признают недействительным. Такое положение сделает фактически невыгодным подачу заявок на получение заведомо не охраноспособных промышленных образцов и существенно облегчит возможность противодействовать атакам патентных троллей.
На начальном этапе возможна массовая подача возражений на уже выданные патенты. Большая ответственность и нагрузка лягут на Апелляционную палату. Но кадровый ресурс в «Укрпатенте» достаточно большой. Будем надеяться, что его будут использовать эффективно.
Позитивная оценка
Дарья РОМАЩЕНКО, младший юрист ЮФ Eterna Law
Законопроектом № 5569 введена процедура административного оспаривания прав на промышленные образцы в Апелляционной палате ГСИС. Преимущество такого способа защиты — в возможности обращения в течение всего срока действия свидетельства на промобразец и после прекращения его действия, а также предположительно в минимальных затратах (по сравнению с судебным рассмотрением).
Установление правовой охраны незарегистрированных промышленных образцов длительностью в три года со дня обнародования соответствует европейской практике.
Преимуществом проекта является установление компенсации за нарушение прав на промобразцы в размере от 10 до 50 тыс. минимальных заработных плат. Но основанием для взыскания указанной компенсации служит нарушение прав третьего лица при подаче заявки на промобразец, в то время как большинство заявок подаются с нарушением новизны как критерия охраны.
Аналогичная норма о компенсации предложена для внесения в Закон Украины «Об охране прав на торговые марки». Кроме того, для квалификации нарушения прав на торговую марку и основания для отказа в регистрации введена категория «ассоциации» — если обозначение можно спутать и, в частности, ассоциировать с другими обозначениями (статья 6), а также в отношении полномочия на запрет использования знака (статья 16). Но открытым остается вопрос, у кого должна возникать такая ассоциация: у среднестатистического потребителя, информированного потребителя, как предложено для промобразцов, или у специалиста (эксперта). Возможно, новые стандарты квалификации нарушения прав собственника ТМ будут установлены судебной практикой.
Позитивно следует оценивать закрепление основания для отказа в регистрации торговой марки согласно статье 6 septies Парижской конвенции, а также исключение из правила об отказе в регистрации на основании сходства с чужими обозначениями, если заявитель получил согласие правообладателя на регистрацию ТМ. Для обеспечения стабильности рыночного оборота необходимо сделать согласие безотзывным.
Дополнение в части 6 статьи 16 устанавливает, что не является нарушением прав на ТМ ее использование, в частности, в сравнительной рекламе. При этом законодательство о рекламе и о защите от недобросовестной конкуренции прямо устанавливает запрет на использование сравнительной рекламы.
Проект увеличивает срок неиспользования торговой марки, необходимый для признания ее недействительной, до пяти лет. При этом срок для повторной регистрации марки уменьшен с трех лет до двух лет.
