Действующим законодательством Украины предусмотрено право собственника свидетельства на торговую марку (правообладателя) предоставить любому лицу разрешение (выдать лицензию) на использование своей торговой марки (знака для товаров и услуг) на основании лицензионного договора (пункт 8 статьи 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (Закон). В таком договоре определяются вид лицензии, объем прав, предоставляемых по договору, способы использования торговой марки, территория и срок, на который предоставляются права, размер, порядок и сроки выплаты вознаграждения за использование торговой марки, а также иные условия, которые стороны считают необходимым включить в договор (часть 3 статьи 1109 Гражданского кодекса (ГК) Украины).

К лицензионным договорам о предоставлении права на использование торговой марки применяются общие нормы о лицензионных договорах, а также гражданско-правовых/хозяйственных (в зависимости от субъектного состава) договорах, обязательствах и сделках. Способы использования торговой марки как одно из условий лицензионного договора также определены в Законе, а именно: нанесение на любой товар, для которого торговая марка зарегистрирована, упаковку, в которой содержится такой товар, вывеску, связанную с ним, этикетку, нашивку, бирку или другой прикрепленный к товару предмет, хранение такого товара с указанным нанесением торговой марки с целью предложения к продаже, предложение его к продаже, продажа, импорт (ввоз) и экспорт (вывоз); применение торговой марки во время предложения и предоставления любой услуги, для которой она зарегистрирована; применение торговой марки в деловой документации или в рекламе и в сети Интернет (пункт 4 статьи 16 Закона).

Цели заключения лицензионного договора также ясны. С одной стороны, выбирая бизнес-модель передачи полномочий по производству своей продукции лицензиатам с целью ее популяризации и увеличения объема продаж, правообладатель (лицензиар) получает вознаграждение (роялти) за использование принадлежащих ему торговых марок. С другой — лицензиаты получают преимущество от деловой репутации, устоявшейся за лицензируемой торговой маркой правообладателя, что также позволит избежать рисков, связанных с продажей продукции лицензиатами самостоятельно под новым и неизвестным именем.

В то же время с развитием технологий, увеличением потребительского рынка, глобализацией торговли лицензирование торговых марок претерпело определенные изменения. Это поставило под сомнение необходимость заключения договора в случае, когда торговая марка используется не правообладателем, а иным лицом. Попытаемся проанализировать наиболее типичные ситуации.

Контроль качества

Самым распространенным по-прежнему остается пример классической лицензии, при которой лицензиат использует торговую марку лицензиара в производстве, нанося ее на товары (оказывая под ней услуги), для которых такая торговая марка зарегистрирована. В этом случае использование торговой марки связано прежде всего с производством и оборотом товара, где имеет место причинно-следственная связь между его качеством и деятельностью лицензиата, и, соответственно, угрозой причинения вреда деловой репутации лицензиара-правообладателя.

Здесь важно вспомнить историю торговых марок и появление лицензирования в связке с обязательством по контролю качества товаров, производимых лицензиатом. Следовательно, можно прийти к заключению, что практический смысл и сфера применения лицензионного договора узки, а необходимость его заключения существует лишь в том случае, когда лицензиат сам является производителем и индивидуализирует изготовляемую им продукцию — наносит торговую марку на товар, для которого знак зарегистрирован.

Видимо, такого же мнения придерживался и законодатель, вводя в законодательство норму о контроле качества товаров лицензиата. Так, согласно пункту 8 статьи 16 Закона, лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров и услуг, изготовленных или предоставленных по лицензионному договору, не будет ниже качества товаров и услуг владельца свидетельства и что последний будет осуществлять контроль выполнения этого условия.

Таким образом, в «классических лицензиях» необходимость заключения лицензионного договора вызывает наименьшие сомнения, и в большинстве случаев лицензиар и лицензиат заключают лицензионный договор об использовании торговой марки либо включают положения о выдаче лицензии в иные договоры.

В то же время важно отметить, что условие о контроле качества по сути ограничивает стороны в объеме прав, передаваемых по лицензионному договору об использовании торговой марки, поскольку лицензиат может гарантировать качество изготовляемых товаров и предоставляемых услуг только в случае производства товаров (оказании услуг), в отношении которых такая торговая марка была зарегистрирована. Однако нередки случаи, когда сам лицензиар не является производителем товаров (законодательство не обязывает правообладателя самостоятельно использовать товарный знак при производстве товаров), поэтому и условие о контроле качества в таких ситуациях не имеет под собой никакой основы. Это же касается и тех случаев, когда собственником торговой марки является физическое лицо, не осуществляющее предпринимательской деятельности.

Кроме того, если лицензирование включает в себя использование торговой марки на связанных товарах (к примеру, использование торговой марки в рекламе путем маркировки производимых сувениров, полиграфической продукции), очевидно, что и здесь качество товаров в очень редких случаях может эффективно контролироваться правообладателями торговых марок, поскольку последние могут не иметь достаточной квалификации в производстве таких товаров. Наоборот, в рыночных реалиях правообладатели перепоручают право осуществлять такой контроль своим лицензиатам либо указывают, что вся продукция, маркированная их торговыми марками, должна соответствовать качеству подобной продукции на рынке.

При этом отсутствие положения о качестве товаров и контроле качества в лицензионном договоре станет преградой для последующей регистрации договора Государственной службой интеллектуальной собственности Украины, если стороны решат такой договор зарегистрировать.

Продвижение товаров

Дистрибьютор также заинтересован в популяризации и продвижении товара, как и его производитель, а потому зачастую именно дистрибьютор проводит различные рекламные мероприятия под торговой маркой производителя, готовит соответствующие рекламно-информационные материалы, основная задача которых заключается в  популяризации бренда. Соответственно, в таких случаях лицензия может предоставляться на право использования торговой марки лицензиатом при продвижении товаров (работ, услуг), стимулировании их сбыта (различного рода реклама, в том числе вывески, объявления, реклама в печатных СМИ и на ТВ, реклама в Интернете, социальных сетях и пр.).

Исходя из сегодняшних реалий, с юридической точки зрения заключение лицензионного договора с правообладателем в этих случаях оправдано, поскольку такой договор будет служить подтверждением правомерного использования лицензиатом торговой марки для третьих лиц при изготовлении рекламной продукции с использованием торговой марки, размещении рекламных материалов, воспроизведении рекламного ролика на ТВ, использовании торговой марки правообладателя при оформлении выставочного стенда для участия лицензиата в выставках и ярмарках и т.д.

В то же время, согласно пункту 6 статьи 16 Закона, исключительное право владельца свидетельства запрещать другим лицам использовать без его согласия зарегистрированный знак не распространяется на использование знака для товара, введенного под этим знаком в гражданский оборот владельцем свидетельства или с его согласия.

Вышеуказанная норма нередко отражается и в судебной практике. Так, в определениях Киевского апелляционного административного суда от 19 июня 2012 года по делу № 2а-12435/11/2670 и от 27 августа 2013 года по делу № 826/8292/13-а суд сослался на вышеупомянутый пункт 6 статьи 16 Закона, указав, что «первое введение в гражданский оборот товаров под торговой маркой… происходит за пределами территории Украины, а потому (лицензиату) не требуется разрешения владельца международной регистрации торговой марки для использования торгового знака в рекламе товаров, приобретенных лицензиатом, если владелец торгового знака не выскажет такого требования» (оба дела касались правомерности включения в валовые расходы затрат на оплату рекламных услуг и проведения рекламных мероприятий на территории Украины для стимулирования продажи товаров под торговыми марками производителя). В свою очередь, в решении Хозяйственного суда г. Киева от 28 января 2014 года по делу № 910/15579/13 о прекращении нарушения прав собственника свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг было установлено, что «истец не предоставил в суд надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение того, что ответчиком торговая марка как на сайте, так и на рекламных материалах использовалась незаконно, так же как и не представил доказательств нанесения ответчиком каких-либо обозначений торговой марки на любые товары. При этом предоставленные истцом доказательства в подтверждение его требований свидетельствуют лишь об использовании ответчиком знака (истца-правообладателя) с целью идентификации товаров, которые содержат изображения зарегистрированных истцом торговых марок, а не собственных товаров». Таким образом, по общему правилу использование в рекламе изображения товара с нанесенной правообладателем торговой маркой без получения разрешения (лицензии) последнего не должно признаваться нарушением.

С учетом изложенного важно отличать рекламу самого бренда (торговой марки) на основании выданной лицензии и рекламу товаров под какой-либо торговой маркой при их продаже, для чего лицензия, как правило, не требуется.

Производство товаров

Иная ситуация, когда лицензиат, к примеру завод, производит товары по заказу лицензиара, маркирует их торговой маркой лицензиара и продает товары исключительно лицензиару. Здесь присутствует факт использования торговой марки лицензиара путем маркировки произведенных товаров, однако товары на украинский рынок самим лицензиатом не выпускаются. Вопрос необходимости заключения лицензионного договора в данном случае дискуссионный. С одной стороны, такие правоотношения могут быть всецело урегулированы договором подряда и подобного рода договорами. С другой — заключение лицензионного договора с ограниченным объемом прав (маркировка произведенной продукции) или включение соответствующих положений о разрешении на использование торговой марки в договор подряда подтвердит отсутствие вины завода в нарушении исключительного права правообладателя в случае каких-либо претензий о нарушении прав на торговую марку со стороны самого заказчика. Поэтому с практической точки зрения подрядчик заинтересован в получении подобного разрешения.

Дистрибьюторские продажи

Рассмотрим еще один пример: дистрибьютор приобретает товар у производителя с нанесенными торговыми марками последнего и ввозит его на Украину, после чего продает этот товар третьим лицам на территории Украины. Есть ли необходимость в таком случае заключать лицензионный договор?

Взаимоотношения правообладателя-производителя и местного дистрибьютора регулируются прежде всего договорными отношениями купли-продажи, поставки, дистрибуции без выдачи лицензии. В частности, это было отражено в определении Киевского апелляционного административного суда от 7 марта 2013 года по делу № 2а-13416/12/2670 (оставленном без изменений определением Высшего административного суда Украины от 29 июля 2013 года): «…после первой продажи товаров (введения в гражданский оборот) владельцем торговой марки или другим лицом с согласия собственника последующая продажа товаров не требует заключения лицензионного договора». В определении того же Киевского апелляционного административного суда от 16 октября 2013 года по делу № 2а-16725/12/2670 данный тезис был изложен более подробно: «…в случае продажи товара с нанесенным торговым знаком, принадлежащим такому продавцу, отсутствуют основания для заключения лицензионного договора, которым покупателю предоставляется право на использование знака, потому что такое право принадлежит и реализуется в данном случае самим правообладателем торгового знака путем продажи производимого им соответствующего товара с этим знаком, а потому не могут существовать и правовые основания для уплаты лицензионных платежей за действие, которое согласно закону не требует разрешения правообладателя».

Подобная судебная практика также прослеживается в гражданских и хозяйственных делах. К примеру, в постановлении Апелляционного суда Одесской области от 7 марта 2014 года по делу № 521/278/14-п (производству № 33/785/146/14) со ссылкой на упомянутый пункт 6 статьи 16 Закона было указано: «Из материалов дела следует, что товары, которые перемещал ответчик, были введены производителями под своими знаками в гражданский оборот путем их продажи. Таким образом, после этого не требуется согласие владельца свидетельства на использование знака, в том числе и на ввоз товара под этими знаками на таможенную территорию Украины».

Тем не менее на практике случаи заключения лицензионных договоров об использовании торговой марки при ввозе готовой продукции, маркированной такой торговой маркой, не единичны. Часто выдача таких лицензий осуществляется с целью правового обоснования выплаты роялти, включения его в затраты и уменьшения в результате налогооблагаемой базы (по налогу на прибыль). Здесь можно вспомнить постановление Окружного административного суда г. Киева от 4 июня 2013 года по делу № 826/2022/13-а (впоследствии отмененное постановлением Киевского апелляционного административного суда от 30 октября 2013 года), где суд со ссылкой на законодательно установленное пунктом 4 статьи 16 Закона понятие «использование» пришел к выводу, что «импорт товаров, которые содержат знак для товаров и услуг, на таможенную территорию Украины является одним из способов использования торговой марки», соответственно, выплаченное лицензиатом в пользу правообладателя роялти является платой за предоставление права на такое использование знака. Однако важно понимать и риски, которые сторона договора несет в связи с заключением лицензионного договора об использовании торговой марки при перемещении товара с нанесенной на него торговой маркой через таможенную границу Украины. А именно: в случае если органы Государственной фискальной службы установят отсутствие правовых оснований для уплаты вознаграждения за использование торговой марки, это повлечет за собой увеличение суммы денежного обязательства по уплате налога на прибыль, а также начисление штрафных (финансовых) санкций.

Холдинговое использование

Нередки случаи, когда торговые марки используются в рамках одного «холдинга» (в данном случае под «холдингом» будем подразумевать группу компаний — совокупность материнской компании и контролируемых ею дочерних компаний, каждая из которых выполняет определенные задачи, к примеру, компания-правообладатель интеллектуальной собственности холдинга, компании-производители, предприятия по транспортировке, сбыту продукции, местные компании-дистрибьюторы и т.д.) без заключения лицензионных соглашений в письменном виде между компанией-правообладателем и компанией, которая непосредственно использует торговую марку в своей деятельности на соответствующей территории.

Отметим, что на практике у украинских компаний, входящих в состав холдинга и использующих торговую марку на территории Украины без письменного оформления разрешения (лицензионного договора), нередко возникают сложности в обосновании правомерности ее использования.

Показательной в таком случае будет европейская практика. Так, в решении Общего суда ЕС от 17 февраля 2011 года по делу № T-324/09 относительно торговой марки Friboi суд указал, что использование знака (без заключения лицензионного соглашения) компании-производителя экономически связанной с ней компанией-дистрибьютором (обе входят в одну группу компаний) рассматривается как использование знака с согласия правообладателя и, соответственно, считается использованием знака самим правообладателем в понимании статьи 15 (2) Регламента Совета ЕС «О торговой марке Сообщества» от 26 февраля 2009 года № 207/2009.

В то же время, учитывая, что наше действующее законодательство четко предусматривает возможность распоряжения имущественными правами интеллектуальной собственности на основании договора, заключенного в письменной форме, сомневаемся, что такая ситуация в наших реалиях разрешилась бы также в пользу компаний. Поэтому заключение лицензионного договора об использовании торговой марки в рамках холдинга следует признать целесообразным.

Таким образом, выбор верной договорной модели в каждой конкретной ситуации, учитывающей способ ведения бизнеса, осуществление предполагаемых налоговых платежей и возможные правовые риски, позволит компаниям в дальнейшем избежать отстаивания своих прав в судах, которые не имеют единого подхода к рассмотрению подобного рода дел и споров.

 

ПРОХОРОВА Анна — юрист ППФ «Пахаренко и Партнеры», адвокат, г. Киев