Нарушение прав интеллектуальной собственности не обошло сегодня и такой активно развивающийся сегмент коммуникаций, как Интернет. Чаще всего подобные проблемы возникают при регистрации доменных имен, в которых могут неправомерно использоваться товарные знаки. Хотя, согласно статьям 16 и 20 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (Закон), использованием товарного знака четко признается его применение в сети, а нарушением прав собственника свидетельства на знак считается использование зарегистрированных товарных знаков и схожих с ними обозначений в доменных именах.

Регистрация без ограничений

Недобросовестные регистрации доменных имен возможны по нескольким причинам. Прежде всего, нарушителями движет желание получения выгоды, как правило, немалой и в денежном эквиваленте. Особенно, если речь идет о регистрации в качестве доменного имени общеизвестного мирового бренда, который еще не вышел на украинский рынок, но, очевидно, готовится это сделать. Тогда нарушитель может заработать на продаже зарегистрированного им домена собственнику этого бренда.

Возникновению подобных ситуаций способствует ряд факторов. Во-первых, это отсутствие четкой законодательной базы регулирования в данной сфере. Во-вторых, при регистрации доменного имени закон не требует проверки ни наличия у лица прав интеллектуальной собственности на отличительную часть имени, ни хозяйственной деятельности лица. Хотя Регламент регистрации доменных имен в домене UA (Регламент UA) закрепляет требования наличия свидетельства на товарный знак.

Таким образом, сегодня на Украине любое физлицо может достаточно легко получить регистрацию домена с отличительной частью названия вполне известного бренда, не имея к этим товарам никакого отношения. Положение усугуб­ляется еще и отсутствием какой-либо ответственности администраторов и регистраторов доменных имен за проведенную, явно «недобросовестную», регистрацию и администрирование доменного имени, о чем четко сказано в положениях пунктов 5.6, 5.7 Регламента регистрации доменных имен в домене COM.UA (Регламент СОМ.UA).

Однако напомним, что в соответствии со статьей 1 Закона доменным именем является лишь имя, которое используется для адресации в Интернете. А товарный знак — это обозначение, по которому товары и услуги одних лиц отличаются от товаров и услуг других лиц. То есть, в отличие от доменного имени, которое не считается объектом права интеллектуальной собственности и не имеет соответствующей правовой охраны, товарный знак таковым объектом является.

Более того, он достаточно эффективно охраняется Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, Гражданским, Хозяйственным, Уголов­ным кодексами Украины, Кодек­сом Украины об административных правонарушениях и прочими законодательными актами. То есть законные способы защиты прав у собственника товарного знака против регистрации явно недобросовестного домена с использованием его товарного знака все-таки имеются.

Основания для защиты

Отметим, что, согласно статье 426 Гражданского кодекса (ГК) Украины, использование объекта права интеллектуальной собственности, включая товарный знак, иным лицом осуществляется только по разрешению лица, которое имеет исключительное право разрешать использование объекта права интеллектуальной собственности. Согласно статье 495 ГК Украины, имущественными правами интеллектуальной собственности на товарный знак являются: 1) право на использование товарного знака; 2) исключительное право разрешать использование товарного знака; 3) исключительное право препятствовать неправомерному использованию товарного знака, в том числе запрещать такое использование; 4) иные имущественные права интеллектуальной собственности, установленные законом.

Также в соответствии с пунктом 5 статьи 16 Закона свидетельство предоставляет его собственнику исключительное право запрещать иным лицам использовать без его согласия: зарегистрированный знак в отношении приведенных в свидетельстве товаров и услуг; зарегистрированный знак в отношении товаров и услуг, связанных с приведенными в свидетельстве, если в результате такого использования можно ввести в заблуждение в отношении лица, которое производит товары или предоставляет услуги; обозначение, схожее с зарегистрированным знаком, в отношении приведенных в свидетельстве товаров и услуг, если в результате такого использования эти обозначение и знак можно спутать; обозначение, схожее с зарегистрированным знаком, в отношении товаров и услуг, связанных с приведенными в свидетельстве, если в результате такого использования можно ввести в заблуждение в отношении лица, которое производит товары или предоставляет услуги, или если эти обозначение и знак можно спутать.

Кроме того, согласно абзацу 2 пунк­та 1 статьи 20 Закона, нарушением прав собственника свидетельства также считается использование без его согласия в доменных именах знаков и обозначений, указанных в пункте 5 статьи 16 Закона. Таким образом, использование товарного знака в доменном имени является четко определенной формой использования знака, поэтому, получая в управление доменное имя с отличительной частью товарного знака, который принадлежит иному лицу, регистрант доменного имени прямо нарушает исключительные права собственника товарного знака. Согласно пунктам 2.3, 2.4 Регламента COM.UA, заявки на делегирование доменных имен в домене COM.UA обрабатываются в порядке поступления во входную очередь регистрационной базы данных домена UA.

Как уже указывалось раннее, делегирование доменов третьего уровня в домене COM.UA не требует удостоверения прав регистранта на соответствующий товарный знак. Но это не освобождает регистранта от обязанности придерживаться требований действующего законодательства Украины о защите прав интеллектуальной собственности и ответственности. Согласно пункту 5.5 Регламента COM.UA (аналогичные положения прописаны и для домена UA), «регистрант доменного имени, в отношении которого возник доменный спор, самостоятельно несет ответственность за нарушение прав третьих лиц…». Статья 16 ГК Украины предусматривает, что одним из способов защиты прав является прекращение действия, которое нарушает право. При этом суд может защитить права и свободы лица и иным способом.

Таким образом, действующее законодательство Украины позволяет собственнику зарегистрированного товарного знака потребовать от регистранта прекратить нарушение прав интеллектуальной собственности, запретить ему использование зарегистрированного товарного знака в доменном имени, а также обязать регистратора доменных имен осуществить переделигирование спорного домена от регистранта к собственнику товарного знака.

В то же время можно обезопасить себя от подобных разбирательств. Для этого достаточно при регистрации товарного знака зарегистрировать сразу и соответствующий домен.

КОВАЛЬ Антон — доктор философии в области права, партнер ПЮА «Дубинский и Ошарова», адвокат, патентный поверенный Украины, г. Киев

---

Мнение

Вернуть право

Константин ДЕМЧЕНКО,
юрист ЮФ «Вронский, Вронская и Партнеры»

Исходя из положений статьи 6‑bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности и статьи 16 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Trade Agreement on-Related Aspects of Intellectual Property), при возникновении спора относительно использования доменного имени приоритет всегда должен отдаваться стороне, которая владеет товарным знаком. При этом он не зависит от того, что было получено ранее, — право владения доменным именем или свидетельство на торговую марку. Но на Украине, если домен был зарегистрирован раньше, отсудить права на владение доменным именем владельцу знака крайне сложно. Это обстоятельство, скорее всего, и подтолкнуло компанию BMW не пытаться вернуть себе в судебном порядке права на домен, а приобрести его у владельца. В то же время компании Yahoo! все же удалось отстоять права на домен в украинском суде.

---

Комментарии

Товарный знак для регистратора

Антон КАПИТОНЕНКО,
юрист ЮФ «Астерс»

Принимая во внимание растущее количество случаев неправомерного использования торговых знаков, путем регистрации доменных имен, идентичных чужим торговым знакам или похожих на них до степени смешения, хотелось бы обратить внимание на вариант частичного решения этой проблемы. Например, с помощью расширения полномочий регистратора относительно проверки регистрируемого доменного имени, а именно: процедуры, используемой регистраторами в Германии.

При решении спора Верховным судом Германии было обращено внимание на следующий важный аспект. Хотя при регистрации доменного имени регистратор обязан проверить исключительно факт приоритета подачи заявления на соответствующее доменное имя, последний, при достаточности оснований, все же имеет право отказать в регистрации регистрируемого доменного имени при установлении им или же специальным исследованием однозначной и очевидной способности доменного имени ввести в заблуждение интернет-пользователя относительно происхождения товаров и услуг или же в случае схожести до степени смешения регистрируемого доменного имени с доменным именем органа государственной власти или местного самоуправления. Возможно, на Украине такая процедура также могла бы стать дополнительным барьером против неправомерного использования торговых знаков.

Свое место в сети

Елена ИВАНЕЦ,
юрист ЮК «Сетра»

Доменное имя как таковое не пользуется защитой украинского законодательства как объект интеллектуальной собственности. В то же время торговая марка («товарный знак», «знак для товаров и услуг» — эти термины равнозначны) защищена Законом Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (Закон).

Статья 16 этого Закона устанавливает, что владелец товарного знака имеет исключительное право на использование соответствующего обозначения в доменном имени. Следо­ва­тель­но, лишь владелец зарегистрированного товарного знака «Радуга» может легально «занять» доменное имя www.raduga.com, любое иное лицо рискует ответить перед владельцем товарного знака в суде.

Такая судебная практика применяется как в украинских судах, так и в международной практике (под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности с 1999 года рассматривает такие споры Центр посредничества и арбитража) во избежание случаев «киберсквоттинга» — умышленного занятия доменных имен, соответствующих известным торговым маркам или, например, именам знаменитостей, с последующей спекуляцией такими доменными именами.