Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 23 ноября 2017 года, 22:39

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Документы и аналитика

№ 36 (715) Юридическое образованиеот 06/09/11 (Документы и аналитика)

Повторная экспертиза

 

До Апеляційного суду міста Києва
03680, м. Київ, вул. Солом’янська, 2-А,
Судді Зінов’єву. З. З.
У справі № 22-2222

Позивач (апелянт): Близнюк Юлія Володимирівна,
Адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 15/55, кв. 9,
Засоби зв’язку: тел. (044) 999-00-00,
Від імені якої діє Грапенюк Семена Семенівна,
01133, м. Київ, вул. Щорса, 32-А, кв. 51,
Засоби зв’язку: тел. (044) 286-09-46

Відповідач 1: Державний департамент інтелектуальної власності
МОН України, 03035, м. Київ, вул. Урицького, 45,
Засоби зв’язку: тел. (044) 494-06-06

Відповідач 2: Товариство з обмеженою відповідальністю «Гледіс»,
Адреса: Росія, м. Санкт-Петербург, вул. Набережна, 17, 98,
Засоби зв’язку невідомі

КЛОПОТАННЯ У СПРАВІ № 22-2222

про призначення повторної судової експертизи права інтелектуальної власності

У вашому провадженні знаходиться цивільна справа за апеляційною скаргою Близнюк Ю. В. на рішення Печерського районного суду міста Києва від 1 серпня 2010 року у справі № 2-2222/11 за позовом Близнюк Ю. В. до ТОВ «Гледіс» та до Державного підприємства «Український інститут промислової власності» про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації на знак для товарів і послуг та за зустрічним позовом ТОВ «Гледіс» до Близнюк Ю. В. та Державного підприємства «Український інститут промислової власності» про визнання свідоцтва на знак недійсним.

У даній справі ухвалою суду першої інстанції було призначено судову експертизу прав інтелектуальної власності, на розгляд якої поставлено питання: «Чи є знак для товарів і послуг «Sulty Sun» (свідоцтво України № 214365 від 15 березня 2007 року) схожим зі знаком для товарів і послуг «Соленое Солнце» (міжнародна реєстрація № 987654 від 29 серпня 2006 року) настільки, що їх можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка надає послуги або виробляє товари з використанням цього знаку».

Проведення вказаної судової експертизи було доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності. 1 червня 2011 року Макаревич Л. Л., судовий експерт Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, провела призначену судову експертизу та дійшла висновку, що знак для товарів і послуг «Sulty Sun» (свідоцтво України № 214365 від 15 березня 2007 року) є схожим зі знаком для товарів і послуг «Соленое Солнце» (міжнародна реєстрація № 987654 від 29 серпня 2006 року) настільки, що їх можна сплутати.

Згідно висновку експерта № 01/11 від 1 червня 2011 року, вбачається, що експерт дійшов наступних висновків:

словесне позначення «Sulty Sun» (свідоцтво України № 214365 від 15 березня 2007 року) не є схожим зі словесним позначенням «Соленое Солнце» (міжнародна реєстрація № 987654 від 29 серпня 2006 року) за фонетичною ознакою, оскільки їх фонетичний склад зовсім інший;

позначення Sulty Sun (свідоцтво України № 214365 від 15 березня 2007 року) та «Соленое Солнце» (міжнародна реєстрація № 987654 від 29 серпня 2006 року) не мають схожості за графічною (візуальною) ознакою, що зумовлено, насамперед, різними абетками, якими вони виконані, а також розміром букв та різними шрифтами;

досліджувані словесні позначення за семантичною ознакою є схожими.

Під час допиту судового експерта Макаревич Л. Л. у судовому засіданні 26 липня 2011 року остання зазначила, що не має спеціальних лінгвістичних знань, наслідком чого, на нашу думку, є неправильний та некомпетентний переклад позначень з англійської та російської мов на українську мову: «Sulty Sun» — помилково перекладено на українську мову як «Солоне сонце».

З матеріалів експертизи не вбачається, якими джерелами користувався експерт, коли перекладав вказані позначення на українську мову, не зазначено посилання на жодний англомовний словник при дослідженні англомовного позначення «Sulty Sun», а в судовому засіданні судовий експерт пояснив, що перекладав у силу своїх знань англійської та російської мов і не міг пояснити суду, які методи перекладу були ним застосовані.

Обґрунтування судового експерта фактично зводяться до власного досвіду в галузі порівняння словесних позначень та власного досвіду в галузі лінгвістики та в галузі перекладів з англійської та російської мов.

Під час судового засідання представник позивача неодноразово наголошував на тому, що при складанні експертного висновку № 01/11 від 1 червня 2011 року судовим експертом не було встановлено звукової (фонетичної), зображувальної (графічної) та смислової (семантичної) схожості до ступеня змішування.

Так, з висновку спеціаліста Коваленко О. В. від 1 травня 2011 року (міститься в матеріалах справи) вбачається, що смислова (семантична) відмінність протиставлених позначень — Sulty Sun (свідоцтво України № 214365 від 15 березня 2007 року) та «Соленое Солнце» (міжнародна реєстрація № 987654 від 29 серпня 2006 року) базується на використанні двох різних абеток: латиниця для позначення Sulty Sun та кирилиця для «Соленое Солнце» і на наявності у позначення «Соленое Солнце» двоякого тлумачення, тоді як у позначення Sulty Sun має смислове навантаження лише одна складова позначення — «Sun», перша складова — «Sulty» при фонетичній схожості з англійським словом «Salty» (солоний) насправді ним не є, а є вигаданим словом без смислового навантаження.

Змістовність позначення Sulty Sun формується не тільки на підрядковому перекладі кожної фонетичної одиниці «SULTY» «SUN», але й на змістовому перекладі вказаних фонетичних одиниць.

Щодо складових «Соленое» і «Солнце», то їх використання залежить від об’єктивних та суб’єктивних обставин, а саме: переклад слова «Соленое» — солоний, пікантний, непристойний:

соленая рыба — спосіб обробки та приготування;

соленый суп — смакова якість, яка досягається при добавлянні солі;

соленое словцо — різке, гостре висловлювання.

Таким чином, експертом Коваленко О. В. було вказано, що для визначення семантичної схожості або семантичної відмінності зображення знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № 214365 від 15 березня 2007 року та зображення знаку для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією № 987654 від 29 серпня 2006 року необхідне проведення поглибленого лінгвістичного дослідження з використанням спеціальних знань у цій галузі.

Як вбачається із Експертного висновку № 656/11 від 2 червня 2011 року Українського бюро лінгвістичних експертиз НАН України, позначення Sulty Sun є словосполученням англiйською мовою, що складається з iменника Sun та складової без смислового навантаження Sulty.

Фонетичне звучання виразу «Sulty Sun» має такі потенцiйнi варiанти значень: 1) «сонце з сіллю»;

2) «солоне сонце»; 3) «пікантне сонце».

Сучаснi соціолінгвістичні дослiдження вказують на те, що двомовнiсть на Україні в масовому масштабi охоплює тiльки українську та росiйську мови.

Оскiльки володіння англiйською мовою в сучаснiй Україні не є масовим явищем, позначення Sulty Sun у сприйняттi абсолютної бiльшостi українських громадян зводиться до набору лiтер та позначуваних ними звукiв, що належать до складу двох незнайомих слів iноземної мови.

Ставити питання про схожiсть позначень Sulty Sun та Соленое Солнце до ступеня сплутування можна було б у тому разі, якби основна маса населення України належала до категорії україно-англiйських бiлiнгвiв, точнiше, до так званих координованих бiлiнгвiв, тобто людей, якi з дитинства однаковою мiрою володiють обома мовами. Типовим для цієї категорії є так зване перемикання кодiв, тобто спонтанний перехiд з однiєї мови на iншу. Перемикання кодiв може вiдбуватися як на межi речень, так i всерединi речення.

Визначальним фактором впiзнаваностi назви i критерiєм її охороноздатностi є план вираження, тобто її звукова й графiчна форми.

Також з матеріалів експертизи не вбачається, якими нормативно-правовими актами керувався експерт, коли дійшов висновку, що:

графічна схожість є допоміжним критерієм схожості словесних позначень, а семантична схожість виступає самостійним критерієм схожості;

самої семантичної схожості словесних позначень достатньо для визнання словесних позначень ­схожими настільки, що їх можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка надає послуги або вироб­ляє товари з використанням цього знаку.

На підставі вищезазначеного ми вважаємо, що судовий експерт Макаревич Л. Л. при складанні висновку експертизи не врахувала те, що, на відміну від позначення «Соленое Солнце», у позначення Sulty Sun відсутнє двояке тлумачення, та визначальним фактором впiзнаваностi назви i критерiєм її охороноздатностi є план вираження, тобто її звукова й графiчна форми, а не семантична схожість, що і призвело до проведення неповного та необ’єктивного дослідження.

Крім цього, звертаємо увагу суду на те, що при складанні висновку судової експертизи №31/09 від 1 листопада 2009 року судовим експертом не враховано, а у висновку не відображено тієї обставини, що згідно з витягом бази даних ROMARIN міжнародна реєстрація знаку для товарів і послуг «Соленое Солнце» не надає Позивачу за зустрічним позовом ексклюзивного права використання позначення, виконаного абеткою кирилиці.

Згідно з вказаним, можемо стверджувати, що судовий експерт Макаревич Л. Л. не виконала своїх обов’язків відповідно до пункту 1 статті 12 Закону України «Про судову експертизу», де зазначено: незалежно від виду судочинства судовий експерт зобов’язаний провести повне дослідження і дати обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок.

Вищезазначене дало нам підстави сумніватись у компетентності та неупередженості судового експерта Макаревич Л. Л., оскільки складається враження, що експертом навмисно допущені вищевказані грубі помилки.

На підставі вищезазначеного ми можемо дійти висновку, що висновок судового експерта Макаревич Л. Л. суперечить іншим матеріалам справи — висновку спеціаліста Коваленко О. В. та експертному висновку Українського бюро лінгвістичних експертиз НАН України.

Відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України № 8 від 30 травня 1997 року «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» повторна експертиза призначається, коли є сумніви у правильності висновку експерта, пов’язані з його недостатньою обґрунтованістю чи з тим, що він суперечить іншим матеріалам справи, а також за наявності істотного порушення процесуальних норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи.

Враховуючи вказане, представник Близнюк Ю. В. під час судового засідання 1 серпня 2011 року заявив клопотання про призначення повторної комплексної судової експертизи прав інтелектуальної власності. Однак суд першої інстанції ухвалив відмовити Близнюк Ю. В. у задоволенні клопотання про призначення повторної судової експертизи, оскільки суд дійшов висновку, що висновок судового експерта Макаревич Л. Л. не суперечить іншим матеріалам справи.

Таким чином, суд на порушення вимог статті 150 Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК) розглянув дану справу, незважаючи на те, що суд повинен був призначити проведення повторної експертизи, оскільки висновок судового експерта Макаревич Л. Л. суперечить іншим матеріалам справи (висновку спеціаліста Коваленко О. В. та експертному висновку Українського бюро лінгвістичних експертиз НАН України).

Відповідно до вимог пункту 6 частини 1 статті 301 ЦПК суддя-доповідач за клопотанням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання про призначення експертизи.

Підготовчі дії, визначені пунктами 6—8 частини 1 статті 301 ЦПК України, здійснюються за правилами, встановленими главою 3 розділу III ЦПК України.

Відповідно до вимог частини 2 статті 150 ЦПК України, якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, судом може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові (експертам).

Згідно зі статтею 143 ЦПК України, особи, які беруть участь у справі, мають право просити суд доручити її конкретному експерту, просити суд призначити повторну експертизу.

Враховуючи те, що попередня судова експертиза проводилась Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності, а представник Позивача є позаштатним експертом з інтелектуальної власності Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ), то в нас є сумніви в об’єктивності проведення повторної судової експертизи в зазначених установах.

На підставі вищевикладеного та враховуючи те, що висновок судової експертизи № 01/11 від 1 червня 2011 року викликає сумніви в правильності, пов’язані з його недостатньою обґрунтованістю та з тим, що він суперечить іншим матеріалам справи, і керуючись статтями 143, 150, 301 ЦПК України,

ПРОШУ:

1. Залучити дане клопотання до матеріалів справи.

2. При підготовці розгляду справи апеляційним судом призначити повторну судову експертизу прав інтелектуальної власності, на розгляд якої поставити наступне питання: «Чи є знак для товарів і послуг «Sulty Sun» (свідоцтво України № 214365 від 15 березня 2007 року) схожим зі знаком для товарів і послуг «Соленое Солнце» (міжнародна реєстрація № 987654 від 29 серпня 2006 року) настільки, що їх можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка надає послуги або виробляє товари з використанням цього знаку.

3. Проведення повторної судової експертизи прав інтелектуальної власності просимо доручити судовому експерту Кириленко А. А. — другому заступнику директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності (м. Київ, вул. Боженка, 11, корп. 4) з експертної роботи, який має кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертиз, пов’язаних з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, серед них за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов’язані з охороною прав на знаки для товарів і послуг, фірмові найменування, зазначення походження товарів», свідоцтво № 648.

Додаток:

1. Копія Клопотання для інших сторін.

2. Зразки етикеток товарів, на яких зображено словесне позначення «Sulty Sun».

3. Копія висновку спеціаліста Коваленко Олени Василівни (патентного повіреного, судового експерта).

4. Копія експертного висновку Українського бюро лінгвістичних експертиз НАН України № 656/11 від 2 червня 2011 року.

5. Копія Довіреності, виданої на ім’я Грапенюк С. С.

«25» серпня 2011 року

З повагою,

Представник Близнюк Ю. В. за довіреністю Грапенюк С. С.


Комментарий эксперта

Семена ГРАПЕНЮК,
юрист ЮК «Правнычи технологии»

Заключение судебной экспертизы по делам о нарушении прав интеллектуальной собственности имеет большое значение при решении такой категории дел — в основном выводы этой экспертизы ложатся в основу решений судов. Поэтому в случае, если заключение экспертизы является необоснованным, возникает необходимость назначения повторной экспертизы. Сторона по делу может инициировать проведение повторной экспертизы путем обращения с соответствующим ходатайством в суд первой инстанции или же в суд апелляционной инстанции, если в суде первой инстанции в удовлетворении такого ходатайства было отказано.

В представленном образце ходатайства обосновывается необходимость проведения повторной экспертизы и прилагаются доказательства того, что выводы первой экспертизы являются необоснованными, противоречат материалам дела и не могут приниматься судом во внимание.

В связи с тем, что, в отличие от дополнительной, при повторной экспертизе предмет исследования остается тем же, вопрос, который предлагается заявителем на рассмотрение эксперта, также не меняется.



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 36 (715) от 06/09/11 Текущий номер

Юридическое образование

№ 36 (715)
В фокусе

Права адвокатов нарушают в суде

Документы и аналитика

Подводные камни отмены техосмотра

Отрасли практики

Муки поручительства

Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?

Издание Президентом Украины указа о назначении «верховных» судей

Подписание и опубликование нового процессуального законодательства

Решение Пленума ВС относительно дня начала работы нового Суда

Первое решение Верховного Суда

Все вышеперечисленное

Ничего из перечисленного не считаю главным событием

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • integrites
"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА