Сегодня использование раскрученных торговых марок известных компаний иными субъектами хозяйствования в своей рекламе — явление весьма распространенное. Такие субъекты (в основном, большие сервисные или торговые центры, кинотеатры, заведения питания) либо обслуживают товары таких компаний, либо используют эти товары в своей деятельности. Это позволяет сделать рекламу более информативной, живой, добавляет авторитета рекламируемому субъекту. Ну а компания, товарные знаки которой используются, получает дополнительную возможность популяризации своих брендов без особых усилий и затрат со своей стороны. То есть ситуация, по большому счету, выгодна для обеих сторон.

В этой связи интересно оценить взаимоотношения двух субъектов с юридической точки зрения, а именно ответить на вопрос: необходимо ли заключать лицензионный договор на использование «чужого» товарного знака в своей рекламе? Следует сразу отметить, что на практике этот вопрос решается неоднозначно: одни компании в обязательном порядке заключают лицензионные договоры на использование товарного знака в рекламе, другие же обходятся вообще без каких-либо договоров или разрешений со стороны владельца знака.

Украинские проблемы

С одной стороны, основы рекламной деятельности на Украине, отношения, возникающие в процессе производства, распространения и потребления рекламы, регулируются не законодательством в сфере интеллектуальной собственности, а Законом Украины «О рекламе» (Закон о рекламе). Этот Закон вообще не предусматривает каких-либо специальных условий для использования товарных знаков в рекламе, как это, к примеру, предусмотрено в статье 4 Закона о рекламе относительно использования объектов авторских и смежных прав: «Использование в рекламе объектов авторских и смежных прав осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Украины об авторских и смежных правах».

В то же время Закон Украины «Об охране знаков для товаров и услуг» (Закон о знаках), который регулирует отношения, возникающие при приобретении и осуществлении права собственности на знаки для товаров и услуг, тоже не оставляет рекламу без внимания.

В соответствии со статьей 16 Закона о знаках свидетельство на товарный знак предоставляет его владельцу исключительное право на использование такого знака и запрещает другим лицам использовать его без своего согласия, если иное не предусмотрено законом. В соответствии с частью 4 статьи 16 этого Закона использованием знака признается в том числе и его применение в рекламе. Собственник свидетельства может дать любому лицу разрешение (выдать лицензию) на использование знака на основании лицензионного договора, в соответствии с частью 8 статьи 16 Закона о знаках.

Однако из этого правила есть исключения, предусмотренные в части 6 статьи 16 Закона о знаках. В соответствии с данными положениями, исключительное право собственника запрещать другим лицам использовать без его согласия, а следовательно, и без лицензионного договора, зарегистрированный знак не распространяется на ряд случаев, в том числе и на некоммерческое использование знаков.

Проблему составляет определение понятия «некоммерческое использование товарного знака», ведь на уровне закона оно не раскрыто. По большому счету, «некоммерческое использование» можно толковать как упоминание товарного знака без цели получения прибыли непосредственно от такового.

Используя в рекламе товарные знаки других компаний, фирма, к примеру, осуществляющая сервисное обслуживание товаров, производимых собственником бренда, или собственник торговых площадей, предоставляемых для реализации товаров под такими товарными знаками, прямой выгоды от этого не получает. В данном случае это скорее предоставление необходимой информации потребителю. Поэтому такое использование товарного знака вполне можно расценить как некоммерческое.

Если возражения относительно использования товарных знаков в рекламе без лицензионных договоров со стороны их собственников редкость, то убедить в правомерности такого использования представителей контролирующих органов бывает сложно.

Так, Антимонопольный комитет Украины, в соответствии с частью 1 статьи 26 Закона о рекламе осуществляющий контроль за соблюдением законодательства о рекламе в части защиты экономической конкуренции, может признать такую рекламу недобросовестной. Недобросовестная реклама — это реклама, вводящая в заблуждение потребителей рекламы, причиняющая ущерб лицам, государству, обществу вследствие неточности, недостоверности, двузначности, преувеличения, умолчания, нарушения требований к времени, месту и способу распространения.

С налоговой могут возникнуть проблемы другого рода. Использование в рекламе «чужих» товарных знаков квалифицируется как бесплатное предоставление рекламных услуг. Чтобы избежать негативных последствий, приходится в срочном порядке составлять какое-либо правовое обоснование использования чужих товарных знаков. Это может быть не только лицензионный договор, поскольку его заключение порождает некоторые проблемы в связи с необходимостью уплаты роялти. Можно заключать договор на предоставление рекламных услуг, а также иные, более «удобные» виды договоров, благо Гражданский кодекс Украины позволяет.

Российская практика

Если на Украине однозначного решения проблемы использования чужих товарных знаков в рекламе нет, и судебные споры по этим вопросам вряд ли были, то в Российской Федерации сложилось свое видение решения этого вопроса через расширенное, по сравнению с украинским, толкование принципа исчерпания прав. Показательным здесь является постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ, касающееся порядка использования товарных знаков в рекламе.

Заявитель — фирма «Фольксваген Акциенгезельшафт» — считал, что использование товарных знаков фирмы Volkswagen, VOLKSWAGEN и логотипа VW без разрешения в печатной и наружной рекламе ООО «Аспект-Моторс» нарушает исключительные права фирмы на данные товарные знаки и является недобросовестной рекламой. Антимонопольный орган не признал действия ООО «Аспект-Моторс» по распространению рекламы с использованием зарегистрированных товарных знаков заявителя в ряде печатных изданий, а также в наружной рекламе с указанием товаров (автомобилей), производимых фирмой «Фольксваген АГ», нарушением требований Федерального закона «О рекламе».

Согласно пункту 5 статьи 5 Закона РФ «О рекламе», использование в рекламе объектов исключительных прав (интеллектуальной собственности) допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Статья 23 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» гласит, что регистрация товарного знака не дает права правообладателю запретить использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, введенных в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

По мнению суда, к таким лицам относятся субъекты хозяйствования, специализирующиеся на услугах применительно к этим товарам. Подобные услуги могут отражаться также и в рекламе на территории РФ. В то же время использование товарных знаков другими лицами в их торговой деятельности, по обслуживанию и иной деятельности в отношении правомерно введенных в гражданский оборот товаров возможно, если при этом не нарушается законодательство о рекламе, особенно в части требования добросовестности. Как гласит статья 6 Закона РФ «О рекламе», недобросовестной является реклама, в частности, вводящая потребителей в заблуждение относительно рекламируемого товара посредством имитации (копирования или подражания) общего проекта, текста, рекламных формул, изображений, музыкальных или звуковых эффектов, используемых в рекламе других товаров, либо посредством злоупотребления доверием физических лиц или недостатком у них опыта, знаний, в том числе в связи с отсутствием в рекламе части существенной информации.

Разрешая рассматриваемый спор, суд исходил из следующих позиций.

В наружной рекламе ООО «Аспект-Моторс», не определяя сферы своей деятельности, использовало изображение автомобиля, товарные знаки Volkswagen, VOLKSWAGEN и логотипа VW в бледно-серых тонах, как это делала и фирма «Фольксваген АГ» и ее официальные дилеры в собственной рекламе. По мнению суда, это могло ввести потребителя в заблуждение относительно взаимоотношений производителя товара — фирмы «Фольксваген АГ» — и ООО «Аспект-Моторс», создав впечатление о том, что общество является официальным дилером фирмы. А значит, использование товарных знаков фирмы «Фольксваген АГ» в рекламе общества нарушало требования статьи 6 Закона РФ «О рекламе».

Используя товарные знаки фирмы в рекламе в печатных изданиях, ООО «Аспект-Моторс» указывало, что оно является автоцентром и занимается продажей, сервисным обслуживанием, кредитованием и страхованием автомобилей марки «Фольксваген». Указаний на то, что общество является официальным дилером фирмы «Фольксваген АГ», в рекламе не содержалось. Кроме того, печатная реклама общества отличалась от рекламы производителя автомобилей цветовым и объемным решением. Поэтому суд решил, что возможность смешения, как это было в наружной рекламе, в данном случае не возникает, потребитель воспринимает эту рекламу как рекламу автоцентра. Следовательно, такое использование ООО «Аспект-Моторс» товарных знаков фирмы «Фольксваген АГ» в рекламе соответствует требованиям закона.

Таким образом, в Российской Федерации вполне возможно использование чужих товарных знаков в рекламе обслуживающих компаний, если соблюдаются требования к добросовестности рекламы. Украинскому же законодательству необходимы изменения, которые либо запретят использование чужих товарных знаков в рекламе без лицензионного договора, либо разрешат по тем или иным причинам, но сделают ситуацию менее неопределенной. Таким образом удастся избежать злоупотреблений со стороны контролирующих органов.